De opeising van een merk naar een volwaardige revindicatievordering in het merkenrecht?

Transcriptie

1 De opeising van een merk naar een volwaardige revindicatievordering in het merkenrecht? 1. Inleiding 1. Het merkenrecht kenmerkt zich doordat de bescherming van een merk verleend wordt nadat de merkhouder een formaliteit vervult : een aanvraag of depot. De instantie bij wie de aanvraag wordt gedaan, kan om praktische redenen vaak niet nagaan of de deposant wel degelijk gerechtigd was om merkenrechtelijke bescherming voor een teken aan te vragen. Het kan dus gebeuren dat een derde de onachtzame merkhouder voor is en diens merk op eigen naam deponeert : het merk wordt als het ware gekaapt. Kan de benadeelde dan optreden tegen misbruik van zijn merkenrechten? Jazeker. De vraag is alleen op welke manier. Veelal zal de benadeelde de nietigverklaring van zulke merken kunnen vragen, aangezien deze te kwader trouw werden gedeponeerd. Dit verschaft hem echter zelf nog geen merkenrechtelijke bescherming. Hij ruimt weliswaar het obstakel van het te kwader trouw gedeponeerde merk uit de weg, maar hij zal op zijn beurt zelf een nieuwe merkaanvraag moeten indienen. En net hier situeert zich het probleem. Derden te goeder trouw kunnen intussen ook zelf een conflicterend merk hebben gedeponeerd. De latere merkhouder kan door deze derden alsnog uit de markt worden geweerd en blijft, ondanks de bekomen nietigverklaring, met lege handen achter. 2. Dat probleem zou schijnbaar omzeild kunnen worden indien de benadeelde de eigendom van het gekaapte merk opeist of revindiceert mét behoud van de oorspronkelijke prioriteitsdatum. Hij hoeft dan ook niet te vrezen voor wat derden te goeder trouw na datum van het oorspronkelijke depot zouden hebben gedaan. De vordering tot opeising of gedwongen overdracht van een merk lijkt geboren. Ook voor andere industriële eigendomsrechten die gekenmerkt worden door de verlening van een titel (1) heeft de wetgever de voordelen van zulke revin- (1) Die situatie is anders en zal zich alleszins niet voordoen bij de artistieke of literaire eigendom. Voor deze creaties ontstaat het monopolierecht van rechtswege, zonder vervulling van enige formaliteit. Kaping van een titel is dus niet mogelijk. 41 ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

2 dicatievordering ingezien. Al is de onderliggende ratio daarvoor enigszins anders. In het merkenrecht daarentegen, is de vordering tot opeising niet zo voor de hand liggend. Slechts in één specifiek geval en onder welbepaalde voorwaarden heeft de wetgever een merkenrechtelijke revindicatievordering willen erkennen. Rest de vraag of het gemene recht de merkhouder nog te hulp kan schieten in andere gevallen. De rechtspraak zit op dat vlak immers niet stil. 2. De opeising van een octrooi, ras of model 3. Waar de vordering tot revindicatie in het merkenrecht een nobele onbekende is, is zij voor andere industriële eigendomsrechten wel wettelijk geregeld. Zonder de draagwijdte van elk van die bepalingen gedetailleerd te bespreken, kan kort stilgestaan worden bij het octrooirecht, kwekersrecht en modellenrecht. 4. In het octrooirecht zal het octrooi toekomen aan de uitvinder of aan zijn rechtverkrijgende. Bij een procedure voor de instantie die het octrooi verleent, zal de aanvrager geacht worden gerechtigd te zijn het recht op een octrooi te doen gelden (2). Het octrooirecht wordt dus toegekend aan diegene die het eerst de formaliteit vervult en het octrooi aanvraagt ( first to file ) en niet aan degene die als eerste de uitvinding heeft gedaan ( first to invent ). Om praktische redenen kan en moet de dienst die de aanvraag ontvangt, niet nagaan of diegene die beweert de uitvinding te hebben verricht, ook gerechtigd was om de octrooiaanvraag te doen. Om misbruiken te verhelpen, is voorzien in een correctiemechanisme : indien een octrooi is aangevraagd, hetzij voor een uitvinding die aan de uitvinder of zijn rechtverkrijgende afhandig is gemaakt, hetzij met terzijde stelling van een wettelijke of contractuele verplichting, kan de benadeelde persoon eisen dat het octrooi aan hem wordt overgedragen, onverminderd alle rechten of rechtsvorderingen (3). De bepaling viseert niet alleen fraudegevallen waarin een derde de aanvraag te kwader trouw verricht, maar elk geval waarin betwis- (2) Artikel 2 Wet 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, B.S. 9 maart 1985 ( BOW ) vervangen door de Wet 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, B.S. 16 februari Die wet is nog niet in werking getreden. Voor wat het Europees Octrooi betreft, zie artikel 60, 1 o van het Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de Verlening van Europese Octrooien ( EOV ), B.S. 4 september (3) Artikel 9, 1, BOW en artikel 61, 1 o EOV. 42 ICIP-Ing.Cons. n

3 ting kan bestaan over de identiteit van de werkelijke uitvinder (4). Van belang daarbij is dat de vordering tot opeising om redenen van rechtszekerheid moet worden ingesteld binnen de 2 jaar na verlening van het betwiste octrooi, tenzij de aanvrager te kwader trouw handelde (5). Verstrijkt die termijn, dan kan de geschade uitvinder die te lang heeft stilgezeten wel nog de nietigheid van het octrooi vorderen en zo het monopolie van de misbruiker doen verdwijnen (6). Om de legitieme belangen van derden, zoals licentienemers, veilig te stellen, geldt de verplichting om een vordering tot opeising in te schrijven in het Register der Uitvindingsoctrooien. Hetzelfde geldt voor de in kracht van gewijsde gegane beslissing waarbij de overdracht van het octrooi effectief wordt toegekend (7). 5. Een sterk gelijkende regeling geldt voor het kwekersrecht. Het recht op een ras komt toe aan de persoon die het nieuwe ras heeft gekweekt, dan wel zijn rechtverkrijgende (8). De persoon die een kwekersrecht aanvraagt, wordt dus vermoed daartoe gerechtigd te zijn zonder dat de bevoegde dienst enig onderzoek zal voeren. Gelet op de verleningsprocedure kunnen zich ook hier gevallen voordoen waarbij een persoon overgaat tot aanvraag, zonder dat hij daartoe gerechtigd is. Vandaar voorziet men in de opeising van het kwekerscertificaat. Om redenen van rechtszekerheid dient zulks te gebeuren binnen de 5 jaren na de aflevering ervan en moet het instellen van de vordering ter kennis worden gebracht aan de dienst die het certificaat afleverde, zodat deze voor publicatie kan zorgen (9). Naast die overdracht kan de werkelijke rechthebbende steeds de nietigheid van het kwekerscertificaat vorderen (10). 6. Ook voor een model geldt als uitgangspunt dat het recht ontstaat in hoofde van degene die tot depot is overgegaan. De deposant wordt vermoed rechtheb- (4) M. Buydens, Droit des brevets d invention, Brussel, Larcier, 1999, A. Delcorde, La protection des inventions, Brussel, Story- Scientia, 1985, 43. (5) Artikel 9, 3 BOW. Parl St. Kamer , 919, 6. (6) Artikel 49, 1, lid 4 BOW laat nietigverklaring toe indien de octrooihouder luidens artikel 8 niet gerechtigd was dit octrooi te verkrijgen. Deze nietigheidsgrond is niet gebonden aan enige verjaringstermijn en kan steeds worden ingeroepen (Parl St. Kamer , 919, 6). (7) Artikel 9, 4, BOW. (8) Artikel 26, lid 1 Wet 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten, B.S. 5 september 1975 ( Kwekerswet ), opgeheven door artikel 71 Wet 10 januari 2011 ter bescherming van kweekproducten, B.S. 25 februari Die wet is nog niet in werking getreden. Zie ook artikel 11 Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, P.B. L 227, 1 september 1994 ( EKVO ). (9) Artikel 27 Kwekerswet en artikel 98 EKVO. (10) Artikel 34 Kwekerswet en artikel 20(1)(c) EKVO. 43 ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

4 bende te zijn (11). De eigenlijke rechthebbende op het depot is de werkelijke ontwerper (12) dan wel de werkgever of opdrachtgever (13). Wanneer de inschrijving van een tekening of model werd bekomen door aanvrage van iemand die daartoe niet gerechtigd was, voorziet men in de mogelijkheid voor de werkelijke ontwerper of diens rechtverkrijgende om de inschrijving van het model en de daaruit voortvloeiende rechten op te eisen (14). De bepalingen viseren alle situaties waarin de deposant niet de werkelijke ontwerper is dan wel niet over de vereiste toestemming beschikte om over te gaan tot depot, zoals de werknemer die handelt in strijd met een arbeidsovereenkomst of iemand die het model van de werkelijke ontwerper ontvreemdt of hiervan kennis krijgt door bedrijfsspionage. Goede of kwade trouw is irrelevant (15). Om redenen van rechtszekerheid moet de vordering tot opeising voorts worden ingeschreven in het register zodat derden kennis kunnen nemen van de beweerde aanspraken van de werkelijke ontwerper (16) en moet de vordering zelf worden ingesteld binnen een welbepaalde termijn. Voor een Benelux model is dat vijf jaar na datum van publicatie van de inschrijving en voor een Gemeenschapsmodel drie jaar na publicatie van de inschrijving of openbaarmaking, in geval van een niet- ingeschreven Gemeenschapsmodel (17). Verstrijkt die termijn, dan kan de werkelijke ontwerper wel nog steeds de nietigheid vorderen van de inschrijving. 3. Ratio legis : billijkheid en nieuwheid 7. De opeising door de rechthebbende van zijn uitvinding, ras of model is in de eerste plaats uiteraard ingegeven door de billijkheid. Het zou onaanvaardbaar (11) Zie artikel 3.5, lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2006, B.S. 24 augustus 2006 ( BVIE ). Wat de Gemeenschapsmodellen betreft, geldt een analoge regeling volgens artikel 14, lid 1 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, P.B. L 3, 5 januari 2002 ( GMVO ) en artikel 17 GMVO. (12) Over de werkelijke ontwerper is het BVIE zwijgzaam. Algemeen wordt aangenomen dat het gaat om de persoon door wiens inspanningen een model, dat aan alle beschermingsvoorwaarden voldoet, tot stand komt. Het gaat dus om de persoon die het idee voor het model heeft gehad en dit idee veruiterlijkte, concretiseerde en dus een vorm gaf die het recht deed ontstaan (H. Vanhees, Het Beneluxmodel, Brussel, Larcier, 2006, 98). (13) Artikel 3.8 BVIE en artikel 14.3 GMVO. (14) Artikel BVIE en artikel 15.1 GMVO. (15) H. Vanhees, op. cit., (16) Artikel in fine BVIE en artikel 15.4 GMVO. (17) Artikel BVIE en artikel 15.3 GMVO. Het artikelsgewijze commentaar bij het oude artikel 5 BTMW verduidelijkt dat deze termijn de periode van rechtsonzekerheid voor derden binnen redelijke perken tracht te houden. 44 ICIP-Ing.Cons. n

5 zijn dat de kaper profijt kan trekken uit de economische exploitatie van andermans creatie. Maar waar ligt dan het verschil met de nietigverklaring, dat het onrechtmatige monopolie in hoofde van de kaper eveneens doet verdwijnen? De belangrijkste reden voor het bestaan van de revindicatie, is elders te zoeken. Voor de bescherming van een uitvinding, ras of model is immers vereist dat het nieuw is. Die nieuwheidsvereiste is, op een enkele verzachting bij kwade trouw na, in principe absoluut en impliceert dat elke aanvraag of publicatie van een eerder octrooi (18), ras (19) of model (20), ook al wordt het achteraf nietig verklaard, nieuwheidsschadend werkt. Anders gezegd : de werkelijke rechthebbende die na het bekomen van de nietigheid van de oorspronkelijke titel nadien zelf zou overgaan tot aanvraag van een octrooi, ras of model, kan die aanvraag wegens gebrek aan nieuwheid afgewezen zien en kan in een (inbreuk)procedure zelf geconfronteerd worden met een (tegen)vordering tot nietigverklaring van die titel. De eigenlijke rechthebbende zal door de nietigheid weliswaar het ongeoorloofde monopolie in hoofde van de deposant doen verdwijnen, maar het verhindert hem verder om nadien zijn rechten zelf af te dwingen tegenover derden en zijn creatie of uitvinding economisch te gelde te maken. Waar zulke situatie wel erg onbillijk zou zijn, beoogt de opeising dit obstakel te corrigeren door de werkelijke rechthebbende als het ware in de toestand te plaatsen waarin hij zich zou hebben bevonden zonder het gewraakte depot of aanvrage. 8. Waar de billijkheid en nieuwheid hier nopen tot revindicatie, is het belangrijk op te merken dat de wetgever rekening heeft gehouden met de belangen van derden te goeder trouw, zoals licentienemers. Derden moeten binnen afzienbare tijd zekerheid hebben over de identiteit van de werkelijke rechthebbende. Om die reden voorzien de betrokken wetgevingen voor elk recht dat de opeising enerzijds moet worden ingesteld binnen een bepaalde termijn na publicatie van de betwiste inschrijving (2, 3 of 5 jaar) en anderzijds dat zij moet worden ingeschreven bij of ter kennis worden gebracht aan de dienst of het bureau verantwoordelijk voor de betwiste inschrijving. (18) Zie artikel 2, lid 1 BOW j o artikel 5, 3 BOW, dat de stand van de techniek definieert als de inhoud van Belgische octrooiaanvragen en van Europese of internationale octrooiaanvragen, waarbij België wordt aangewezen, zoals die zijn ingediend, waarvan de datum van indiening gelegen is vóór de in 2 genoemde datum en die eerst op of na die datum zijn gepubliceerd. M. Buydens, op. cit., 55. (19) Artikel 4, 1, Kwekerswet en artikel 7 en 10 EKVO. (20) Zie artikel BVIE dat bepaalt dat een model of tekening nieuw is indien er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang ; Artikel 5 en 7 GMVO. H. Vanhees, op. cit., ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

6 4. Verkrijging en verlies van de merkinschrijving A. Het attributieve stelsel : FIRST COME, FIRST SERVED 9. Daarentegen berust het systeem voor de verlening van een merkinschrijving op andere grondslagen. Algemeen zal het merkenrecht namelijk slechts ontstaan in die territoria waar het merk ofwel (als eerste) werd gebruikt ofwel is ingeschreven in het betrokken openbaar register. In beide systemen is niet vereist dat het teken nieuw is, maar enkel beschikbaar. 10. In het eerste systeem, ook wel het declaratieve stelsel genoemd, ontstaat het merkenrecht in hoofde van de eerste gebruiker van het onderscheidingsteken voor bepaalde waren en/of diensten (21). Voor de ratio van dit zogenaamde eerste gebruik systeem wordt aangeknoopt bij het gebruiksprincipe van een merk en de merkenrechtelijke grondgedachte dat alleen het daadwerkelijke gebruik van een merk ter onderscheiding van waren of diensten beschermingswaardig is (22). Het declaratieve stelsel berust dus kennelijk op de gedachte dat het gebruik van een merk mettertijd een zekere goodwill en herkenning genereert en dat diegene die dit als eerste ontwikkelt, beschermd dient te worden tegen en voorrang dient te genieten op latere initiatiefnemers (23). Het voordeel van dat declaratief systeem is dat de eerste gebruiker van rechtswege, vanaf het eerste rechtscheppende gebruik, merkenrechtelijke bescherming krijgt. De eerste gebruiker dient daarvoor zelf niet noodzakelijk een formaliteit te verrichten. Het gevolg van zulke vormeloze bescherming is dan ook dat er minder nood is aan correctiemechanismen : een latere gebruiker zal geen merkenrechten kunnen doen gelden die hij anders, via een registersysteem, eventueel wel zou kunnen laten gelden. Het declaratieve stelsel kent echter als belangrijkste nadeel dat zij in aanzienlijke mate rechtsonzekerheid in de hand werkt. De rechtscheppende gebruikshandeling is immers veelal niet algemeen waarneembaar zodat een eerste gebruik vaak zelfs voor de buitenwereld verborgen blijft. Nieuwe marktdeelnemers kunnen daarmee bij de keuze en introductie van hun merk geen of moeilijk rekening houden (24). Daarenboven zal ook de bewijsvoering omtrent het tijdstip en vooral de mate van rechtscheppend gebruik bemoeilijkt worden : vanaf (21) L. Wichers Hoeth en C. Gielen, Merkenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, 177. (22) A. Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw, Deventer, Kluwer, 2005, 8. Zie ook conclusie van advocaat- generaal D. Verkade van 13 mei 2005 bij Hoge Raad 17 februari 2006, BIE 2006, 493. (23) J. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet, BMM 1990, 8. (24) L. Wichers Hoeth en C. Gielen, op. cit., ICIP-Ing.Cons. n

7 wanneer kan er immers sprake zijn van een voldoende merkgebruik om het merkenrecht te doen ontstaan? In een geglobaliseerde economie zal het voor derden dan ook vaak moeilijk zijn om te achterhalen welke merken nu juist merkenrechtelijke bescherming genieten en wie rechthebbende is op het merk. Het introduceren van een nieuw merk zou een hachelijke onderneming worden (25). 11. In het tweede systeem, ook wel het attributieve stelsel genoemd, is de inschrijving van het merk voor de opgegeven waren en/of diensten bij een bij wet aangewezen overheidsinstantie rechtscheppend (26). Rechtsverkrijging door inschrijving van het merk is vandaag de dag in de meeste merkenstelsels het uitgangspunt (27) en wordt ook op internationaal vlak aangemoedigd (28). De rechtsonzekerheid die inherent is aan het declaratieve stelsel, wordt in belangrijke mate opgevangen door het attributieve stelsel. De kerngedachte achter een registratieprincipe is dat er een centraal en openbaar register bestaat waarin alle merken worden opgenomen en dat voorafgaandelijk door elke marktdeelnemer kan worden geconsulteerd (29). Deze ordeningsfunctie komt ook tot uiting in de in registers gebruikelijke prioriteitsbepaling. In beginsel bepaalt het tijdstip van de aanbieding van de merkaanvraag, i.e. de depotdatum, de onderlinge rangorde van de ingeschreven merkenrechten. Zulke openbare en officiële prioriteit is dus duidelijk, objectief en schept zekerheid voor marktdeelnemers omtrent eerdere merkenrechten die zij moeten respecteren (30). (25) T. Cohen Jehoram, C. Van Nispen en J. Huydecoper, Industriële eigendom. Deel 2 : Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 45. (26) L. Wichers Hoeth en C. Gielen, op. cit., 177. (27) T. van Innis, Les signes distinctifs, Brussel, Larcier, 1997, 219 ; A. Tsoutsanis, op. cit., 7 en 18. (28) De eerste aanzet voor een keuze van een registratiesysteem werd op internationaal vlak reeds in 1883 gegeven bij de aanneming van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, B.S. 29 januari 1975 ( UvP ) en meer bepaald bij het aan een depot verbonden recht van voorrang in de Unielanden. Een verdere aanzet voor het registratiesysteem is te vinden in de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals laatst herzien te Stockholm op 14 juli 1967, B.S. 29 januari 1975), het classificatieverdrag van Nice uit 1967 (Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1967 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de in schrijving van merken) en het TRIPS Verdrag (Overeenkomst 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, P.B. L 336, 23 december 1994, opgenomen als bijlage 1C in de Overeenkomst tot oprichting van de Wereld Handels Organisatie). Uit verschillende artikelen van TRIPS blijkt duidelijk dat het attributieve stelsel wordt aangemoedigd, al laat TRIPS in haar artikelen 15, lid 3 en 16, lid 1 ook toe dat naast het registratiesysteem ook merkenrechten kunnen worden verleend door eerste gebruik. (29) HvJ 13 december 1990, C- 238/89, Jurisp I , punt 21. (30) A. Tsoutsanis, op. cit., HvJ 12 december 2002, C- 273/00, Jurisp I , punten : Vervolgens moet het merk door de inschrijving in een openbaar register toegankelijk worden gemaakt voor de bevoegde autoriteiten en het publiek, met name de marktdeelnemers. ( ). De marktdeelnemers op hun beurt moeten zich ervan kunnen vergewissen welke inschrijvingen precies zijn verricht of welke aanvragen 47 ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

8 Het belangrijkste nadeel of eerder gevolg van het attributieve stelsel bestaat erin dat tijdig deponeren de regel is. De eerste gebruiker van een merk kan immers geconfronteerd worden met een derde die het teken eerst deponeert en het recht als het ware voor zijn neus wegkaapt. Wie dus niet tijdig deponeert, doet niet wat het attributieve stelsel van hem verwacht en zet zichzelf op een achterstand. Met alle risico s van dien. Dit is echter de weloverwogen keuze van de wetgever geweest : De nadelen, die de verkrijging van het recht door het eerste gebruik met zich medebrengt, overtreffen ruimschoots de eraan verbonden voordelen. De beperking, volgens welke het uitsluitend recht slechts kan worden uitgeoefend na inschrijving, schijnt evenmin de rechtsonzekerheid, welke voortvloeit uit het bestaan van mogelijke niet ingeschreven rechten van eerdere maar onbekende gebruikers, in voldoende mate op te heffen. Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3). Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponeerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie die merkrechten willen verkrijgen, na de invoering van de eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is (31). Na de aanname van het attributieve stelsel in de Merkenrichtlijn (32), koos de Europese wetgever voor hetzelfde principe bij de invoering van het Gemeenschapsmerk in de Merkenverordening. (33) De Europese wetgever heeft, net zoals de Benelux wetgever destijds, gekozen voor een systeem dat rechtszekerhun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen ontvangen. (31) Memorie van toelichting bij het Benelux- verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, III- 7. Die weloverwogen keuze geldt momenteel nog steeds in de Benelux, getuige daarvan de bepaling van artikel 2.19 BVIE. (32) Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, PB L 40, 11 februari 1989, 1-7, zoals vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie), PB L 299, 8 november 2008, (33) Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, P.B. L 011, 14 januari 1994, zoals gecodificeerd door Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, P.B. L 78/1, 24 maart 2009 ( EMVO ). Zie onder meer artikel 6 EMVO : Het Gemeenschapsmerk wordt verkregen door inschrijving. 48 ICIP-Ing.Cons. n

9 heid in de hand werkt (34). Algemeen stelt men dan ook dat het Benelux en Europese merkenstelsel zonder meer attributief is (35). Het vertrekpunt is dus dat wie het recht op een merk wil verkrijgen, een formaliteit dient te verrichten : een depot of aanvrage tot merkbescherming bij de door wet aangewezen administratieve instantie. Indien de aanvraag wordt aanvaard, wordt het merk ingeschreven en krijgt de merkgerechtigde een titel die tegenstelbaar is aan derden. B. De nood aan correctiemechanismen 12. De Benelux en Europese wetgevers zijn echter niet zover gegaan dat zij de nalatige merkhouder volledig in de kou laat staan. Misbruik van het attributieve stelsel door derden kan niet worden aanvaard. Daarom voorzien zowel het BVIE als de EMVO in verschillende correctiemechanismen die de rigide werking van het attributieve stelsel verzachten. Eerder dan te spreken van een zuiver attributief stelsel, lijkt de keuze voor de terminologie van een gecorrigeerd attributief stelsel daarom meer op haar plaats (36). Op verschillende plaatsen wordt het attributieve stelsel doorbroken en wordt prioriteit verleend aan de eerste gebruiker van een teken (37). Zonder die bepalingen in detail te bespreken, kan in hoofdzaak verwezen worden naar de regeling voor de algemeen bekende merken in artikel 6bis, 1, UvP en het voor de deposant bekende voorgebruik dat in de Benelux zijn weerklank vindt in de depots te kwader trouw van artikel 2.4.f.1 en 2 BVIE. De eerste gebruiker van een onderscheidingsteken zal, hoewel hij dus niet over een depot in de Benelux beschikt, op specifieke gronden kunnen optreden tegen de kaper. 13. Die actiemogelijkheden zijn daarentegen wel beperkt : de benadeelde zal ofwel kunnen verhinderen dat het merk van de kaper wordt ingeschreven, zal (34) HvJ 12 december 2002, C- 273/00, Jurisp I , punten 37, 49 en 51. (35) L. Wichers Hoeth en C. Gielen, op. cit., 178 : De Benelux wetgever heeft duidelijk voor het attributieve stelsel gekozen. C. Gielen (ed.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 103 : Het BVIE kent een attributief stelsel. T. van Innis, op. cit., 292. A. Tsoutsanis, op. cit., 68 : een zuiver depotstelsel. (36) T. Cohen Jehoram, C. Van Nispen en J. Huydecoper, op. cit., 45. (37) Daarom wordt niet in detail ingegaan op de ongetwijfeld ruimste categorie van anterioriteiten die de inschrijving van een merk in de weg staat, nl. een eerder merkdepot. Daarvoor kan verwezen worden naar de anterioriteiten door een eerder depot in de Benelux (artikel 2.3, artikel 2.4.c,.d,.f.1, en artikel 2.45 BVIE) of in de Europese Unie (artikel 8(1), 8(2)(a) en (b) en 8(5), alsmede op gebruik gebaseerde rechten zowel in de Benelux (artikel 2.4.f j o BVIE) als in de Europese Unie (artikel 8(4) en 53(2) EMVO). Zie F. Gotzen en M.- C. Janssens, Handboek merkenrecht, Brussel, Bruylant, 2010, ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

10 desgevallend de nietigheid van die inschrijving kunnen vorderen of dat die kaper verboden wordt om van zijn merk gebruik te maken (38). Onder die voorwaarden is van een normen- of beginselconflict in het merkenrecht zelf geen sprake. Het eerste registratiesysteem blijft de regel, kwade trouw wegens voorgebruik de exceptie (39). Anders gezegd, een succesvol beroep op de kwade trouw geeft de merkgebruiker enkel toegang tot een vordering tot rechtsverlies in hoofde van de deposant, maar verschaft hem zelf geen merkenrecht (40). In tegenstelling tot de opeising, die wel merkenrechten verleent aan de eerste gebruiker, zal de merkgebruiker in deze gevallen nadien zijn teken zelf nog als merk moeten deponeren (41). 14. De voordelen van zulke opeising zijn nochtans niet min. Behoudens een veeleer verwaarloosbaar kostentechnisch aspect, zal vooral het behoud van de oorspronkelijke prioriteitsdatum van belang zijn. Slaagt een vordering tot opeising, dan zal de eigenlijke rechthebbende immers gesubrogeerd worden in de rechten die de oorspronkelijke merkinschrijving in het register biedt. De prioriteitsdatum blijft dezelfde, enkel de identiteit van de titularis wijzigt. In vergelijking met de nietigheid van de betwiste merkinschrijving, is dat een onmiskenbaar voordeel. Wordt het betwiste merk nietig verklaard, dan wordt het doorgehaald uit de registers en verdwijnt het merk. De benadeelde verkrijgt zelf geen merkenrecht maar doet enkel het merkenrecht in hoofde van de misbruiker verdwijnen. Zoals het attributieve stelsel verlangt, zal die benadeelde vervolgens zelf moeten overgaan tot depot van zijn merk, wil hij merkenrechtelijke bescherming verkrijgen. Een belangrijk nadeel hiervan is dat er vaak een lange periode kan verlopen tussen het tijdstip waarop de merkhouder (i) ontdekt dat een ander diens merk op eigen naam heeft laten inschrijven (ii) vervolgens een vordering tot nietigverklaring instelt, (iii) het betwiste merk ook daadwerkelijk wordt nietig verklaard en (iv) de merkhouder zelf een depot verricht. Het kan voorkomen dat andere derden te goeder trouw in dat tijdvak een merk deponeren dat conflicteert met het merk van de gelaedeerde merkhou- (38) Zie de oppositiegronden van artikel 2.14 BVIE en artikel 41 EMVO, de nietigheidsgronden van artikel 2.28 BVIE en artikel 53 EMVO en de verbodsvorderingen van artikel en BVIE, artikel 9 en artikel EMVO. (39) Benelux Hof 25 mei 1979, A78/1, 12. (40) Indien het beroep op kwade trouw slaagt, dan kan het merk naar de letter van het BVIE enkel nietig worden verklaard met dien verstande dat de vordering tot nietigverklaring moet worden ingesteld binnen de 5 jaar na de inschrijving van het betwiste merk (Artikel b BVIE). Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat ook de EMVO een kwade trouw bepaling bevat die, als absolute nietigheidsgrond, niet aan enige termijn is gebonden. Zie artikel 52(1)(b) EMVO en HvJ 11 juni 2009, C- 529/07, Jurisp I , punt 53. (41) A. Tsoutsanis, op. cit., 2005, ICIP-Ing.Cons. n

11 der. Die derden zullen op basis van het attributieve first come first served stelsel een betere prioriteitsdatum verkrijgen ten aanzien van de merkhouder en hem desgevallend kunnen beletten om nadien diens merk te laten inschrijven dan wel gebruik ervan te maken. Beschikt de benadeelde niet over een ander merken- en/of gebruiksrecht op basis waarvan hij zich kan verzetten tegen de te goeder trouw verrichte inschrijving of het gebruik ervan door de derde, dan blijft hij met lege handen achter. De positie van de merkhouder zou nadelig worden aangetast. Een vordering tot overdracht van het betwiste merk lost deze problemen op. Hij zal de oorspronkelijke prioriteit van het betwiste merk verkrijgen en dus geen rekening moeten houden met handelingen die derden te goeder trouw intussen zouden hebben verricht. 15. Ondanks het grote voordeel van die opeising in vergelijking met de nietigverklaring, is zij wettelijk erkend in slechts één specifieke situatie, nl. die van het zogenaamde agentenmerk. De voordelen die de opeising biedt, hebben er in de rechtspraak wel toe geleid dat andere gronden werden aangeboord om hetzelfde resultaat te bereiken. Het vinden van enige systematiek in die rechtspraak, en meer bepaald de voorwaarden waaronder de eigenlijke rechthebbende het merk nog kan revindiceren, is niet altijd eenvoudig. 5. De opeising van een merk als sanctie bij merkenkaping 5.1. De wettelijk erkende revindicatie van het agentenmerk 16. Het enige geval waarin de wetgever de vordering tot opeising heeft willen erkennen, slaat op het specifieke geval van het agentenmerk, dat op internationaal vlak haar oorsprong vindt in artikel 6septies UvP : 1 Indien de agent of de vertegenwoordiger van de houder van een merk in een der landen der Unie, zonder de toestemming van deze houder de inschrijving van dat merk op eigen naam in een of meer van die landen vraagt, zal de houder het recht hebben om zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving, of om de doorhaling te vorderen ofwel, indien de wet van het land dit toestaat, om de overdracht van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de agent of vertegenwoordiger zijn handelingen rechtvaardigt. ( ). 3 De nationale wetgevingen, hebben de bevoegdheid te voorzien in een redelijke termijn, waarbinnen de merkhouder zijn in dit artikel voorziene rechten zal moeten uitoefenen ; 51 ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

12 De ratio legis van deze bepaling is vrij duidelijk. De bepaling doelt op situaties waar de houder van een merk in één der Unielanden in één of meerdere andere Unielanden een agent of vertegenwoordiger heeft die zorg draagt voor de verkoop of distributie van diens gemerkte producten, terwijl de merkhouder niet de voorzichtigheid in acht heeft genomen om het merk reeds in dat Unieland op eigen naam te deponeren. Het kan gebeuren dat de agent het merk zonder toestemming van de merkhouder op eigen naam laat inschrijven (42). De internationale handelsmoraal en het gebod van contractuele goede trouw moeten de agent verhinderen zulks te doen. 17. De toepassingsvoorwaarden van artikel 6septies UvP lijken op het eerste zicht vrij eenduidig : het artikel vereist dat de houder van een merk in één der Unielanden een agent heeft in een ander Unieland en dat die agent het merk ginds, zonder toestemming van de merkhouder of zonder andere rechtvaardigingsgrond, op eigen naam deponeert. Nochtans zijn er ook veel grijze zones (43) waaraan de beperkte rechtspraak in de Benelux nog geen interpretatie of invulling heeft gegeven. (44) Alleszins staat vast dat de keuze voor de bewoording agent of vertegenwoordiger minstens doelt op een contractuele relatie (45). Deze begrippen mogen niet te eng worden uitgelegd, in die zin dat enkel een vertegenwoordiging of agentuur in de strikte juridische betekenis van het woord wordt beoogd. De bepaling doelt op iedere contractuele handelsbetrekking waarbij de belangen van de merkhouder worden behartigd (46). Niet alleen de handelsvertegenwoordiger of agent valt dus onder deze bepaling, maar ook de distributeur, importeur, (sub)licentienemer of franchisenemer (47). In tegenstelling tot artikel 6bis UvP, werd deze bepaling niet expliciet geïmplementeerd in het BVIE (48). Wél moet aanvaard worden dat het betrokken artikel (42) A. Braun en E. Cornu, Précis des marques, Brussel, Larcier, 2009, 835. (43) Is die bepaling bijvoorbeeld ook van toepassing wanneer de agent het merk pas deponeert na afloop van de contractuele relatie, of moet het depot geschieden tijdens deze relatie? Wat als het depot niet gebeurt door de agent zelf, maar door een met hem verbonden persoon of onderneming? Wat als de agent het merk deponeert in een Unieland buiten hetwelk hij als agent optrad voor de merkhouder? En wat als de agent een merk deponeert voor andere waren en/of diensten als dat van de merkhouder, dan wel slechts een met het merk van de merkhouder overeenstemmend merk? (44) Slechts een handvol beslissingen heeft artikel 6septies UvP als autonome rechtsgrond toegepast : Brussel 2 oktober 2001, Ing.- Cons. 2003, 117 ; Pres. Arr. Breda 9 september 1994, BIE 1995, 222 ; Hof Arnhem 13 maart 2007, BIE 2008, 280 en Rb. Alkmaar 3 december 2008, IER 2009, (45) F. Gotzen en M.- C. Janssens, op. cit., 127. (46) A. Tsoutsanis, op. cit., Brussel 2 oktober 2001, Ing.- Cons. 2003, (47) L. Wichers Hoeth en C. Gielen, op. cit., 34. (48) Hoewel de regeling van artikel 6septies UvP veel weg lijkt te hebben van het depot te kwader trouw van artikel 2.4.f.2 BVIE, zijn de verschillen legio en is het onjuist te stellen dat het betrokken artikel in het BVIE 52 ICIP-Ing.Cons. n

13 in België een autonome rechtsgrond oplevert voor de opeising (49) en een vordering tot gedwongen overdracht dus tot het sanctiepallet behoort (50). Het komt trouwens gerechtvaardigd voor dat een bevel tot overdracht van de betwiste merkinschrijving(en) gepaard zal gaan met een dwangsom om de naleving van het bevel te verzekeren. 18. Waar het BVIE zelf geen expliciete bepaling bevat om op te treden tegen het agentenmerk, is de Gemeenschapswetgever veel uitvoeriger tussengekomen. Het artikel 6septies UvP is er expliciet geïmplementeerd, niet alleen als grond voor oppositie (51), verbodsvordering (52) en nietigheid (53) maar ook, volgens artikel 18 EMVO, als autonome rechtsgrond voor de opeising : indien een Gemeenschapsmerk zonder instemming van de merkhouder ingeschreven is op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder, heeft deze het recht overgang van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt. Bij het BHIM en de Kamers van Beroep heeft zich op dit punt een vrij uitgebreide jurisprudentie ontwikkeld (54). Wil de opeising slagen, dan moeten de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn (55) : werd geïmplementeerd. Het agentenmerk is eerder een specifiek toepassingsgeval van het depot te kwader trouw. Zie T. van Innis, op. cit., (49) Dit vloeit in de eerste plaats voort uit de bepalingen van het BVIE zelf, meer bepaald artikel 4.7 en 4.8 BVIE, die duidelijk stellen dat de bepalingen van het UvP rechtstreekse werking hebben en dat het BVIE de toepassing van dit verdrag alleszins onverlet laat. De rechtstreekse werking volgt, wat Belgische onderdanen betreft, eveneens uit artikel 2 van Wet 26 september 1974 houdende goedkeuring van het UvP, B.S. 29 januari Artikel 2, lid 1 van deze wet luidt als volgt : De Belgen mogen te hunnen voordele de toepassing in België inroepen van de bepalingen van het in artikel 1,2 o bedoelde Verdrag. Zie Brussel 2 oktober 2001, Ing.- Cons. 2003, 115. F. Gotzen en M.- C. Janssens, op. cit M. Pertegas Sender, M.- C. Janssens, F. Brison en H. Vanhees, Kroniek intellectuele rechten ( ), R.W , 699. T. van Innis, op. cit., 308. (50) Artikel 6septies UvP zaait op het eerste zicht twijfel door te bepalen dat een vordering tot overdracht slechts mogelijk is indien de wet van het land dit toestaat, terwijl het BVIE een gedwongen overdracht niet voorziet. Het voorbehoud doelt echter niet op de sanctie van een gedwongen overdracht als dusdanig, maar wel op de regel van de vrije overdracht. Die regel impliceert dat merken kunnen overgaan onafhankelijk van de onderneming ervan. Het voorbehoud van artikel 6septies UvP poogt dan ook alleen de vrij absurde situatie te vermijden dat de gedwongen overdracht van het merk alleen kan geschieden indien de onderneming van de kaper mee overgedragen zou moet worden. Zie L. Wichers Hoeth en C. Gielen, op. cit., 35 en A. Tsoutsanis, op. cit., (51) Artikel 8(3) EMVO. (52) Artikel 11 EMVO. (53) Artikel 53(1)(b) EMVO. (54) Hoewel deze rechtspraak toepassing maakt van artikel 8(3) en/of artikel 53(1)(b) EMVO, kan zij zonder meer mutatis mutandis worden toegepast op artikel 18 EMVO. Zie R. Annand en H. Norman, Blackstone s guide to the Community Trade Mark, London, Blackstone Press Limited, 1998, 239 : This should be seen as the correlative right to Article 8(3) of the CTMR ( ). BHIM (Kamer van Beroep) 19 november 2007, zaak R 73/2006-4, punt 18. (55) Gerecht 13 april 2011, T- 262/09, Jurisp II , punt ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

14 Het bestaan van een eerder merk Aangezien artikel 18 EMVO verwijst naar het verzet van de merkhouder, is alleszins het bestaan van een eerder merk vereist. Wat de aard van het eerder merk betreft, zal de bescherming van de legitieme belangen van de merkhouder nopen tot een ruime interpretatie. Zodoende kan de geschade merkhouder zich ook beroepen op hangende merkaanvragen of algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis UvP, uiteraard enkel voor zover het recht van de staat van oorsprong zulke rechten erkent (56). Artikel 18 EMVO zal daarentegen niet van toepassing zijn op enkele tekens gebruikt in het economisch verkeer, zoals een uithangbord of handelsnaam. In dezelfde optiek kunnen ook andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten of portretrechten, niet als grondslag dienen voor de toepassing van artikel 18 EMVO (57). Voor de bescherming van deze rechten staan andere actiemogelijkheden open (58). Wat de geografische oorsprong van het eerdere merk betreft, lijkt het logisch dat ook beroep mogelijk is op merkinschrijvingen of aanvragen gedaan buiten de (lidstaten van de) Europese Unie, zelfs indien dat land geen lid is van het UvP (59). Aanvraag door een agent of vertegenwoordiger Ook wat de aard van de commerciële relatie betreft, die zich noodzakelijkerwijze in (een deel van) de Europese Unie situeert, verdient het de voorkeur om de termen gemachtigde en vertegenwoordiger ruim te interpreteren, ongeacht de bewoordingen en nomen iuris die de partijen hebben gebruikt om hun onderlinge relatie te definiëren (60). Van belang is dat er tussen de partijen enige vorm van overeenkomst is, weze het schriftelijk of mondeling, over een commerciële samenwerking die aanleiding geeft tot een vertrouwensrelatie dewelke aan de aanvrager van het betwiste Gemeenschapsmerk expliciet of impliciet in wezen een algemene loyauteitsverplichting oplegt. Als dusdanig kan deze bepaling, bijvoorbeeld, ook (56) Zie in die zin BHIM 19 september 2000, zaak 2065/2000 ; BHIM 19 juni 1999, zaak 401/1999. (57) BHIM 19 september 2000, zaak 2065/2000. (58) Zie in het bijzonder artikel 8(4) EMVO j o artikel 53 (1)(c) EMVO en artikel 53(2) EMVO. (59) BHIM (Kamer van Beroep) 19 maart 2007, zaak R 189/2006-1, punt 22. BHIM 21 maart 2002, zaak 722/2002. BHIM 19 december 2002, zaak /1, punt 17. (60) BHIM 29 januari 2001, zaak 110/2001. Er kunnen zelfs gevallen bestaan waarin de agent of vertegenwoordiger deze bepaling tracht te omzeilen door het Gemeenschapsmerk aan te (laten) vragen door een derde die hij ofwel controleert of met wie hij te dien einde een soort van verstandhouding is overeengekomen, zoals de bestuurder of vertegenwoordiger van de agent. Een meer flexibele benadering is in die gevallen aangewezen : Also in cases where the agent or representative and the applicant are distinct legal entities, but the evidence shows that they are controlled, managed or run by the same natural person it is appropriate to lift the corporate veil (BHIM 28 mei 2003, zaak B ). 54 ICIP-Ing.Cons. n

15 betrekking hebben lokale distributeurs, franchisenemers of licentienemers van de houder (61) of op een loutere invoerder van de waren van de merkhouder of eender welke partij die voor de merkhouder handelt in gelijk welke handelsrelatie (62). Gezien de verscheidenheid van vormen die zulke samenwerking in de praktijk kan aannemen, is een beoordeling in concreto van elke commerciële relatie vereist. De beslissende vraag in dat verband is of de samenwerking met de houder van dien aard is/was dat de aanvrager van het betwiste Gemeenschapsmerk in de mogelijkheid verkeerde om de eventuele waarde van het merk te appreciëren en die hem er toe heeft aangezet om het Gemeenschapsmerk op eigen naam aan te vragen (63). Hieruit volgt ook dat de commerciële samenwerking tussen merkhouder en agent minstens bestaan moeten hebben voordat laatstgenoemde is overgegaan tot aanvrage van het betwiste Gemeenschapsmerk (64). Anderzijds is niet vereist dat de commerciële relatie of samenwerkingsovereenkomst op het ogenblik van de aanvrage van het betwiste Gemeenschapsmerk nog daadwerkelijk van kracht was (65). Het zal immers vaak net de beëindiging van de contractuele relatie zijn die de agent ertoe brengt de knowhow en contacten verkregen krachtens zijn vroegere link met de merkhouder, te exploiteren door het merk op eigen naam te laten inschrijven in het territorium waar hij als agent voor de merkhouder optrad (66). Indien de agent daarentegen volkomen onafhankelijk optreedt, zonder enige vorm van commerciële relatie met de houder te zijn aangegaan, zoals de enkele koper of occasionele klant, dan kan hij niet als gemachtigde of vertegenwoordiger worden beschouwd (67). Zulke personen zijn niet gebonden door enige specifieke vertrouwensverplichting jegens de merkhouder (68). Identiteit met het merk van de merkhouder? Artikel 18 EMVO verwijst expliciet naar het merk van de merkhouder en doet zodus vermoeden dat het ingeschreven Gemeenschapsmerk identiek moet zijn aan een eerder merk van de merkhouder (69) en aangevraagd moet worden voor (61) BHIM 21 februari 2002, zaak 174/2002. (62) BHIM (Kamer van Beroep) 19 maart 2007, zaak R 189/2006-1, punt 21. (63) BHIM 19 juni 1999, zaak 401/1999. (64) BHIM 28 mei 2003, zaak 1131/2003. (65) BHIM 21 februari 2002, zaak 174/2002. (66) BHIM 24 januari 2005, zaak 85/2005. (67) BHIM 17 maart 2000, zaak 508/2000. (68) Gerecht 13 april 2011, T- 262/09, Jurisp II , punt 67.BHIM 29 januari 2001, zaak 110/2001. (69) In die zin dat het teken of merk zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij 55 ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

16 identieke waren of diensten. Om misbruik te voorkomen, dringt zich ook hier een meer liberale benadering op. Wat voornamelijk van belang is, is mogelijke hinderpalen voor de merkhouder weg te werken en te vermijden dat de agent die merkhouder later kan verhinderen zijn eerder merk in de Europese Unie te registreren en/of te gebruiken. Men moet dus nagaan of er in de toekomst een hypothetisch conflict tussen de merkhouder en agent kan rijzen (70). Vandaar dat algemeen wordt aanvaard dat het aangevraagde Gemeenschapsmerk niet identiek moet zijn aan het eerdere merk doch in essentie het eerdere merk reproduceert met kleine wijzigingen, toevoegingen of weglatingen, dewelke haar onderscheidend vermogen niet substantieel aantasten (71). Vermoedelijk is deze eis iets strenger dan de vereiste graad van overeenstemming nodig voor verwarringsgevaar, en zal hij daarom dus niet elk toekomstig hypothetisch conflict dekken. Voldoende overeenstemming werd weerhouden tussen volgende merken (72) : Eerdere merk Gemeenschapsmerk NORAXON APEX aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ 20 maart 2003, C- 291/00, Jurisp I , punt 54). (70) BHIM 21 maart 2002, zaak 722/2002. (71) BHIM 18 november 2005, zaak B (72) BHIM 19 juni 1999, zaak B ; BHIM 26 september 2001, zaak B en B ; BHIM 18 november 2005, Gerecht 13 april 2011, T- 262/09, Jurisp II ; BHIM (Kamer van Beroep), 3 mei 2012, zaak R 1642/ ICIP-Ing.Cons. n

17 Wat de identiteit of soortgelijkheid tussen de waren en diensten betreft, doelt de bepaling op waren of diensten die nauw gerelateerd zijn of gelijkaardig zijn in commerciële termen. Waar het op aankomt, is na te gaan of de goederen of diensten van de deposant beschouwd kunnen worden door het relevante publiek als geoorloofde goederen waarvan de kwaliteit nog steeds op enige manier is gewaarborgd door de merkhouder (73). Een hoge graad van soortgelijkheid lijkt dus minstens vereist. Afwezigheid van toestemming Gezien de merkhouder moeilijk het positieve bewijs van een negatief feit kan aanbrengen (de afwezigheid van toestemming), komt het aan de deposant toe aan te tonen dat de merkhouder heeft ingestemd met de aanvraag. In zulk geval wordt de bewijslast dus omgekeerd (74). De toestemming van de merkhouder moet in elk geval duidelijk, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijk zijn (75). Gezien de toestemming verder tot gevolg heeft dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitende recht, moet zij in principe blijken uit een uitdrukkelijke formulering van de merkhouder (76). Rechtvaardigingsgrond Hoewel artikel 18 EMVO de afwezigheid van toestemming in hoofde van de merkhouder en het eventuele bestaan van een rechtvaardigingsgrond in hoofde van de agent beschouwt als twee onderscheiden voorwaarden, bestaat er een grote mate van overlapping tussen beiden. Immers, indien de deposant aantoont dat hij de toestemming van de merkhouder bekwam, dan zal hij eveneens zijn handelswijze rechtvaardigen. Bij gebreke aan een duidelijke, welomschreven en onvoorwaardelijke toestemming stelt zich de vraag welke omstandigheden de deposant überhaupt als rechtvaardiging zal kunnen aanvoeren. Dit zal dan ook veeleer een rariteit zijn (77). In elk geval wordt aangenomen dat, naar analogie met de geldige reden in artikel 5(2) EMRL, slechts uitzonderlijke redenen kunnen worden aanvaard als (73) BHIM 18 november 2005, zaak B ; BHIM 15 september 2009, 2765C, punt 51. (74) Zie in die zin met betrekking tot artikel 7 EMRL : HvJ 20 november 2001, gevoegde zaken C- 414/99 tot C- 416/99, Jurisp I , punt 54. (75) Gerecht 6 september 2006, T- 6/05, Jurisp II , punten 40 en 48 ; BHIM (Kamer van Beroep) 7 juli 2003, zaak R 336/2001-2, punt 19. (76) BHIM (Kamer van Beroep) 7 juli 2003, zaak R 336/2001-2, punt 19. Zie ook HvJ 20 november 2001, gevoegde zaken C- 414/99 tot C- 416/99, Jurisp I , punten (77) M. Fransozi (ed.), European Community Trade Mark, Commentary to the European Community Regulations, The Hague, Kluwer Law International, 1997, : It is difficult to see how such action could be justified where the proprietor has not given consent to the application. 57 ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

18 rechtvaardiging (78). De rechtvaardigingsgrond kan er bijvoorbeeld in bestaan dat op basis van ondubbelzinnige bewijzen komt vast te staan dat de merkhouder bereid was om zijn merkenrechten in de Europese Unie op te geven. Werd daarentegen niet aanvaard, de omstandigheid dat de gewraakte aanvrage van het betwiste Gemeenschapsmerk werd ingegeven door de nood om de investeringen van de agent in het opzetten van een lokaal distributienetwerk en/of het merk in het territorium te promoten, te beschermen (79). Hetzelfde geldt voor de deposant die meent dat hij gerechtigd zou zijn op enige financiële vergoeding voor zijn inspanningen en het opbouwen van de goodwill van het merk. Zelfs indien deze vergoeding wel verdiend zou zijn, dient zij met de merkhouder te worden overeengekomen (80). 19. Waar in de Benelux rechtspraak nog talloze vragen over de toepassing van het agentenmerk onbeantwoord blijven, kan de analoge interpretatie van de gelijkluidende bepalingen in de EMVO soelaas bieden. Alleszins kan de Benelux wetgever een voorbeeld nemen aan de Europese wetgever en de vordering tot opeising die artikel 6septies UvP voorziet, expliciet in het BVIE implementeren Jurisprudentiële ontwikkelingen De aanvullende werking van het gemene recht 20. In alle andere gevallen die niet als een agentenmerk kunnen worden gekwalificeerd en waar betwisting kan bestaan over de identiteit van de werkelijke rechthebbende, is noch in het BVIE noch in de EMVO de sanctie van de opeising voorzien als correctiemechanisme op het attributieve stelsel. De benadeelde kan zich enkel verzetten tegen de inschrijving van het merk, of indien ingeschreven, het merk laten nietig verklaren en het gebruik ervan verbieden (81). Wil hij zelf bescherming verkrijgen, dan moet hij deponeren. Bij gebreke aan andersluidende bepalingen kan niet worden aangenomen dat een vordering tot gedwongen overdracht mogelijk is. Steun voor deze opvatting kan wat het Gemeenschapsmerk betreft gevonden worden in de omstan- (78) BHIM 31 januari 2001, zaak 244/2004. (79) BHIM 24 januari 2005, zaak 85/2005. (80) BHIM 31 januari 2001, zaak 244/2004. (81) Zie artikel 8(1), 8(2), 8(4) en 8(5) EMVO juncto artikel 9 EMVO, 41 EMVO, 52(1)(a) EMVO, artikel 53 EMVO en artikel EMVO en wat het BVIE betreft Zie artikel 2.3, artikel 2.4.c,.d, e. en f., juncto artikel 2.14 BVIE, BVIE, BVIE, 2.28 BVIE en artikel 2.45 BVIE. 58 ICIP-Ing.Cons. n

19 digheid dat artikel 6septies UvP expliciet werd geïmplementeerd in de EMVO : het feit dat de EMVO zulke overdracht enkel toelaat in het geval van een agentenmerk, betekent a contrario dat de opeising is uitgesloten in alle andere gevallen. Dezelfde conclusie dringt zich in wezen op voor het BVIE en, daarmee samenhangend, de door de Merkenrichtlijn (EMRL) beoogde harmonisatie van nationale merkenwetten. Uit considerans 8 van de EMRL blijkt immers dat : het doel van de aanpassing alleen [kan] worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. ( ) De gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, moeten limitatief worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen. 21. Rest de vraag in welke mate het gemene recht kan voorzien in een aanvullend nationaal sanctiemechanisme. Zowel het BVIE (82), de EMRL (83) als de EMVO (84) sluiten die toepassing principieel niet uit. Het merkenrecht en het gemene recht zijn immers twee systemen die parallel en naast elkaar bestaan. Daarmee is echter niet uitgemaakt of de toepassing van het gemene recht zover kan gaan dat zij met een vordering tot opeising het attributieve stelsel doorbreekt. De voordelen van de opeising hebben er in de rechtspraak van de Belgische en vooral Nederlandse hoven en rechtbanken wel toe geleid dat die registratieplicht behoudens het agentenmerk ook in sommige andere gevallen wordt doorbroken. Ofwel geschiedde dat op eerder contractuele gronden ofwel als een gemeenrechtelijke herstelmaatregel De gedwongen uitvoering van een strikt conventioneel overeengekomen overdracht 22. De regel van de vrije overdracht van merken impliceert dat de merkhouder zich te allen tijde kan verbinden om het merk vrijwillig over te dragen zonder dat de onderneming verantwoordelijk voor het op de markt brengen van de gemerkte producten, geheel of gedeeltelijk mee overgaat. Het is dus zonder meer mogelijk dat een derde, zoals licentienemer of distributeur, zich bij over- (82) Zie artikel 2.1.3, , , en 4.8 BVIE. (83) Zie considerans 7 EMRL. (84) Zie artikel 14(2) EMVO : Deze verordening sluit niet uit dat terzake van een Gemeenschapsmerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van de lidstaten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie en artikel 101(2) en 110(2) EMVO. 59 ICIP-Ing.Cons. n 1, 2013

20 eenkomst heeft verbonden om het merk van de principaal niet op eigen naam te deponeren met, in voorkomend geval, de sanctie dat hij het merk naderhand overdraagt aan de principaal. Ook kan gedacht worden aan de contractuele verbintenis van de eigenlijke merkhouder om het merk aan een derde over te dragen, bijvoorbeeld in het kader van een fusie of overname. 23. In die situaties meent de rechtspraak dat een bevel tot gedwongen overdracht van een merk redelijk is. Zo had bijvoorbeeld een Belgische vennootschap, tevens houder van een Beneluxmerk, zich verbonden om het betrokken merk over te dragen aan haar Franse principaal. De relaties vertroebelden, in die mate dat de Belgische vennootschap de overdracht weigerde uit te voeren. Om haar Franse principaal de wind uit de zeilen te nemen en de werking van de overdrachtsovereenkomst te neutraliseren, richtte de Belgische zaakvoerder zelf een nieuwe vennootschap op aan wie hij het merk overdroeg. Hoewel de voorwaarden van het agentenmerk ook vervuld waren, grondde de rechtbank van koophandel te Brussel de overdracht eerder op contractuele gronden : Attendu cependant que cette cession n a jamais fait l objet de la mesure de publicité prévue à l article 11 C de la Loi Uniforme Benelux ; que la demanderesse expose qu il avait été convenu que Weinmann Belgium se chargerait des formalités à accomplir à cet égard et qu elle n y procéda pas ; Que n ayant pas été transcrite, la cession n est pas opposable aux tiers ; Que cependant ces tiers doivent être de bonne foi ; ( ). Qu il s en déduit que Europaint, au moment où elle a acquis la marque Weinmann de la SPRL Robotisation [de opvolger van Weinmann Belgium] devait avoir connaissance des droits de la demanderesse sur la marque précitée ; Que la cession de janvier/mars 1991 lui est dès lors opposable ; Que la demanderesse doit être considérée comme propriétaire de la marque litigieuse (85). In Nederland leidde de expliciete overdracht van alle rechten op de merkproducten in het kader van de koop van een vennootschap, tot een zelfde resultaat : de overdrager handelt onrechtmatig door (zijn) weigering medewerking te verlenen aan de registratie van de overdracht van dit recht in de daartoe bestemde registers (86). Het principe van een gedwongen overdracht op grond van een contractuele wanprestatie werd ook mogelijk geacht door de (kortgeding) rechter te Arnhem : (85) Kh. Brussel 10 januari 1994, RG 5167/92, onuitg., 8-11, aangehaald in T. van Innis, op. cit., 321. (86) Vz. Rb. Zutphen 28 januari 1993, BIE 16 maart 1994, 95. Voor een soortgelijke zaak, zie Rb. Den Haag 9 januari 2013, HA- ZA 12-27, punt 2.18 : ( ) het vonnis zal hebben te gelden als een akte van overdracht van het merk ( ) en tevens als machtiging tot inschrijving van die overdracht in het desbetreffende register. 60 ICIP-Ing.Cons. n