1 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure in de Alternatieve Geschillenprocedure

Transcriptie

1 1 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure

2 1 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Inleiding DNS.be voorziet sinds eind 2000 in een alternatieve geschillenregeling (ADR of Alternative Dispute Resolution) voor de beslechting van conflicten betreffende.be-domeinnamen. Het gaat hierbij altijd om geschillen tussen de houder van een.be-domeinnaam en een derde partij die meent bepaalde rechten op die domeinnaam te kunnen laten gelden. De alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure werd ontwikkeld in samenwerking met Cepina, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Bij de introductie van de alternatieve geschillenregeling in 2000 was het toepassingsveld nog beperkt tot conflicten inzake beschermde merknamen. Eind 2001 werd het toepassingsveld voor de geschillenregeling open gezet voor een breed spectrum aan juridische categorieën: vennootschapsnamen, maatschappelijke benamingen, handelsnamen, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong, herkomstaanduidingen en persoonsnamen. In 2007 werd nog een stap verder gezet: DNS.be besliste tussen te komen in de kosten voor de geschillenregeling en de helft van de procedurekosten te rembourseren aan de klager, die erin slaagde de overdracht (of de schrapping) van de domeinnaam te bekomen, en vervolgens deze kosten terug te vorderen van de vroegere domeinnaamhouder. Sinds 2009 betaalt DNS.be de volledige procedurekost terug aan de klager die de procedure wint.

3 2 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Cijfers Sedert de opstart van de ADR-procedure eind 2000 werden er 245 zaken ingeleid bij Cepina. Hiervan werden 152 zaken (of 64%) gegrond verklaard en in die gevallen werd de domeinnaam overgedragen aan de klager of door DNS.be geannuleerd, 51 zaken (of 22%) werden afgewezen en in 34 gevallen (of 14%) werd een minnelijk schikking getroffen. In 2011 werden er 31 cases opgestart. Hiervan werden er 20 (of 65%) gegrond verklaard; 19 van deze domeinnamen werden overgedragen aan de klager en 1 domeinnaam werd geannuleerd. Vijf zaken (of 16%) werden afgewezen door de derde beslisser en 6 zaken (of 19%) werden stopgezet vooraleer een derde beslisser werd aangewezen door Cepina: 1 zaak werd door Cepina zelf geannuleerd aangezien de klager de procedurekosten nooit betaalde en de andere 5 zaken werden minnelijk geregeld door de partijen onderling. De resultaten van 2011 liggen dus volledig in de lijn van het gemiddelde van de voorgaande jaren. Ook het aantal ingediende dossiers bleef in 2011 op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren. Noch de invoering van de remboursering van de helft van de procedurekosten in 2007, noch deze van de volledige terugbetaling van de procedurekosten in 2009 had bijgevolg een massale verhoging van het aantal klachten tot gevolg. ADR cases

4 3 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Resultaten van de ADR cases A 2009 Gegrond 47% Afgewezen 30% Minnelijk geregeld 23% A 2010 Gegrond 67% Afgewezen 18% Minnelijk geregeld 15% A 2011 Gegrond 65% Afgewezen 16% Minnelijk geregeld 19% Gemiddelde van de resultaten A Gegrond 64% Afgewezen 22% Minnelijk geregeld 14%

5 4 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Overzicht van de beslissingen Dossiernr. Domeinnaam Evaluatie Resultaat Klager Houder cadastre kadaster Ongegrond Afwijzing BE BE gebrola Gegrond Overdracht BE KN priorijcorsendonk Minnelijke schikking Overdracht BE BE albertheyn Gegrond Overdracht NL SC ah Minnelijke schikking Overdracht NL NL rhodia Gegrond Overdracht FR NL scapa Gegrond Overdracht BE ZA ardennes-etappes Gegrond Overdracht BE PA tests-achats Gegrond Overdracht BE UK mrproper Gegrond Overdracht US BE massiveverlichting Minnelijke schikking Overdracht NL NL piperheidsieck Gegrond Overdracht FR BE dallmayrvending Minnelijke schikking Overdracht DE BE gamerxl Geannuleerd Geannuleerd BE NL duratherm Gegrond Overdracht NL NL inquino Minnelijke schikking Overdracht DE BE pneus-onlinepneusonline pneuonlinepneuonline Ongegrond Afwijzing CH DE intesasanpaolo Gegrond Overdracht IT CN louisvuitton Gegrond Overdracht FR CN eventsee Ongegrond Afwijzing BE BE lamirho Gegrond Overdracht BE BE dinercard Ongegrond Afwijzing US BE jambondeparme Gegrond Overdracht IT AU sporthamac Gegrond Overdracht BE BE uns Gegrond Overdracht BE NL whitecu Gegrond Annulatie UK CA tdr Gegrond Overdracht BE NL tecnoglobe Gegrond Overdracht BE BE airco Ongegrond Afwijzing BE NL stadion Gegrond Overdracht BE BE catverhuur Gegrond Overdracht US NL

6 5 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure Paragraaf a) van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden. 2 Paragraaf c) van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden Niettegenstaande de ADR-procedure betrekking heeft op het.be-domein, is er ook dit jaar weer een sterke internationale deelname. In 24 van de 31 zaken is een niet-belgische partij betrokken als domeinnaamhouder of als klager. In 11 dossiers is er zelfs geen Belgische partij betrokken, terwijl er slechts 6 volledig Belgische dossiers zijn. Het overzicht van de in 2011 aanhangig gemaakte dossiers toont aan dat potentiële cybersquatters zich voornamelijk concentreren op gevestigde merknamen (albertheyn.be, ah.be, rhodia.be, scapa, ) Het typosquatting fenomeen (waarbij een fout gespelde variant van een bekende merknaam, handelsnaam, wordt geregistreerd) is ook nog steeds aanwezig (ardennes-etappes.be, tests-achats. be), zij het in mindere mate. In 2011 werd er ook in 2 dossiers hoger beroep aangetekend bij Cepina: nl. in de dossiers myethias.be en pneus-online. be, pneusonline.be, pneu-online.be en pneuonline.be. Het hoger beroep in de zaak myethias.be leidde tot overdracht van de domeinnaam aan de klager. In de zaak pneus-online.be, pneusonline.be, pneu-online.be en pneuonline.be werd het hoger beroep afgewezen. Juridisch kader De alternatieve geschillenprocedure is uitgewerkt in artikel 10 van de algemene voorwaarden van DNS.be. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, aanvaardt de domeinnaamhouder de beleidslijnen van de geschillenregeling en de bevoegdheid van de erkende geschillenregelingsinstellingen 1. De beleidslijnen leggen echter enkel de krijtlijnen vast van de procedure en de juridische gronden waarop de derde beslisser zijn beslissing moet steunen. De eigenlijke procedureregels werden vastgelegd door de door DNS.be erkende geschillen-beslechtingsinstelling, CEPINA (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie). Het reglement van CEPINA beschrijft hoe de procedure wordt ingeleid en gevoerd, welke termijnen van toepassing zijn en hoe de derdebeslisser wordt aangeduid die over het geschil zal beslissen 2. Het procedurereglement evenals de modellen van de klacht, het antwoord en het formulier tot hoger beroep zijn beschikbaar op de website van CEPINA (

7 6 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Juridische gronden van de procedure 4 CEPINA zaak nr , Ethias SA v. Porchester Partners INC, 9/2/ CEPINA zaak nr hoger beroep, Ethias SA v. Porchester Partners INC, 22/4/2011. Artikel 10 van de algemene voorwaarden van DNS.be legt de juridische gronden vast waarop de derde beslisser zijn beslissing moet steunen. Om de overdracht of de doorhaling van een.be-domeinnaam te bekomen moeten de volgende drie voorwaarden tegelijkertijd aangetoond worden: 1. de domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of vertoont grote gelijkenis met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit op dewelke de aanklager rechten heeft; 2. de domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen ten opzichte van de domeinnaam; 3. de domeinnaam van de domeinnaamhouder werd te kwader trouw geregistreerd of gebruikt. De klager moet in zijn klacht formeel stellen dat aan deze drie voorwaarden zijn voldaan én hij moet dit argumenteren en het nodige bewijs voorleggen. Dit blijkt duidelijk uit het geschil in eerste aanleg m.b.t. de domeinnaam myethias.be 3, waar de derde beslisser tot de conclusie kwam dat de drie voorwaarden niet voldaan waren aangezien de klager in zijn klacht niet poneerde dat de voorwaarden voldaan waren en bijgevolg deze voorwaarden ook niet ondersteunde met enige argumentatie of bewijs. De derde beslisser besliste dat hijzelf de leemte niet kon opvullen omdat de derde beslisser overeenkomstig het reglement ter beslechting van geschillen inzake domeinnamen van Cepina over de klacht oordeelt met inachtneming van de standpunten van de partijen en dat een onderzoek door de derde beslisser het audi alteram partem - principe zou kunnen schenden evenals de gelijkheid van de partijen en de onpartijdigheid van de derde beslisser. In hoger beroep argumenteerde de klager zijn klacht wel én legde zij de nodige bewijzen voor. De derde beslissers verklaarden het hoger beroep gegrond en bevolen de transfer van de domeinnaam naar de klager. Het panel van derde beslissers trad de eerste derde beslisser evenwel bij in zijn conclusie dat een derde beslisser zelf geen onderzoek kan voeren om de klacht te vervolledigen 4.

8 7 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure CEPINA zaak nr , L état Belge, agissant par le Service Public Fédéral Finances, administration générale de la documentation patrimoniale v. sprl Medialive,24/1/ CEPINA zaak nr , B.V. Albert Heijn v. High Tech Investments Domain Admin, 4/3/ CEPINA Zaak nr Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise v. tank-one, 5/7/ CEPINA zaak nr Rhodia v. Marc Van Loo, 31/3/2011. De enige maatregelen die een klager kan bekomen van de derde beslisser in de geschillenregeling, zijn de doorhaling van de domeinnaamregistratie of de overdracht van de domeinnaamregistratie naar de klager. De vraag tot doorhaling of overdracht van de betrokken domeinnaam dient uitdrukkelijk te worden opgenomen in de klacht. Indien de klager de doorhaling van de domeinnaam vraagt, dan zal de domeinnaam, na het verstrijken van de termijn voor hoger beroep, door DNS.be worden geannuleerd. Hierdoor komt de domeinnaam dan gedurende 40 dagen in quarantaine. Na deze quarantaineperiode is de domeinnaam echter terug beschikbaar voor registratie o.b.v. het first come, first served principe. 1. Onderscheidingsteken De klager moet in eerste instantie aantonen dat de domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een onderscheidingsteken waarvan hij titularis is. 1. Welke onderscheidingstekens? De onderscheidingstekens waarop de klager een beroep kan doen zijn limitatief opgesomd in artikel 10 van de algemene voorwaarden van DNS.be. Dit betekent dat de klager zich enkel kan beroepen op de opgesomde onderscheidingstekens, zijnde een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit. De meerderheid van de dossiers zijn echter gegrond op merken. In 2011 werden er 21 van de 31 zaken beslecht over een merk, 5 zaken betroffen een vennootschapsnaam, 1 zaak handelde over een maatschappelijke benaming en 3 zaken gingen over een handelsnaam. Het is aan de klager om aan te tonen dat hij titularis is van één van de opgesomde onderscheidingstekens. In het geding met betrekking tot de domeinnamen kadaster.be en cadastre.be toonde de klager (de Belgische Staat vertegenwoordigd door de FOD Financiën) niet aan dat zij over een exclusief recht in de zin van de algemene voorwaarden van DNS.be beschikte op de benaming kadaster/cadastre en besliste de derde beslisser dat de eerste voorwaarde niet voldaan was 5. Merk Het bewijs kan geleverd worden doordat de klager bijvoorbeeld aantoont dat hij houder is van een geldig ingeschreven Benelux 6, gemeenschaps 7 - of internationaal 8 merk of rechten op zulk een merk kan laten gelden door middel van een licentie.

9 8 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure CEPINA zaak nr S.A.R.L. Pneus Online Holding v. Delticom AG, Hoger beroep, 31/1/ MAEYAERT, P., BOGAERT, G., Handelsnaam - Vennootschapsnaam - Merk - Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak ( ), TBH 1999, CEPINA zaak nr Duratherm B.V./ HMB B.V., 28/7/ CEPINA zaak Uns C.V.B.A. v. Parknet B.V., 22/11/ CEPINA zaak nr Alessandre Trovato v. Domain Services Rotterdam, 12/3/ MAEYAERT, P., BOGAERT, G., Handelsnaam - Vennootschapsnaam - Merk - Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak ( ), TBH 1999, MAEYAERT, P., BOGAERT, G., Handelsnaam - Vennootschapsnaam - Merk - Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak ( ), TBH 1999, CEPINA zaak nr Mirho asbl v. Pierre Bette Het panel van derde beslissers in het hoger beroep rond de domeinnamen pneus-online.be/pneusonline.be/pneuonline.be/pneuonline oordeelde dat alle merken in aanmerking komen ongeacht het grondgebied waarvoor ze geregistreerd zijn en ongeacht of het tijdstip van registratie van het merk dateert van voor of na de registratie van de betwiste domeinnaam aangezien artikel 10 b) 1 van de algemene voorwaarden verwijst naar een merk zonder verdere specificatie 9. Handelsnaam De handelsnaam is de naam waaronder een handelsonderneming, die wordt gevoerd door een fysieke persoon of rechtspersoon, gekend is. De handelsnaam geniet bescherming op basis van artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom. Het recht op bescherming van de handelsnaam ontstaat door het eerste publiek gebruik van de handelsnaam zonder verplichting van inschrijving of depot. Om het recht in stand te houden is echter wel vereist dat het gaat om een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik. Het recht op bescherming geldt echter enkel binnen het gebied waarin de handelsnaam bekendheid geniet. 10 De klager kan de handelsnaam waaronder zijn onderneming gekend is aantonen aan de hand van een uittreksel van de inschrijving van de handelsnaam bij een officiële instantie zoals het Handelsregister, de Kruispuntbank voor Ondernemingen of de Kamer van Koophandel. Het effectief gebruik van de handelsnaam kan aangetoond worden door websites 11, briefpapier, facturen 12, In de zaak rond de domeinnaam airco.be oordeelde de derde beslisser dat een domeinnaam naar Belgisch recht ook kan beschouwd worden als een handelsnaam wanneer de website informatie bevat over de onderneming, haar producten of diensten 13. Vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming of statutaire naam) De vennootschapsnaam is de naam die krachtens de wet (artikel 28 Venn.W. voor een NV of artikel 117 Venn.W. voor een BVBA) aan een vennootschap moet worden gegeven, die in de statuten wordt opgenomen en in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd 14. De vennootschapsnaam verwerft bescherming vanaf het ogenblik van de publicatie van de oprichtingsakte. In tegenstelling tot de handelsnaam is het voor de bescherming van de vennootschapsnaam niet vereist dat deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Bovendien is de bescherming van de vennootschapsnaam niet territoriaal beperkt, maar strekt ze zich uit tot heel België. Indien de statuten voorzien in een afkorting van de vennootschapsnaam, dan geniet ook deze afkorting bescherming 15. Een voorbeeld van een zaak waarin de klager beroep doet op zijn vennootschapsnaam en meer bepaald de afkorting van de vennootschapsnaam is de zaak rond de domeinnaam lamirho.be 16

10 9 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure Bewijs van titulariteit? Enkel de titularis van het onderscheidingsteken kan met succes een Cepina procedure opstarten. 17 CEPINA zaak nr Rossomme D.v. Siegens P., 28/11/ CEPINA zaak nr Rhodia v. Marc Van Loo, 31/3/ LIEBEN, B.A.C. en PETILLION, F.J.C., Overzicht van de.be beslissingenin de ADRprocedure van CEPINA ( ), Computerr. 2007, HEREMANS, T., Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larcier, 2003, nr CEPINA zaak nr Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise v. tank-one, 5/7/2011. Dit blijkt duidelijk uit het geschil m.b.t. de domeinnaam eventsee.be. De klager beriep zich op de maatschappelijke benaming van de vennootschap. De klager was echter niet de sprl Event See, maar de zaakvoerder. De derde beslisser oordeelde dat het recht op bescherming van de maatschappelijke benaming toebehoort aan de vennootschap en niet aan de zaakvoerder en het feit dat de zaakvoerder eigenaar is van de vennootschap verandert daar niets aan. De zaak werd dan ook als ongegrond afgewezen door de derde beslisser Identiek of verwarrend gelijk? Om de identiteit vast te stellen zal de derde beslisser de domeinnaam letter per letter nagaan of de domeinnaam overeenstemt met het onderscheidingsteken. Het is voldoende dat de domeinnaam identiek is aan of overeenstemt zodanig dat er verwarring mogelijk is met het ingeroepen onderscheidingsteken van de klager 18. Indien de domeinnaam en het onderscheidingsteken identiek zijn, is het bijgevolg niet vereist om verwarringsgevaar aan te tonen aangezien de eerste voorwaarde van artikel 10 van de algemene voorwaarden voldaan is van zodra de domeinnaam en het onderscheidingsteken identiek zijn 19. Wanneer er echter geen identiteit is tussen de domeinnaam en het onderscheidingsteken, zal de derde beslisser nagaan of de domeinnaam zodanig overeenstemt met het onderscheidingsteken dat er verwarring mogelijk is. Een aantal zaken worden als buiten beschouwing gelaten bij het onderzoek naar de mogelijke verwarrende gelijkenis tussen het onderscheidingsteken en de domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak van de derde beslissers van Cepina is het suffix.be irrelevant in het onderzoek van de identiteit of de gelijkenis tussen het onderscheidingsteken en een domeinnaam. De suffix dient immers enkel om het type van de domeinnaam aan te duiden. Er wordt ook geen rekening gehouden met eventuele spaties omdat domeinnamen omwille van technische beperkingen geen spaties kunnen bevatten 20. Een koppelteken wordt niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de verwarrende gelijkenis. Zo oordeelde de derde beslisser in het geschil m.b.t. de domeinnaam piperheidsieck. be terecht dat de weglating van het koppelteken in de domeinnaam niet van die aard is om de verwarrende gelijkenis tussen de merken van de klager en de domeinnaam weg te nemen 21.

11 10 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure CEPINA zaak nr S.A.R.L. Pneus Online Holding v. Delticom AG, Hoger beroep, 31/1/ CEPINA zaak nr Mirho asbl v. Pierre Bette, 31/8/ CEPINA zaak Uns C.V.B.A. v. Parknet B.V. 25 CEPINA zaak nr Caterpillar Inc. v. H. Van Zuylen Materieel, 6/2/ LIEBEN, B.A.C. en PETILLION, F.J.C., Overzicht van de.be beslissingen in de ADRprocedure van CEPINA ( ), Computerr. 2007, CEPINA zaak Diners Club International Ltd v. Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing), 9/11/2011 Het panel van derde beslissers in het hoger beroep omtrent de domeinnamen pneus-online.be/pneusonline.be/ pneu-online.be/pneuonline besliste dat de woordmerken van de klager minstens verwarrend gelijk waren aan de betwiste domeinnamen en dat de weglating van de slot s in pneus hierbij geen relevant verschil uitmaakte 22. In de zaak rond de domeinnaam lamirho.be oordeelde de derde beslisser dat het bepaald lidwoord la niet van die aard was om de globale indruk van gelijkenis tussen de tekens weg te nemen 23. De derde beslisser oordeelde in het geschil rond de domeinnaam whitecu.be dat het loutere feit dat de domeinnaamhouder een punt had toegevoegd tussen de letters cu en be de enorme gelijkenis en de herhaling van alle letters, die het merk van de klager bevat, in dezelfde volgorde en met dezelfde betekenis niet kon compenseren 24. Ook de toevoeging van beschrijvende termen wordt buiten beschouwing gelaten: in dat geval kijkt de derde beslisser naar het meest onderscheidende element van de domeinnaam. Zo oordeelde de derde beslisser in de zaak catverhuur. be dat de domeinnaam verwarringscheppend overeenstemde met het merk CAT van de klager aangezien CAT het meest onderscheidende element van de domeinnaam is waarbij het andere element verhuur beschrijvend is 25. De beoordeling van de overeenstemming tussen de domeinnaam en het onderscheidingsteken dient in abstracto te gebeuren d.w.z. dat de derde beslisser bij deze beoordeling geen rekening mag houden met het concrete gebruik van de domeinnaam 26. In die optiek besliste de derde beslisser in de zaak met betrekking tot de domeinnaam dinercard.be om de argumentatie van de klager dat het verwarringsgevaar schuilt in het gebruik van het woord card omdat de klager bekend staat om zijn credit card niet te weerhouden. 27 Mocht deze beoordeling in concreto gebeuren, rekening houdend met het concrete gebruik dat de domeinnaamhouder van de domeinnaam maakt, dan zou de alternatieve geschillenprocedure in een aantal gevallen voorbij schieten aan haar oorspronkelijk doel, namelijk gevallen van cybersquatting trachten te verhinderen. Een cybersquatter registreert immers domeinnamen die identiek zijn aan een onderscheidingsteken, louter met het doel de houder ervan te schaden of om de domeinnaam tegen een enorme winstprijs te verkopen.

12 11 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure HEREMANS, T., Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larcier, 2003, nr CEPINA zaak Diners Club International Ltd v. Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing), 9/11/ CEPINA zaak nr Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise v. tank-one, 5/7/ CEPINA zaak nr Trezia v. Porchester Partners Inc., 10/6/2011. Het criterium van verwarringstichtende overeenstemming, werd ontleend aan het merkenrecht. In het merkenrecht is er slechts verwarringsgevaar als het merk en het aangevochten teken auditief, visueel of begripsmatig overeenstemmen. 28 Dit betekent dat er moet gekeken worden of er auditief, visueel of begripsmatig overeenstemming is tussen het onderscheidingsteken op zich en de domeinnaam op zich en of die overeenstemming van die aard is dat er verwarring kan staan. Er is sprake van verwarring als er een ernstig risico bestaat dat de gewone internetgebruiker die op zoek is naar informatie over het onderscheidingsteken of de klager, zijn zoektocht zal beginnen door de domeinnaam in te tikken in zijn browser Rechten of legitieme belangen Vervolgens moet de klager aantonen dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de domeinnaam. Aangezien dit echter het bewijs van een negatief feit veronderstelt en dit volgens het adagium negativa non sunt probanda nagenoeg onmogelijk is, moet de klager enkel aannemelijk maken dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft. In het geschil m.b.t. de domeinnaam piperheidsieck.be maakte de klager aannemelijk dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft op de domeinnaam door te stellen dat de domeinnaamhouder geen relatie heeft met de klager (houder van het merk), dat de domeinnaamhouder geen licentie heeft om het merk te gebruiken, dat de domeinnaamhouder niet bekend is om de betwiste domeinnaam en door aan te tonen dat de domeinnaam naar een inactieve pagina verwijst. 30 In de zaak rond ardennes-etappes.be oordeelde de derde beslisser dat de klager aannemelijk maakte dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen had op de domeinnaam in kwestie door aan te tonen dat geen enkele van de (niet-limitatief opgesomde) omstandigheden van artikel 10 b) 3 van de algemene voorwaarden van DNS.be aanwezig waren. 31

13 12 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure HEREMANS, T., Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larcier, 2003, nr CEPINA zaak nr Tom De Ridder, TDR Media bvba v. Friso Haringsma, 21/12/ CEPINA zaak Uns C.V.B.A. v. Parknet B.V., 22/11/ CEPINA zaak nr Gebrola NV v. Thomas Antwiler, 21/3/2011; CEPINA zaak nr B.V. Albert Heijn v. High Tech Investments, 4/3/2011. Wanneer de klager de afwezigheid van rechten of rechtmatige belangen aannemelijk maakt, verschuift de bewijslast naar de domeinnaamhouder. 32 De domeinnaamhouder kan dan het tegenbewijs leveren dat hij wel rechten of legitieme belangen heeft op de domeinnaam. In artikel 10 b) 3 van de algemene voorwaarden van DNS.be worden voorbeelden van omstandigheden opgesomd die de rechten of legitieme belangen van de domeinnaamhouder kunnen aantonen: voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen; vage beweringen en/ of een website gelinkt aan een under construction - pagina zijn echter niet voldoende; 33 de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen; de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden. Deze lijst is niet-limitatief. De domeinnaamhouder kan bijgevolg ook andere omstandigheden aanvoeren om aan te tonen dat hij wel degelijk recht of legitieme belangen om de domeinnaam in kwestie bezit. Het louter feit dat de domeinnaamhouder de domeinnaam heeft geregistreerd, als eerste, zonder te weten dat de klager later zou worden opgericht, is op zich onvoldoende om een rechtmatig belang te kunnen vaststellen. 34 Indien de domeinnaamhouder geen antwoord indient, dan verstrekt hij a fortiori geen uitleg of bewijs van zijn legitieme belangen en/of rechten op de domeinnaam in kwestie en gaan de derde beslissers er van uit dat het standpunt van de klager niet wordt ontkracht. 35

14 13 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure Registratie of gebruik ter kwader trouw Tenslotte dient de klager aan te tonen dat de domeinnaamhouder de domeinnaam ter kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. De klager moet bijgevolg kwade trouw in hoofde van de domeinnaamhouder bewijzen ofwel bij de registratie ofwel bij het gebruik van de domeinnaam; de kwade trouw moet dus niet op beide tijdstippen aanwezig zijn. In artikel 10 b) 2 van de algemene voorwaarden van DNS.be worden de omstandigheden, die kwade trouw kunnen aantonen, opgesomd: de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt; de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig; de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren; de domeinnaam is bewust gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere online plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats; de domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam.

15 14 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure CEPINA zaak nr Consorzio del Prosciutto di Parma v. Mario Staetter, 31/10/ CEPINA zaak Uns C.V.B.A. v. Parknet B.V., 22/11/ CEPINA zaak nr Duratherm B.V./ HMB B.V., 28/7/ CEPINA zaak nr Gebrola NV v. Thomas Antwiler, 21/3/2011 Een voorbeeld van de eerste situatie van kwade trouw uit artikel 10 b) 2 is terug te vinden in de zaak m.b.t. de domeinnaam jambondeparme.be. De domeinnaam was verbonden aan een zgn. parking page, waar de domeinnaam expliciet te koop werd aangeboden voor een prijs van 840. De derde beslisser oordeelde dat dit aantoonde dat de eerste en enige bedoeling van de domeinnaamhouder bij registratie of gebruik van de domeinnaam was om de betwiste domeinnaam ten gelde te maken door hem te koop aan te bieden. 36 Een ander voorbeeld is het geschil m.b.t. de domeinnaam uns.be. De domeinnaam werd door de domeinnaamhouder geparkeerd op de Sedo website naar eigen zegen met het oogmerk er later iets mee te doen. Nadat de klager de domeinnaamhouder per had laten weten dat hij de domeinnaam wilde gebruiken en had gevraagd of de domeinnaamhouder al dan niet rechten had op de domeinnaam, bood de vertegenwoordiger van de domeinnaamhouder de klager de domeinnaam te koop aan voor een bedrag van (excl. btw). De derde beslisser leidde hieruit af dat de domeinnaam werd geregistreerd met het oog op de verkoop ervan, tegen een prijs die de kosten van de verwerving overtreft. 37 De derde voorbeeldsituatie van kwade trouw doet zich voor in de zaak duratherm.be. De derde beslisser concludeerde in deze dat de registratie van de domeinnaam door de domeinnaamhouder gezien moest worden als een poging om de handelsactiviteiten van de klager, zijn concurrent, te verstoren. De derde beslisser kwam tot deze conclusie, nadat hij bij een bezoek aan de domeinnaam in kwestie, vaststelde dat de domeinnaam niet werd gebruikt door de domeinnaamhouder voor zijn eigen activiteiten en dat de domeinnaamhouder geen aantoonbare voorbereidingen had getroffen om de domeinnaam te gebruiken m.b.t. zijn activiteiten. Bovendien scheen het de derde beslisser toe dat de domeinnaamhouder op het ogenblik van de registratie van de domeinnaam zich bewust was van het bestaan en het gebruik van de merknaam DURATHERM of dat hij zich ervan bewust had moeten zijn gelet op het feit dat de domeinnaamhouder in dezelfde sector en in dezelfde landen als de klager aanwezig is en rekening houden met het feit dat beide partijen dezelfde producten en diensten verstrekken. 38 Een voorbeeld van de vierde omstandigheid, die kwade trouw kan aantonen, treffen we aan in het geschil rond de domeinnaam gebrola.be. In dit geval oordeelde de derde beslisser dat het gebruik van de domeinnaam door de domeinnaamhouder om internetgebruikers om te leiden naar een website met verschillende gesponsorde links van directe en plaatselijke concurrenten van de klager waaruit redelijkerwijze kan worden afgeleid dat de domeinnaamhouder winst haalt uit de connotatie van de domeinnaam met de trapindustrie - moet beschouwd worden als opzettelijke poging om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, Internet gebruikers naar zijn website te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk kan ontstaan zoals beschreven in artikel 10 b) 2. 39

16 15 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure CEPINA zaak nr Duratherm B.V./ HMB B.V., 28/7/ CEPINA zaak nr Alessandre Trovato v. B.V. Domain Services Rotterdam, 12/3/ CEPINA zaak nr The Procter & Gamble Company v. Erwin van Minsel, 27/4/ CEPINA zaak nr Rhodia v. Marc Van Loo, 31/3/2011. De tweede en de vijfde situatie van kwade trouw werden in 2011 in geen enkele zaak met zoveel woorden aangehaald. De lijst in artikel 10 b) 2 is echter niet limitatief; kwade trouw kan worden aangetoond met alle middelen inclusief vermoedens en omstandigheden die binnen redelijke perken de kwade trouw aantonen. 40 Zo kan het begrip kwade trouw worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden op grond waarvan men tot het besluit moet komen dat de domeinnaamhouder wist of behoorde te weten dat door de registratie of het gebruik van de domeinnaam hij een inbreuk pleegde op de rechten van de klager. 41 Bekend merk De derde beslisser stelde in de zaak louisvuitton.be dat één van de omstandigheden om kwade trouw vast te stellen de bekendheid van de handelsnaam of het merk is, omdat het aannemelijk is dat de domeinnaamhouder het bestaan of het gebruik van een bekende handelsnaam of merk kende of had moeten kennen en dus onaannemelijk is dat de domeinnaamhouder de domeinnaam ter goeder trouw registreerde. 42 Identiteit tussen merk en domeinnaam In het geschil rond de domeinnaam rhodia.be besliste de derde beslisser dat het louter identiek zijn van de domeinnaam en het merk van de klager op zichzelf niet voldoende is om kwade trouw in hoofde van de domeinnaamhouder te bewijzen, maar dat het identiek zijn, samen met andere specifieke omstandigheden van de zaak, kan gezien worden als indirect bewijs van de kwade trouw in hoofde van de domeinnaamhouder. In casu waren die specifieke omstandigheden dat de domeinnaamhouder de intentie had om financieel voordeel te halen uit de registratie van de domeinnaam, dat rhodia een bekend merk is in de chemische industrie én dat de domeinnaamhouder geen rechten en/of legitieme belangen heeft op de domeinnaam. 43 Registratie op naam van een tussenpersoon Eén van de meeste voorkomende misbruiken van een domeinnaam is de registratie van de domeinnaam op naam van de tussenpersoon (webdesigner, hostingfirma, reseller, ) i.p.v. op naam van de werkelijke gebruiker. Op deze manier verhindert de tussenpersoon dat de gebruiker de domeinnaam, zonder zijn toestemming, kan transfereren en verder gebruiken. In de zaak tecnoglobe.be registreerde de webdesigner de domeinnaam technoglobe.be op zijn eigen naam i.p.v. op naam van zijn klant. Toen er een discussie ontstond over de betaling van een factuur en de klant per aangetekend schrij-

17 16 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Ontbreken van verweer Ook het ontbreken van een antwoord van de domeinnaamhouder kan in combinatie met andere omstandigheden als een bewijs van kwade trouw aanvaard worden CEPINA zaak nr Jean-Marie Boyjonauth v. Claudio Rose, 8/3/ CEPINA zaak nr Duratherm B.V./ HMB B.V., 28/7/ CEPINA zaak nr Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise v. tank-one, 5/7/ CEPINA zaak nr Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise v. tank-one, 5/7/ CEPINA zaak nr , L état Belge v. sprl Medialive, 24/1/2012 ven liet weten dat hij de samenwerking wenste stop te zetten en de webdesigner vroeg om hem de toegangscodes van de website te bezorgen en de overdracht van de domeinnaam in orde te brengen, linkte de webdesigner een under construction pagina aan de domeinnaam. De derde beslisser oordeelde in deze zaak dat de registratie van de domeinnaam op naam van de domeinnaamhouder ten tijde van de registratie ter goeder trouw kon gebeurd zijn, aangezien de door de klager gevraagde prestaties in het kader van het aannemingscontract niet enkel de realisatie van een website, maar eveneens de registratie van een domeinnaam voor deze website en de hosting ervan bevatte. Het gebruik van de domeinnaam door de domeinnaamhouder (nl. het doorverwijzen naar een under construction pagina), sedert de klager hem per aangetekend schrijven gevraagd had om de domeinnaam te transfereren en de toegangscodes te verstrekken, kon echter niet meer beschouwd worden als ter goeder trouw; dat gebruik had immers tot doel om de handelsactiviteiten van de klager te verstoren en betaling van een openstaande factuur te bekomen. 44 Passief houden van een domeinnaam In het geschil m.b.t. de domeinnaam piperheidsieck.be stelde de derde beslisser dat het passief houden van een domeinnaam ook een aanwijzing van het gebruik ter kwader trouw kan zijn. 46 Verstrekken van foutieve whois informatie Uit het opgeven van verkeerde gegevens in de whois kan in combinatie met andere omstandigheden kwade trouw afgeleid worden. 47 De kwade trouw wordt echter niet vermoed, maar moet redelijkerwijze bewezen worden. Zo besliste de derde beslisser in het geschil over de domeinnaam cadastre.be -kadaster.be dat het niet voldoende is om de voorbeelden van kwade trouw opgesomd in de algemene voorwaarden in te roepen door ze gewoon te omschrijven. 48

18 17 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Conclusie Niettegenstaande de invoering van de terugbetaling van de volledige procedurekosten door DNS.be aan de klager die zijn zaak wint, is er tot op heden geen echte stormloop voor de alternatieve geschillenprocedure die DNS.be in samenwerking met CEPINA (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) heeft uitgewerkt. Nochtans blijkt de ADR-procedure ook in 2011 nog steeds een goedkope, snelle, soepele en adequate oplossing te bieden voor geschillen betreffende.be-domeinnamen: een partij die in 2011 het initiatief nam om een ADR-procedure op te starten, kon in meer dan 8 van de 10 gevallen de betwiste domeinnaam recupereren. Bovendien blijkt uit de analyse van de geschillen ook dat de derde beslisser een actieve rol speelt bij het onderzoek van de drie rechtsgronden waarop hij zijn beslissing moet steunen, zodat de klagers die hun klacht argumenteren en de nodige bewijzen voorleggen om aan te tonen dat de drie rechtsgronden cumulatief vervult zijn, de kans krijgen om de domeinnaam waarop ze rechten bezitten, te recupereren.

19 18 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 Verantwoordelijke uitgever: DNS.be vzw/asbl Concept: ABSOLUUT Foto.be: Jesse Willems

20 19 Wegwijs in de Alternatieve Geschillenprocedure 2011 DNS Belgium vzw/asbl Ubicenter Philipssite 5 bus Leuven info@dns.be