Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 april 2002, 70e jaargang, nr. 4

Transcriptie

1 S T R I Ë L E E I G E N D O M april 2002, 70e jaargang, nr. 4 Bijblad bij De Industriële Eigendom I N H O U D Mr. P.A.C.E. van der Kooij, Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en (geen) overgangsrecht (blz. 115/6). ven voor dergelijk gebruik door dochtermaatschappijen van Sixt in andere landen; logo's van Budget zijn auteursrechtelijk beschermde werken; logo Sixtnabootsingin gewijzigde vorm van logo Budget). Jurisprudentie 3 Handelsnaamrecht 1 Octrooirecht Nr. 23 Hof 's-gravenhage, 2 juli 1998, Psychologisch Adviesbureau Deen e.a./e.l. Deen (Deen B.V. belanghebbende ex art. 5 Hnw; nu 'Deen' geen zeer uitzonderlijke naam is, wordt verwarringsgevaar door veranderen handelsnaam 'E. Deen&Partners' in 'Erik Deen Outplacement' voldoende weggenomen; geldige reden voor voeren geslachtsnaam als handelsnaam; geen associatiegevaar tussen handelsnaam 'Erik Deen Outplacement' en merk 'Deen'). Artikelen Nr. 19 Hof 's-gravenhage, 1 april 1999, Gierveld Beheer/ Machinefabriek Mogema 't Harde (de aan het desbewustheidsexploit gestelde eisen brengen mee dat in casu een algemene aanwijzing niet volstaat; Mogema is niet door de ontvangst van het desbewustheidsexploit desbewust geworden maar na ontvangst van de brief van de Afdeling van Beroep). 4 Onrechtmatige daad Nr. 20 Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 7 april 2000, G. A. van der Wurf e.a./koti Industrieel en Technisch Borstelwerk (nu namens Koti niet is geadstrueerd waarom het vierkant uitvoeren van opneembus en huls voor de hand liggend is, bestaat er geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de uitvoering volgens conclusie 6 een nietigheidsprocedure niet zal overleven; beroep op voorgebruik verworpen). 2 Merkenrecht Nr. 21 Hof Amsterdam, 9 juli 1998, L.C. van der Neut/ Primagaz e.a. (door de van de merken van Primagaz voorziene tank bij Van Schie te vullen met niet van Primagaz afkomstig propaan, pleegt Van der Neut merkinbreuk; gezien het recht van Primagaz zich tegen het merkgebruik te verzetten, is niet aannemelijk dat het door Van der Neut gelaakte exclusieve afnamebeding zelfstandige en in het bijzonder concurrentievervalsende betekenis heeft; beding komt niet voor in overeenkomsten als bedoeld in art. 85, lid 1 EG-Verdrag). Nr. 22 Hof Amsterdam, 27 aug. 199S, Sixt/Holland Car Leasing e.a. (logo van Sixt Nederland stemt, afgezien van de naam (Sixt), volledig overeen met logo van Budget; Budget heeft door verlening toestemming aan Sixt Duitsland voor gebruik van een dergelijk logo nog geen toestemming gege- Nr. 24Pres.RechtbankHaarlem, 27nov. 1998, Sixt/Holland Car Leasing e.a. (Sixt mocht er in redelijkheid op vertrouwen dat Budget niet eerder dan vier weken na betekening van het arrest aanspraak op de dwangsommen zou maken; totaalindruk nieuwe logo Sixt stemt niet overeen met merken van Budget). Nr. 25 Hof Amsterdam, 4 juli 1999, Baptista/European Carwash Holding (uitleg verbod; toerekening van overtreding verbod aan overtreder behoort tot het exclusieve domein van de dwangsomrechter) (met noot C. v. N.). Berichten Cursus 'Merkenrecht naar een nieuwe Benelux Merkenwet' (blz. 149). Seminar 'Accumulation and enforcement of intellectual property rights' (blz. 149/50). Symposium 'Intellectuele eigendom geschillenbeslechting' (blz. 150). en alternatieve WIPO Workshops for Mediators in Intellectual Property Disputes (blz. 150).

2 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E G E N D O M A P R I L C O L O F O N Verschijnt maandelijks, rondde 16e Abonnementsprijs: EUR 79,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5S20,2280 nv Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) Rabobank Bankrekeningnummer Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag Auteursrecht voorbehouden Ere-voorzittervan de redactie: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr.j.l. Driessen mevr. mr. drs. N. Hagemans dr. ]. H. J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J. H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddie(mr.Justice, High CourtLondon) R. J. Prins (advocaat te Parijs) Reiactie-secretaris: mevr. mr. A.P. van Rooden Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) Telefax (070) Officiële mededelingen Sluiting Bureau I.E. - Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Examen resp. proeve voor octrooigemachtigde.

3 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M A R T I K E L E N Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en (geen) overgangsrecht Mr. P.A.C.E. van der Kooij ï Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betteffende Gemeenschapsmodellen (hierna ook: Vo.) werd op 5 januari van dit jaar in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt. 1 Ingevolge art. 111 lid 1 Vo. is deze nieuwe regeling op de zestigste dag na haar bekendmaking, dus op 6 maart jl., in werking getreden. Na het merkenrecht 2 en het kwekersrecht3 is dit het derde intellectuele eigendomsrecht dat op betrekkelijk eenvoudige wijze, via één aanvraag bij een centrale instantie, gemeenschapsbreed kan worden gevestigd. Net als bij de merken is ook hier het Bureau in Alicante met de uitvoering belast. 2 In de verordening worden twee soorten modellen onderscheiden, t.w. het niet-ingeschreven en het ingeschreven Gemeenschapsmodel. De considerans merkt hierover het volgende op (sub 15 en 16, zie ook sub 21): 'Een Gemeenschapsmodel dient zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van elk van de vele verschillende bedrijfstakken in de Gemeenschap. In sommige van deze bedrijfstakken worden grote aantallen modellen gemaakt voor voortbrengselen met een vaak korte commerciële levensduur, waarbij een niet door een teveel aan inschrijvingsformaliteiten bezwaarlijk gemaakte bescherming een voordeel is en de beschermingsduur van ondergeschikt belang. Anderzijds zijn er bedrijfstakken waar aan de voordelen van een inschrijving belang wordt gehecht wegens de daaraan verbonden grotere rechtszekerheid en waar een langere, met de verwachte commerciële levensduur van de producten overeenstemmende beschermingsduur wordt verlangd.' 4 Hoewel de verordening meestal spreekt over het ingeschreven Gemeenschapsmodel of de verzamelterm Gemeenschapsmodel hanteert (vgl. art. 1 lid 2), bevat zij ook enkele bepalingen die speciaal op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel zijn toegespitst. Zo bijvoorbeeld in art. 15 leden 1 en 3, voor zover daarin afzonderlijk de aanspraak op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is geregeld; zie voorts art. 24 lid 3 jo. art. 81 onder c) betreffende de nietigverklaring, art. 27 lid 3 onder a) (het Gemeenschapsmodel als deel van het vermogen) en art. 85 lid 2 (vermoeden van geldigheid van het Gemeenschapsmodel in inbreukprocedures). Vooral in art. 19 Vo., met betrekking tot de inhoud van het uitsluitend recht, komt het verschil tussen ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen (alle inschrijvingsformaliteiten uiteraard daargelaten) duidelijk naar voren. Terwijl de eerste categorie op grond van het in lid 1 bepaalde een ruime bescherming geniet, mutatis mutandis vergelijkbaar met die welke art. 14 lid 1 BTMW biedt, is de bescherming voor de tweede categorie beperkter van omvang: 'Aan een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende.' Het zojuist geciteerde geldt overigens tot op zekere hoogte ook voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel waarvan de publicatie is opgeschort (art. 19 lid 3). 3 Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, waartoe ik mij hier zal beperken, wordt beschermd, aldus art. 1 lid 2 onder a) Vo., indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze voor het publiek beschikbaar is gesteld. Dit laatste is het geval, indien het model gepubliceerd is, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is, en wel op zodanige wijze dat deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn (art. 11 lid 2, zie ook art. 7 lid 1 Vo.). Ook het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel moet nieuw zijn (d.w.z. niet al eerder aan het publiek ter beschikking gesteld zijn, art. 5) en een eigen karakter hebben (d.w.z. een andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker dan die welke bij hem wordt gewekt door reeds bestaande modellen, art. 6). Het model wordt dan gedurende drie jaar met ingang van de datum waarop het voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, beschermd (art. 11 lid 1). 5 De vraag kan gesteld worden, vanaf welk moment op (de rechten voortvloeiend uit) het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel in rechte een beroep gedaan kan worden. Met betrekking tot (aanvragen om) ingeschreven Gemeenschapsmodellen is deze vraag tot op zekere hoogte te beantwoorden. Art. 111 lid 2 Vo. bepaalt dat aanvragen om een dergelijk model bij het Bureau kunnen worden ingediend vanaf de datum die door de Raad van Bestuur op advies van de voorzitter van het Bureau is vastgesteld. Zo ver is het echter nogniet. Aan de Uitvoeringsverordening wordt momenteel nog gewerkt. De ontwerptekst daarvan is op de EUwebsite in te zien;* in een begeleidend schrijven wordt gemeld, dat het streven erop gericht is deze verordening in de zomer van 2002 vast te stellen, waarna de eerste modelaanvragen in het voorjaar van 2003 ingediend zullen kunnen worden. Voor het ontwerp-uitvoeringsverordening heeft men duidelijk de Uitvoeringsverordening behorende bij de Gemeenschapsmerkenverordenings als voorbeeld gebruikt; tal van bepalingen in beide regelingen zijn (vrijwel) 'P6.EGL3/1. Verordening (EG) Nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, Pb. EG Li 1/1. 1 Verordening (EG) Nr. zioo/94 v«in de Raad inzake het communautaire kwekersrecht van Z7Juli 1994, Pb. EG L227/ Zie draft_des_nl.pdf. 5 Verordening (EG) Nr. 286S/95 van 13 december 1995, P6. EGL303/1.

4 1 1 6 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L gelijkluidend. Zo ook hun beider art. 2, dat overgangsbepalingen bevat: ook hier heeft het merk als het ware als model voor het model gediend. 6 Wat nu opvalt, is dat art. 2 van het ontwerp uitsluitend overgangssituaties behandelt die zich met betrekking tot het ingeschreven Gemeenschapsmodel kunnen gaan voordoen. Steeds wordt hierbij, net als bij de merken destijds, een koppeling aangebracht tussen een bepaalde casus en de zojuist bedoelde, op basis van art. 111 lid 2 Vo. vast te stellen datum waarop het Bureau de poorten voor Gemeenschapsmodellen zal openen. 6 Uit het voorgaande zou men (a contrario) kunnen afleiden, dat voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen de datum waarop de verordening operationeel wordt niet van belang is. Dat zou tot gevolg hebben, dat op (de rechten voortvloeiende uit) een dergelijk model reeds op dit moment in rechte een beroep gedaan kan worden. En dit laatste niet alleen in procedures die in de loop van dit jaar aanhangig gemaakt zullen worden, maar wellicht tot op zekere hoogte ook in reeds lopende procedures, met betrekking tot modellen die bijv. in 2000 of 2001 binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar zij n gesteld: de nabootsing van dergelijke modellen zou alsdan bijv. aanvankelijk op grond van onrechtmatige daad^ of schending van het auteursrecht aan de kaak gesteld kunnen zijn, maar thans wellicht ook, binnen de door art. 130 Rv. (vermeerdering van eis) getrokken grenzen, alsnog op grond van EG-modelinbreuk. 6 Ook de introductie van het communautaire kwekersrecht kon het destijds niet zonder tamelijk uitvoerige overgangsbepalingen stellen. Zie bijv. art. 116 van de basisverordening (noot 3) en artt. 93 en 94 van Verordening (EG) Nr. 1239/95 van3i mei i995,p6.egli2i/37. 7 Ik laat hier kortheidshalve eventuele perikelen in verband met art. 14 lid 8 BTMW buiten beschouwing, alsmede de sinds 1 mei 1999 door art. 4bis BTMW geboden mogelijkheid tot een depot-na-openbaarmaking. Minstens evenzeer verdedigbaar lijkt de gedachte, dat optreden tegen inbreuk inderdaad mogelijk is ten aanzien van modellen die vóór 6 maart aan het publiek ter beschikking zijn gesteld, maar alleen met betrekking tot inbreukgevallen die zich na 6 maart voordoen; bepalingen van een dergelijke strekking treft men bijv. aan in art. 14 lid 1 van de Richtlijn-databanken en art. 9 lid 2 van de Richtlijn-computerprogramma's. 8 Het Bureau zelf neemt zo te zien, blijkens een op zijn websites» gepubliceerd persbericht, nog weer een ander standpunt in:'...all new creations which are disclosed to the public as from that date [6 maart] will be protected automatically...' (curs. toegevoegd). Nader toegelicht wordt dit laatste niet, maar misschien mag dat van een persbericht ook niet verlangd worden. 7 Men kan zich afvragen, of dit een wenselijke situatie is. Ik zou menen van niet. Ik laat dan nog buiten beschouwing, dat men over de huidige status van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen ook nog van land tot land verschillend kan oordelen. Het is daarom misschien in dit stadium nog het overwegen waard, om aan art. 2 van het ontwerp- Uitvoeringsverordening een lid toe te voegen dat een en ander buiten twijfel stelt. Rechtszekerheid mag wellicht een grotere betekenis hebben voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen (vgl. het citaat sub 2 hiervoor), ook de nietingeschreven Gemeenschapsmodellen kunnen, lijkt mij, niet geheel zónder. Leiden, maart Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, Pb. EG L77/20; Richtlijn 91/250/EEG van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, Pb. EG L122/42 (met dank aan mr. drs. N. Hagemans). 9 Zie

5 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M J U R I S P R U D E N T I E Nr. 19 Gerechtshof te 's-gravenhage, ï april 1999 (schaatsgestel; desbewustheid)* Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, E.J. van Sandick en R. Laret Art. 43AR0W (1910) Uit de wetsgeschiedenis volgt dat een desbewustlieidsexploit voorwaarde isvoorhetverkrijgen van een redelijke vergoedingen dat de wetgever in 1977 wat de redelijke vergoeding betreft scherpere eisen heeft gesteld aan het desbewustlieidsexploit. Dit brengt mee dat eerstnadataan dieeisen is voldaan, de ontvanger van hetdesbewustheidsexploit het risico draagt dat zijn handelingen later onder het octrooi blijken te vallen. De in artikel 43A lid 3 verlangde nauwkeurigheid brengt hier met zich dat naar specifieke gedeelten van de tekst van de aanvrage en/of naar specifieke tekeningen wordt verwezen en dat niet kan worden volstaan met een algemene aanwijzing als vervat in het exploit waarop Gierveldzich te dezen beroept. veld aan gedaagde - hierna te noemen: Mogema - betekend en is haar aangezegd dat zij (rol)schaatsen vervaardigt, in het verkeer brengt, verder verkoopt, verhuurt, aflevert of in voorraad houdt, welke voldoen aan één of meer der conclusies van voormelde octrooiaanvrage, althans een toepassing vormen van het wezen der in de aanvrage beschreven uitvinding. 2.3 Tegen de verlening van het octrooi is geopponeerd door Mogema, zulks zowel bij de Aanvraagafdeling als bij de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad. Bij beslissing van de Afdeling van Beroep van 16 oktober 1995 is het beroep ongegrond verklaard en de beslissing van 24 februari 1994 van de Aanvraagafdeling, voor zover daarin de oppositie ten dele gegrond werd verklaard en besloten werd tot verlening van het octrooi in gewijzigde vorm, bekrachtigd. 2.4 De uitvinding is in Conclusie 1 van het octrooi als volgt omschreven: Werkwijze voor het vervaardigen van een schaatsgestel voor een ijsschaats ofeen rolschaats, welk gestel omvat: een langwerpigprismatisch hoofdgedeelte met een eerste dwarswand en twee daarmee verbonden zijwanden, waaraan ten minste één Art. 44 Row (1910) draagorgaan, zoals een aantal wielen of een langwerpig glij-ijzer, Mogema is niet door ontvangst van het op 14 november 1991 uitbevestigbaar is; gebrachte exploit vanaf'2 november 1992 (de datum van openbaareen zich boven de eerste dwarswand uitstrekkende voorste bevesmakingvan de aanvrage) desbewust geworden nuzij niet wist dat zij tigingsbeugel, omvattende een zich boven de eerste dwarswand uithandelde in strijd met (conclusies van) het octrooi en er dus geen strekkende tweede dwarswand die met beide zijwanden is verbonsprake is van het desbewust verrichten van handelingen in strijd met den, het bovenvlak van welke tweede dwarswand dient voor het uiteindelijk verleende octrooi. Mogema is pas desbewust geworkoppeling met de zool van een schaatsschoen; en een zich boven de eerden na ontvangstvan de brief van de Afdelingvan Beroep d.d. 20juli ste dwarswand uitstrekkende achterste bevestigingsbeugel, omvat1995 terzake van de aard en de omvang van de rechten waarop Giertende een zich op grotere afstand dan de tweede dwarswand boven de veld uiteindelijk aanspraak kan maken. eerste dwarswand uitstrekkende derde dwarswand, die met beide zijwanden is verbonden, het bovenvlak van welke derde dwarswand Gierveld Beheer BV te Wierden, appellante, procureur jhr. dient voor koppeling met de hak van een schaatsschoen; mr. R.E.P. de Ranitz, welk gestel wordt vervaardigd uit een eventueel gewapende kunsttegen stof of metaal, zoals aluminium, door onderwerping daarvan aan Machinefabriek Mogema 't Harde BV te 't Harde, geïntieen bewerking, bijvoorbeeldfrezen, voorlietselectief'verwijderen van meerde, procureur mr. H. C. Grootveld, advocaat mr. A.M. mnferiöfl/, met het kenmerk, dat hetgestelwordtvervaardigd door van Dusseldorp te Apeldoorn. uit te gaan van een hol geëxtrudeerd profiel met twee zijwanden en drie dwarswanden, de dwarsdoorsnede van welk profiel correspona Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 14 mei 1997 deert met het voor- c.q. achteraanzicht van het te vervaardigen (mrs. E.J. Numann, A.D. Kiers-Becking enr. W. Holzhauer) schaatsgestel. 2.5 Gierveld exploiteert haar vinding via haar licentiehoud2 De vaststaandefeiten ster Interraps B. V., die onder het octrooi vallende (rolschaatals enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of sen op de markt brengt onder de merknaam RAPS. onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond z.6 Mogema heeft in het verleden schaatsgestellen (frames) van de niet (voldoende) betwiste inhoud van overgelegde in Nederland op de markt gebracht die vervaardigd waren producties, staat tussen partijen het volgende vast: volgens de in conclusie 1 van het octrooi beschreven werk2.1 Eiseres - hierna te noemen: Gierveld - is rechthebbende wijze, zoals dat is verleend, en is daarmee doorgegaan tot in op het Nederlands octrooi nr , dat haar na een aanelk geval 20 december Aan Mogema is bij vonnis in vrage d.d. 16februari 1990, terinzageleggingop ïzseptemkort geding van 9 februari 1996 onder meer verboden deze ber 1990 en openbaarmaking d.d. 2 november 1992, in gevolgens het octrooi vervaardigde schaatsframes te vervaarwijzigde vorm is verleend met dagtekening 17 oktober 1995 digen en in het verkeer te brengen. Sindsdien vervaardigt voor een werkwijze voor het vervaardigen van een schaatszij haar frames op andere wijze. gestel. De prioriteitsdatum van het octrooi is 27 februari De vordering 2.2 Bij exploot van 14 november 1991 is de tekst van de ter3.1 Eiseres vordert, na wijziging van eis, en mede ten beinzagelegging van de aanvrage nummer door Gierhoeve van Interraps B.V., - zakelijk weergegeven - een " Zie voor eerdere zaak: Hof's-Gravenhage, 19 juni 1997, BIE 2000, nr. 43,blz Red. inbreuk-verbod op straffe van een dwangsom, betaling van een redelijke vergoeding over de periode van 14 december

6 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L tot 2 november 1992 en vergoeding van de door haar geleden schade ten gevolge van de inbreuk op haar geoctrooieerde werkwijze gedurende de periode van 2 november 1992 tot 20 december Op die schadevergoeding is Gierveld reeds bij voormeld vonnis in kort geding een voorschot ad ƒ ,- toegekend. 3.2 Gierveld heeft haar vordering beperkt tot de schade ten gevolge van de door Mogema tot 20 december 1995 toegepaste werkwijze, die thans niet meer door Mogema wordt toegepast. Gierveld heeft bij pleidooi uitdrukkelijk gesteld dat deze procedure geen betrekking heeft op hetgeen door partijen wordt aangeduid als 'de tweede werkwijze'. 4 Het verweer 4.1 Mogema voert gemotiveerd verweer. 4.2 Zij stelt, voorzover hier van belang, allereerst dat zij met betrekking tot de geoctrooieerde werkwijze pas desbewust kan zijn geworden door kennisneming in de oppositieprocedure van een geschrift van Mogema van 23 augustus 1995, waarin door Mogema voor het eerst het wezen van de uitvinding, zoals later vastgelegd in het definitieve octrooischrift, is geformuleerd en dat het op 14 november 1991 uitgebrachte desbewustheidsexploot derhalve jegens haar niet het door Gierveld gestelde gevolg heeft gehad, zodat eiseres geen recht heeft op een redelijke vergoeding ex artikel 43AR0W i9ioendeschadevergoedingexartikel43 Row 1910 beperkt is tot de schade geleden in de periode vanaf desbewustheid (eind augustus 1995) tot 20 december Zij beroept zich daarbij op de discrepantie tussen de aan haar betekende octrooiaanvrage en het uiteindelijk verleende octrooi. In haar visie geeft het verleningsdossier niet alleen een drastische beperking van de conclusies te zien, maar ook een wijziging van product naar werkwijze. Daarenboven was in het exploot niet nauwkeurig aangegeven welk gedeelte van de aanvrage ten grondslag lag aan de stelling van eiseres. 4.3 Daarnaast betwist Mogema de door Gierveld beweerdelijk geleden schade. Zij betwist ondermeer dat er causaal verband bestaat tussen de gestelde schade en haar activiteiten, in het bijzonder op de 'USA-markt'. Voorts betwist zij gemotiveerd de hoogte van de gestelde schade. 5 Beoordeling van het geschil 5.1 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier betreft een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in artikel 102 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in de Rijksoctrooiwet 1910 (Row) onverkort van toepassing blij ft. 5.2 Voor de beoordeling van de vordering van Gierveld op een redelijke vergoeding ex artikel 43A Row en een schadevergoeding ex artikel 43 Row juncto artikel 44 Row is het volgende van belang. Voor het slagen van beide vorderingen stelt de wet de eis van desbewustheid. Men wordt in elk geval geacht desbewust te hebben gehandeld indien de inbreuk is gepleegd 30 dagen nadat men bij deurwaardersexploot op strijd tussen de (inbreukmakende) handelingen en het octrooi is gewezen. In lid 3 van art. 43A, dat ziet op het tijdvak tussen de terinzagelegging en de openbaarmaking, wordt aan het desbewustheidsexploot de extra eis gesteld dat daarin 'nauwkeurig is aangegeven welk gedeelte van de octrooi-aanvrage op die handelingen betrekking heeft'. Aan die eis heeft Gierveld niet voldaan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat niet van Mogema kon worden gevergd haar gedragingen af te stemmen op de aan haar betekende ter inzage gelegde tekst van de octrooiaanvrage, waarvan zij terecht kon menen dat daarin geen octrooieerbare uitvinding was te lezen. In de aanvankelijke aanvrage zijn 18 conclusies opgenomen, waarvan slechts de laatste twee betrekking hebben op een werkwijze en werden primair uitsluitende rechten gevraagd voor het schaatsgestel zelf. Dat schaatsgestel onderscheidde zich echter wat de uiterlijke kenmerken betreft niet van het schaatsgestel van de zogenaamde 'Kromkamp'-schaats, die tijdig van openbare bekendheid was, zodat het schaatsgestel zelf niet nieuw was. Aan deze bekende schaats(-gestell)en was daarenboven niet te zien op welke wijze deze waren vervaardigd, met name niet of zij waren vervaardigd uit een massief blok dan wel uit een hol geëxtrudeerd profiel. Vervaardiging uit een massief blok behoorde tot de bekende stand van de techniek. Ook het gebruik van holle geëxtrudeerde profielen voor schaatsgestellen was op zichzelf bekend. In het bijzonder op basis van deze overwegingen mocht Mogema ten tijde van de betekening van het exploot verlangen dat Gierveld daarin nauwkeurig zou aangeven op welk gedeelte van de octrooiaanvrage zij zich jegens Mogema beriep. Deze eis dient de rechtszekerheid van derden in een fase dat nog geen toetsing door de octrooiverlenende instantie heeft plaatsgehad. 5.3 Art. 44 Row ziet op schadevergoeding of winstafdracht, gegrond op handelingen in de fase tussen openbaarmaking en verlening, d.w.z. de periode tussen 2 november 1992 en 17 oktober Evenmin als in art. 43 Row is hier de extra nauwkeurigheidseis te vinden. De reden hiervan is dat de octrooi verlening in het algemeen redelijk overeenstemt met de tekst van de openbaarmaking. Anders dan de eerdere terinzagelegging en de latere verlening heeft de onderhavige openbaarmaking evenwel geen betrekking op een werkwijze ter vervaardiging van een schaatsgestel. De conclusies zijn beperkt tot drie, die alle betrekking hebben op een schaatsgestel en niet op een werkwijze. Naar het oordeel van de rechtbank behoefde Mogema, mede in aanmerking nemende wat hiervoor over het schaatsgestel, waarvoor octrooi werd aangevraagd en de bekendheid daarvan, is overwogen, er op dat moment geen rekening mee te houden dat Gierveld octrooi verleend zou worden voor een werkwijze, laat staan voor de onderhavige werkwijze. Daarbij speelt een belangrijke rol dat er in casu aanzienlijke verschillen bestaan tussen de betekende tekst van de terinzagelegging, de tekst van de openbaarmaking en de uiteindelijke tekst van de octrooiverlening. 5.4 Uit de verleningsprocedure leidt de rechtbank af dat Mogema - als opposante - na ontvangst van de brief van de Afdeling van Beroep van het Bureau voor de Industriële Eigendom d.d. 20 juli 1995 desbewust is geworden terzake van de aard en de omvang van de rechten waarop eiseres uiteindelijk aanspraak kan maken. In die brief zet de Afdeling van Beroep haar standpunt uiteen in een brief aan partijen. Op voorhand wijst de Afdeling van Beroep er op 'dat zij in de onderhavige aanvrage op basis van de thans geldende gewijzigde openbaargemaakte conclusies geen octrooieerbare uitvinding vermag te waarderen.' De rechtbank vindt hierin steun voor haar opvatting dat Mogema tot op dit moment geen rekening hoefde te houden met de rechtspretenties van

7 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M eiseres. Eerst bij de Afdeling van Beroep ontstaat de keuze voor een werkwijze, die betrekking heeft op een hol geè'xtrudeerd profiel, dat selectieve materiaal verwij dering ondergaat. Daarin is de uiteindelijk te octrooieren uitvinding gelegen. Van desbewustheid terzake van de aard en de omvang van de rechten, waarop Gierveld uiteindelijk aanspraak kan maken, op andere wijze vóór de ontvangst door Mogema van deze brief 20 juli 1995, is niet gebleken. 5.5 In de onderhavige procedure is het octrooi dus verleend in een van de betekende tekst (van de terinzagelegging) en bovendien van de tekst van de openbaarmaking sterk afwijkende vorm. De rechtszekerheid van derden verzet zich er in een geval als dit tegen om aan te nemen dat Mogema zich bij de ontvangst van het desbewustheidsexploot op 14 december 1991 of op enig moment vóór ontvangst van voornoemde brief van zo juli 1995 (des)bëwust zou kunnen zijn geworden van het feit dat de op dat moment door haar gehanteerde werkwijze zou vallen onder de tekst van het octrooi zoals deze voor het eerst in genoemde brief van 20 j uli 1995 van de Afdeling van Beroep gesuggereerd is, en door eiseres voor het eerst zelf is geformuleerd in een geschrift d.d. 23 augustus 1995, waarop de Afdeling van Beroep nadien nog wijzigingen van ondergeschikt belang heeft aangebracht. Eerst op basis van deze tekst is het octrooi uiteindelijk verleend. 5.6 Naar het oordeel van de rechtbank staat derhalve niet vast dat Mogema de in het geding zijnde handelingen desbewust heeft verricht in de periode 14 december 1991 tot de dag waarop zij voormelde brief van 20 juli 1995 heeft ontvangen. Met deze vaststelling komt de rechtbank niet toe aan een oordeel over de in die periode beweerdelijk geleden schade. Gierveld zal in de gelegenheid worden gesteld zich nader uit te laten over de mogelijke door haar geleden schade in de periode vanaf de dag van ontvangst door Mogema van de brief van 20 juli 1995 tot 20 december 1995, bij welke gelegenheid zij tevens haar vordering kan aanpassen. De rechtbank zal de zaak daartoe naar de rol verwijzen. 5.7 Op de overige stellingen en weren van partijen zal de rechtbank zo nodig in een later stadium ingaan. Enz. b Het Hof, enz. 1 Het gaat in dit geding om een Nederlands octrooi nr , dat is verleend op een vóór 1 april 1995 (datum inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995) ingediende aanvrage, zodat op grond van artikel 102 lid 1 van die wet uitsluitend het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet (1910) bepaalde van toepassing is. 2 Het hof gaat uit van de door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 2 van het vonnis, nu deze feiten niet zijn bestreden. Voorts staat vast dat bij de beschikking van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad van 16 oktober waarbij het beroep van Mogema ongegrond werd verklaard en de beschikking van de Aanvraagafdeling van 24 februari 1994 werd bevestigd voor zover daarin de oppositie ten dele gegrond werd verklaard en besloten werd tot verlening van het octrooi in gewijzigde vorm - tevens werd beslist dat deze verlening zal plaatsvinden in de vorm van het door aanvraagster bij brief van 7 september 1995 geparafeerd teruggezonden exemplaar van de gewijzigde openbaar gemaakte beschrijving en conclusies, en met de openbaar gemaakte tekening. 3 In dit geding heeft Gierveld gevorderd Mogema te veroordelen tot betaling aan haar van een redelijke vergoeding terzake van in de periode van 14 december 1991 tot 2 november 1992 verhandelde frames en van schadevergoeding/ winstafdracht terzake van vanaf 2 november 1992 verrichte inbreukmakende handelingen. De rechtbank heeft beslist dat niet vast staat dat Mogema de in het geding zijnde handelingen desbewust heeft verricht in de periode van 14 december 1991 (zijnde 30 dagen na de betekening van het desbewustheidsexploit) tot de dag waarop zij de brief van de Afdeling van Beroep van 20 juli 1995 heeft ontvangen. De rechtbank heeft daartoe onder meer overwogen dat voor het slagen van een vordering ex artikel 43A en een vordering ex artikel 44 Rijksoctrooiwet desbewustheid is vereist. 4 Grief 1 bestrijdt het oordeel van de rechtbank inhoudende dat Gierveld niet heeft voldaan aan de nauwkeurigheidseis van artikel 43A, lid 3 van de Rijksoctrooiwet, en de motivering van dat oordeel. Gierveld voert in dit verband aan dat Mogema volledig op de hoogte was van het risico van de toepassing van de werkwijze volgens de octrooiaanvrage, welk risico - zoals ook uit de wetsgeschiedenis blijkt - voor rekening komt van de ontvanger van het desbewustheidsexploit. 5 Het hof overweegt dienaangaande het volgende. Uit de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de wet van 30 mei 1963, Stb. 260, houdende wijziging van de Octrooiwet, blijkt dat de Regering het standpunt deelde van de commissie-gelissen, die zich had beraden over de vraag of enig rechtsgevolg aan de terinzagelegging van de aanvrage zou moeten worden verbonden en deze vraag ontkennend had beantwoord. Artikel 43A is vervolgens bij amendement in de wijzigingswet opgenomen. Het artikel luidde: Degene die in het tijdvak gelegen tussen de terinzagelegging overeenkomstig artikel zzc van de aanvrage, die tot octrooi heeft geleid, en de in artikel zs bedoelde openbaarmaking handelingen heeft verricht als genoemd in artikel 30, nadat dertig dagen zijn verlopen sinds het uitbrengen van een deurwaardersexploit waarin, onder nauwkeurige aanduidingvan datgene, waaiyooroctrooi wordt gevraagd, er op is gewezen, datdezehandelingenbetrekkinghebben op datgenewaarvoor octrooi is gevraagd, is na de verlening van dat octrooi jegens de octrooihouder tot een redelijke vergoeding verplicht. De memorie van toelichting (p. 60/61) betreffende het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 12 januari 1977, Stb. 160, tot wij ziging van de Rijksoctrooiwet, vermeldt omtrent artikel 43A en de artikelen 43 en 44 onder meer het volgende: Krachtens artikel 43 kan de houder van een octrooi een vordering instellen tegen degeen, die desbewust inbreuk op zijn octrooi maakt. Een zodanige inbreukhandeling is uiteraard als schending van een subjectief recht onrechtmatig. Artikel 44 geeft daaraan uitbreiding door te bepalen, dat de in artikel 43 bedoelde vordering tot schadevergoeding ook kan worden gegrond op handelingen, verricht vóór de octrooiverlening, doch na de openbaarmaking der aanvrage welke tot het octrooi heeft geleid. Uit het stelsel van artikel 44 kan worden afgeleid, dat handelingen, die zonder toestemming van de octrooihouder na openbaarmaking van de octrooiaanvrage worden verricht in strijd met het later op die aanvrage te verlenen octrooi, met terugwerkende kracht eveneens een onrechtmatig karakter krijgen.

8 1 2 O B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L (...) Anders ligt dit met betrekking tot handelingen, die zijn verricht vóór de openbaarmaking van de aanvrage, die tot het octrooi heeft geleid. Deze handelingen zijn in het stelsel der wet niet onrechtmatig, zodat voortbrengselen die vóór bedoeld tijdstip in strijd met het later te verlenen octrooi blijken te zijn vervaardigd en verhandeld, rechtmatig in het verkeer zijn gebracht en hun verdere verhandeling of gebruik dan ook na octrooiverleningkrachtens artikel 30, vierde lid, niet door het verbodsrecht van de octrooihouder wordt getroffen. Aan ditbeginsel wordt geen afbreuk gedaan door artikel 43A, dat aan de octrooihouder een recht op een redelijke vergoeding toekent voor handelingen, die in het tijdvak tussen terinzagelegging en openbaarmaking van de aanvrage in strijd met het later te verlenen octrooi zijn verricht. Men heeft hier te maken, niet met een schadevergoedingwegens onrechtmatige daad, maarmet een vergoedingkrachtens verbintenis uit rechtmatige daad. Het bovengeschetste systeem van de wet beantwoordt derhalve aan een juiste rechtssystematiek, aan een juiste afweging van de belangen van de octrooihouder en van derden. In Nederland, dat een toetsing van octrooiaanvragen aan de door de wet gestelde materiële eisen van octrooieerbaarheid kent, kan het subjectieve recht eerst ontstaan door octrooiverlening. Het is verantwoord dit recht te laten terugwerken tot aan de openbaarmaking der aanvrage, omdat de toetsing dan reeds heeft plaatsgevonden en behoudens oppositie de inhoud van het te verlenen recht vaststaat. Niet verantwoord is een verdere terugwerking, omdat vóór openbaarmakingdeverleningvan het subjectieve recht nog geheel onzeker is en de inhoud daarvan nog in het geheel niet kan worden gekend; in deze onzekere situatie kunnen handelingen bezwaarlijk als bij voorbaat onrechtmatig aan derden worden toegerekend. Aan de andere kant is het billijk, nu derden door terinzagelegging van de aanvrage kunnen kennisnemen van de inhoud daarvan, voor daaruit afgeleide handelingen een redelijke vergoeding te verlangen, voorzoverzijonderhetlaterteverlenenoctrooiblijkentevaüen.deze redelijke vergoeding zal in de praktijk 'voor derden geen beletsel behoeven te vormen die handelingen voort te zetten. Artikel 43A, lid 3 heeft bij de wijzigingswet de huidige tekst gekregen. Deze luidt als volgt: De in het eerste (...) lid bedoelde vergoeding is alleen verschuldigd voorhandelingen die zijn verricht na verloop van dertigdagen, nadat de betrokkene bij deurwaardersexploit, waarin nauwkeurig is aangegeven welkgedeelte van de octrooiaanvrage op die handelingen betrekking heeft, is gewezen op het krachtens dit artikel aan de octrooihouder toekomende recht. Deze wijziging wordt in de memorie van toelichting (p. 62) als volgt toegelicht: Volgens dehuidige tekstvan artikel 43A moet in het deurwaardersexploit, waarvan het uitbrengen voorwaarde is voor het verkrijgen van een redelijke vergoeding, erop zijn gewezen, dat de bedoelde handelingen betrekking hebben op datgene, waarvoor in de betrokken aanvrage octrooi is gevraagd, onder nauwkeurige opgave daarvan. Vooreen nauwkeurige informatie van degene, die deze handelingen verricht, is in het nieuwe vierde (bedoeld is kennelijk: derde) lid deze eis nog verscherpt door het voorschrift, dat het exploit nauwkeurig moet aangeven welk gedeelte van de octrooiaanvrage op die handelingen betrekking heeft. Tevens is daarbij verplicht gesteld, dat in het exploit de betrokkene wordt gewezen op het krachtens artikel 43A aan de octrooihouder toekomende rechtop een redelijke vergoeding. Uit de wetsgeschiedenis volgt derhalve dat een desbewustheidsexploit voorwaarde is voor het verkrijgen van een redelijke vergoeding en dat de wetgever in 1977 wat de redelijke vergoeding betreft scherpere eisen heeft gesteld aan het desbewustheidsexploit. Dit brengt mee dat eerst nadat aan die eisen is voldaan, de ontvanger van het desbewustheidsexploit het risico draagt dat zijn handelingen later onder het octrooi blijken te vallen. De (door Gierveld gestelde maar door Mogema betwiste) omstandigheden dat H. Veldhuis (werkzaam bij Interraps) Mogema begin 1991 opmerkzaam heeft gemaakt op de octrooiaanvrage, en dat Ir C.F. Morel, octrooigemachtigde, Mogema heeft gewezen op het (zijns inziens zeer kleine) risico dat octrooi zou worden verleend voor de werkwijze, zijn dan ook in dit verband niet relevant. 6 Het hof zal nu nagaan of het desbewustheidsexploit van 14 november 1991 voldoet aan de eisen van artikel 43A, lid 3 Rijksoctrooiwet. Beide partijen beroepen zich op de verleningsgeschiedenis van het octrooi. Dienaangaande is het volgende gebleken, voor zover thans van belang: De op 17 september 1990 ter inzage gelegde aanvrage bevatte zestien conclusies die elk betrekking hadden op een voortbrengsel (schaatsgestel) en twee conclusies (nrs. 17 en 18) die een werkwijze beschreven. De conclusies die betrekking hadden op een voortbrengsel zijn reeds op 18 februari 1991 door Gierveld ingetrokken. De werkwijzeconclusies zijn tijdens de verleningsprocedure omgezet in drie voortbrengselconclusies, welkeopenbaarzijngemaakt. Het octrooi is na oppositie en beroep uiteindelijk alleen verleend voor een werkwijze. In het desbewustheidsexploit, waarbij tevens de ter inzage gelegde tekst van de octrooiaanvrage is betekend, is Mogema, voor zover van belang, aangezegd dat Gierveld heeft geconstateerd dat zij (Mogema) na 17 september 1990 hier te lande (rol)schaatsen vervaardigt, in het verkeer brengt (...) 'welke voldoen aan één of meer der conclusies van voormelde octrooiaanvrage, althans een toepassing vormen van het wezen der in voormelde aanvrage beschreven uitvinding.' Volgens Gierveld is conclusie 2 van het octrooi overeenkomende met conclusie 18 van de ter inzage gelegde aanvrage hier niet van belang, omdat Mogema de daarin beschreven vorm met fixatieribben niet gebruikt. Het hof zal dan ook niet nader ingaan op conclusie 2 van het octrooi en conclusie 18 van de aanvrage. Gierveld betoogt dat er nauwelijks verschil bestaat tussen enerzijds conclusie 17 van de aanvrage 'met de portretachtige uitvoeringsbijzonderheden volgens tekening en beschrijving' en anderzijds conclusie 1 van het octrooi. Het hof kan Gierveld hierin niet volgen. In de eerste plaats komt conclusie 1 van het octrooi niet overeen met conclusie 17 van de ter inzage gelegde aanvrage. Conclusie 17 beschrijft in betrekkelijk algemene zin een werkwij ze die betrekking heeft op een geëxtrudeerd profieldeel als gestel. In conclusie 1 van het octrooi is daarentegen een werkwijze beschreven waarbij uitgaande van één hol geëxtrudeerd profiel een schaatsgestel met twee bevestigingsbeugels wordt vervaardigd door selectieve materiaalverwij dering. Het is duidelijk dat conclusie 17 niet alle kenmerken inhoudt van conclusie 1. In de tweede plaats wordt in het des-

9 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M bewustheidsexploit niet uitdrukkelijk naar de beschrijving en tekening(en) verwezen, zodat deze hier buiten beschouwing dienen te blijven. Ook indien zou moeten worden aangenomen dat Gierveld impliciet naar de beschrijving en de tekeningen verwijst, merkt het hof op dat de onderhavige aanvrage buiten de achttien conclusies elf pagina's tekst en zeventien tekeningen omvat. De in artikel 43A, lid 3 Rijksoctrooiwet verlangde nauwkeurigheid brengt hier dan ook met zich mee dat naar specifieke gedeelten van de tekst en/of naar specifieke tekeningen wordt verwezen en dat niet kan worden volstaan met een algemene aanwijzing als vervat in het exploit waarop Gierveld zich te dezen beroept. Overigens zijn de conclusies 17 en 18 van de aanvrage door Gierveld niet gehandhaafd, omdat deze niet nieuw waren. Uit het Duitse Offenlegungsschrift was immers reeds een geëxtrudeerd hol profiel met twee zijwanden en twee dwarswanden bekend dat als schaatsgestel dient (zie p. 1, r van de beschrijving van het octrooi). Gelet op het bovenstaande kan niet worden gezegd dat in het desbewustheidsexploit nauwkeurig is aangegeven welk gedeelte van de octrooiaanvrage op de litigieuze handelingen van Mogema betrekking heeft en evenmin dat het voor Mogema duidelijk is geweest welke (wezenlijke) uitvindingsgedachte in de ter inzage gelegde aanvrage is belichaamd. In dit verband merkt het hof nog ten overvloede op dat het voor de ontvanger van een desbewustheidsexploit betreffende een ter inzage gelegde aanvrage met vele conclusies niet steeds duidelijk zal zijn welke conclusie(s) op zijn handelingen betrekking hebben/heeft, als in het exploit niet uitdrukkelijk is vermeld om welke conclusie(s) het gaat en daarin ook niet naar de relevante passages uit de beschrijving en/of relevante tekeningen wordt verwezen. Het hof beantwoordt de onder 6 vermelde vraag derhalve ontkennend. Hetgeen overigens in dit verband door Gierveld is aangevoerd kan niet tot een ander oordeel leiden. Derhalve faalt grief I. 7 Grief II, gericht tegen rechtsoverweging 5.3 van het vonnis, strekt ten betoge dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat Gierveld geen aanspraak kan maken op schadevergoeding of winstafdracht ex artikel 44 Rijksoctrooiwet. 8 Zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, is, evenmin als in artikel 43 Rijksoctrooiwet, in artikel 44 een extra nauwkeurigheidseis te vinden. Gelijk in artikel 43, lid 2 is bepaald, is voor schadevergoeding of winstafdracht volgens artikel 44 voorwaarde dat men desbewust, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een van de in artikel 30, eerste lid genoemde handelingen heeft verricht. Een 'inbreukmaker' is desbewust in de zin van artikel 43 (hof: naar welke bepaling artikel 44 verwijst) indien hij 'wist dat hij handelde in strijd met het octrooi' (vgl. HR , N] 1946, 404). In dit geval is een desbewustheidsexploit, inhoudende de conclusies van het openbaargemaakte octrooi en een verbod om voorwerpen die onder de conclusies vallen te verhandelen enz., niet uitgebracht. De vraag rijst of Mogema niettemin, zoals Gierveld betoogt, vanaf 2 november 1992 (de datum van de openbaarmaking van de octrooiaanvrage) desbewust is geworden door ontvangst van het op 14 november 1991 uitgebrachte exploit. De (voortbrengsel)conclusies 1-16 van de ter inzage gelegde aanvrage zijn destijds in verband met de in het nieuwheidsrapport aangehaalde literatuur ingetrokken. De (werkwijze)conclusies 17 en 18 van die aanvrage zijn daarna omgezet in drie (voortbrengsel)conclusies; deze laatste conclusies zijn opgenomen in de openbaargemaakte aanvrage. De Afdeling van Beroep achtte deze openbaargemaakte conclusies niet voor octrooiering in aanmerking komen. Het hof gaat er dan ook vanuit dat Gierveld geen uitsluitende rechten heeft verkregen voor zover hetgeen is beschreven in de openbaargemaakte conclusies niet onder het octrooi zoals het uiteindelijk is verleend blijkt te vallen. In zoverre hebben door Mogema in strijd met de openbaar gemaakte conclusies verrichte handelingen geen onrechtmatig karakter (gekregen) en geven deze geen grond tot schadevergoeding of winstafdracht. Voor zover door Mogema vanaf 2 november 1992 handelingen zijn verricht in strijd met het later verleende octrooi, wordt verwezen naar hetgeen reeds hierboven en onder 6 omtrent de verlening van het octrooi is overwogen. Gelet hierop en op de formulering van de conclusies mocht Mogema ervan uitgaan dat de conclusies wegens gebrek aan nieuwheid niet voor octrooiering in aanmerking kwamen. Onder de hierbedoelde omstandigheden kan niet worden gezegd dat Mogema door ontvangst van het desbewustheidsexploit van 1991 vanaf 2 november 1992 wist dat zij handelde in strijd met (conclusies van) het octrooi en is er geen sprake van het desbewust verrichten van handelingen in strijd met het uiteindelijk verleende octrooi. Voor zover Gierveld op dit punt bewijs aanbiedt door het horen van Veldhuis en Morel voornoemd als getuigen, gaat het hof aan dit bewijsaanbod als te weinig gesubstantieerd voorbij. Veldhuis kan immers blijkens zijn schriftelijke verklaring van 22 mei 1997 slechts verklaren omtrent een gesprek in 1991 waarin hij - naar aanleiding van de mededeling van B. Pinkster (werkzaam bij Mogema) dat hij (Pinkster) de skeeler dan uit één geëxtrudeerd profiel ging maken, net zoals Interraps deed - zou hebben geantwoord dat dat niet kon omdat daarop 'patent' was 'aangevraagd', welke opmerking te weinig bepaald is om daaraan desbewustheid als gevolg te kunnen verbinden. Gierveld heeft ook niet aangegeven wat Veldhuis als getuige meer zou kunnen verklaren dan in zijn schriftelijke verklaring is vermeld. Ook al zou Ir Morel Mogema hebben gewaarschuwd als in zijn schriftelijke verklaring is weergegeven, dan kan dat niet tot desbewustheid van Mogema leiden, nu deze waarschuwing gezien het tijdstip waarop de waarschuwing werd gegeven en de stand van zaken in de verleningsprocedure kennelijk betrekking heeft op de (conclusies van de) ter inzage gelegde aanvrage. De grief kan dan ook niet leiden tot vernietiging van het vonnis. 9 De grieven III en IV, gericht tegen de rechtsoverwegingen 5.4 en 5.5 van het vonnis, betreffen het oordeel van de rechtbank dat Mogema eerst na ontvangst van de brief van 20 juli 1995 desbewust is geworden. Deze grieven zijn ongegrond, daar het hof zich verenigt met het oordeel van de rechtbank dienaangaande, met dien verstande dat de uiteindelijk te octrooieren werkwijze op de uitvindingsgedachte berust dat de hoeveelheid materiaal,

10 1 2 2 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L die moet worden verwij derd om uit het uitgangsproduct het schaatsgestel te vervaardigen, in substantiële mate kan worden beperkt door uit te gaan niet van een massief blok materiaal maar van één hol geèxtrudeerd profiel waaruit door selectieve verwijdering van materiaal het schaatsgestel met de beide bevestigingsbeugels kan worden vervaardigd, hetgeen eerst bij brief van 20 juli 1995 duidelijk is geworden. 10 Grief V, gericht tegen rechtsoverweging 5.6 van het vonnis, strekt ten betoge dat de rechtbank ten onrechte niet is toegekomen aan een oordeel over de in de periode van 14 december 1991 tot 20 juli 1995 geleden schade. Gierveld stelt ter toelichting dat Mogema ook in genoemde periode desbewust heeft gehandeld. Deze grief faalt, daar deze stelling, zoals uit het vorenstaande blijkt, onjuist is bevonden. 11 Grief VI heeft naast voormelde grieven geen zelfstandige betekenis, zodat bespreking daarvan achterwege kan blijven. 12 Aan het bewijsaanbod van Gierveld gaat het hof ook voor het overige voorbij, nu dit mede in het licht van het bovenstaande niet terzake dienende is en/of onvoldoende gesubstantieerd. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grieven niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis, zodat dit moet worden bekrachtigd. Gierveld zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden verwezen. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst de zaak naar voormelde rechtbank ter verdere behandeling en berechting; verwijst Gierveld in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot deze aan de zijde van Mogema tot op deze uitspraak op ƒ 5.540,-. Enz. staaldraden met ronde huls te zien. De verklaringen dat in de betreffende periode meer van die borstels, zowel met ronde als met vierkante plukken, werden toegepast is daarom te summier en te vaag om een recht van voorgebruik aannemelijk te kunnen achten. Art. 73 j art. 53, lid 4 Row 1995 Er is sprake van indirecte octrooi-inbreuk. De vierkante borstelplakken (waarvoor geen octrooibescherming is), als door Koti vervaardigd en verhandeld, zijn immers noodzakelijk voor de toepassingvan de geldig geachte combinatie van de conclusies 1 en 6 en die borstelplukken worden door Koti voor slechts een gering aantal klanten - die over de door Van der Wurf geoctrooieerde borstel beschikken -opbestellinggemaakt.datkotiweetdatdeborstelplukkenvoordie toepassing geschikt en bestemd zijn, is door haar (dan ook) niet betwist. De tekst van art. 73 eerste lid Row 1995 berust op de bewuste keuze van de wetgever om het toestaan van het aanbieden of leveren van wezenlijke bestanddelen van de uitvinding te beperken tot degenen die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn. De bezitter van een geoctrooieerd voortbrengsel die zich op het bepaalde in art. 53, lid 4 R0W1995 kan beroepen is niet 'tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd' in algemene zin, doch is slechts bevoegd de in die bepaling genoemde handelingen te verrichten met betrekking totdat specifieke voorwerp. De door Koti vervaardigde en verhandelde vierkante borstelplukken worden op bestelling speciaal gefabriceerd voor afnemers die over een borstel van Van der Wurfc.s. beschikken en kunnen derhalve niet worden beschouwd als algemeen in de handel verkrijgbare producten. Het leveren door Koti aan de bedoelde afnemers is derhalve niet geoorloofd. Art. 289 e.v. Rv. (recall) Het gebod tot afgifte van in voorraad zijnde borstelplukken zal eveneens worden afgewezen, nu het in casu om indirecte inbreukgaat en zich voor die borstelplukken ook een niet-inbreukmakende toepassing laat denken. Nr. 20 President Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 7 april 2000 (veegmachineborstel) Mr. E. J. Numann 1 Gerardus Adrianus Van der Wurf, 2 Laurens Gerardus van der Wurf, h.o.d.n. Van der Wurf Machines beiden te Hollandsche Rading, eisers, procureur mr. R.V. Kist, advocaat mr. J. van Rhijn te Alkmaar, tegen Koti Industrieel en Technisch Borstelwerk BV te Weert, gedaagde, procureur mr. W.R den Hertog. Art. 75 Row 1995 (partiële nietigheid) Nu namens Koti niet is geadstrueerd waarom het (min of meer) vierkant uitvoeren van opneembus en huls als een voor de hand liggende maatregel zou zijn te beschouwen die aldus inventiviteit mist, bestaat er geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi voor wat betreft de in conclusie 6 voorziene uitvoering een nietigheidsprocedure niet zal overleven. Het is aannemelijk te achten dat in een nietigheidsprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi weliswaar partieel vernietigd dient te worden, doch dat het stand zal kunnen houden met een hoofdconclusie waarin de maatregel van (thans) conclusie 6als kenmerk is opgenomen. Bij de beoordeling van devorderingenzalervanuitgegaanwordendathetoctrooialdusmoet worden gelezen. Art. Row 1995 Het beroep op voorgebruik van de bij benadering vierkante borstelplukken wordt verworpen. Op de werktekening, waarnaar wordt verwezen in de overgelegde verklaringen, is slechts een bundel Overwegingen ten aanzien van het recht: 2 Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 22 maart 2000 wordt van het volgende uitgegaan. a Eiser sub 1 is rechthebbende op het Nederlandse octrooi nr voor een 'Borstel geschikt voor aanbrenging op een veegmachine'. Het octrooi is hem, na aanvrage op 4 april 1996, op 25 juli 1997 verleend met prioriteitsdatum 3 mei 1995 respectievelijk 10 augustus b De conclusies 1,2,4,6 en 8 van het octrooi luiden als volgt: 1 Borstel geschikt voor aanbrenging op een veegmachine, welke borstel een schijf (1) omvat die zich bij het gebruik in een nagenoeg horizontaal vlak bevindt en welke schijf is voorzien van een aantal, over de omtrek ervan verdeeld staande, opneembussen (4) waarvan de hartlijn een hoek maakt met het vlak van de schijf en waarbij in elke opneembus (4) een huls (14) kan worden geschoven, die is vastgeklemd op het einde van een veegorgaan dat de vorm kan hebben van een draadbundel (15), zoals een stuk staalkabel, van een aantal strippen (17) ofdergelijke, met het kenmerk, dat elke opneembus (4) is voor-

11 1 6 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E «D O II 123 zien van een kraag (6) waartegen de hals (14) aan komt te liggen d Koti vervaardigt en verhandelt'veegorganen'in de zin van wanneer deze, te beginnen met zijn vrije einde, in de opneembus (4) het octrooi - ook wel borstelplukken, pluggen of insteekwordt geschoven zodanig dat de kraag (6) het naar buiten toe uit de kabels genoemd -, voorzien van een huls met (nagenoeg) opneembus (4) drukken van de huls (14) tijdens het gebruik van de vierkante dwars-doorsnede, welke onder meer passen in borstel voorkomt, terwijl op afstand van de kraag (6) de opneembus opneembussen van de door eiser sub 1 geoctrooieerde (4) is voorzien van een naar binnen toe in de opneembus stekend borstelschijven. aanslagorgaan (7), dat tijdens het schuiven van de huls (14) in de e Bij schrijven van 25 oktober 1999 heeft de octrooigemachopneembus (4) uit de baan van de huls (14) kan worden gebracht en tigde van eiser sub 1 aan Koti medegedeeld dat zij inbreuk daarna zorgt voor het opsluiten van de huls (14) in de opneembus (4). maakt op zijn octrooi en haar gesommeerd zich van verdere 2 Borstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het aanslag- inbreukmakende handelingen te onthouden. orgaan (7) wordt gevormd door een pen (8) die door middel van een f Bij schrijven van 19 november 1999 is namens Koti aan de veer (13) naar die stand wordt gedrukt waarbij een deel ervan naar octrooi-gemachtigde van eiser sub 1 medegedeeld dat Koti binnen toe in de opneembus (4) steekt en welke pen aan de buiten- zij ns inziens geen inbreuk pleegt, aangezien de door haar zijde van de opneembus (4) is voorzien van middelen (10) om hem vervaardigde borstel-plukken niet beantwoorden aan de over een zekere afstand naar buiten toe te trekken. hoofdconclusie van het octrooi. 4 Borstel volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, g Op 16 december 1999 heeft eiser sub 1 aan Koti een desbedat het naar binnen toe in de opneembus (4) stekende deel van de wustheidsexploit doen uitbrengen. verende pen (8) zich onder de onderrand van een in de opneembus (4) gesenoven nuts(i4) oevinat. 3 Van der Wurf c.s. vorderen - zakelijk weergegeven - na 6Borstel volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de boring (5) in wijziging van eis Koti te verbieden om direct dan wel indirect inbreuk te maken op de octrooirechten van G. A. van der een opneembus (4) een bij benadering vierkante dwarsdoorsnede bezit en dat de buitenomtrek van de huls (14), die is vastgeklemd op het Wurf, meer in het bijzonder om veegorganen, voorzien van veegorgaan (15,16,17), een op deze dwarsdoorsnede aangepaste vorm een bij benadering vierkante huls, te vervaardigen, te leveren en te verhandelen, zulks met nevenvorderingen bezit. 8 Veegorgaan voor toepassing bij een borstel als beschreven in één of (afnemerslijst, leverancierslijst, gebod tot terughalen, afgifte ter vernietiging van de in voorraad zijnde en de retour meer der voorgaande conclusies. c Bij het octrooischrift behoren onder meer de figuren 1 en ontvangen borstelplukken, dwangsommen en voorschot op 5, die er uitzien als volgt: schadevergoeding), alles met uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis. FIG. 1 4 Van der Wurf c.s. stellen daartoe het volgende. Eiser sub 2 - de zoon van eiser sub 1 - heeft de onderneming van zijn vader overgenomen en beschikt over een licentie 14 voor de vervaardiging van de in het octrooi omschreven borstels. In de praktijk worden vrijwel uitsluitend veegorganen gebruikt met bij benadering vierkante huizen voor toepassing op door het bedrijf van Van der Wurf c.s. vervaardigde borstelschijven die in de praktijk eveneens vrijwel uitsluitend vierkante opneembussen kennen. Een dergelijk van een bij benadering vierkante huls voorzien veegorgaan vormt een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Het kopiëren en leveren daarvan is niet toegestaan. Het octrooi is geldig. De van een vierkante huls voorziene veegorganen zijn niet vrijelijk in de handel verkrijgbaar en passen niet in andersoortige (cilindervormige) constructies, maar zij n specifiek geschikt voor de geoctrooieerde uitvinding. Door het vervaardigen, leveren en verhandelen van veegorganen met vierkante huizen maakt Koti inbreuk op de octrooirechten van G.A. van der Wurf. Van der Wurf c.s. lijden aanmerkelijke schade, nu zij sedert de inbreukmakende activiteiten van Koti vrijwel geen veegorganen meer hebben kunnen verkopen. FIG. 5 W 14 /" Koti voert als volgt verweer. De vorderingen van Van der Wurf es. zijn alle gegrond op een pretense inbreuk op het octrooi van G.A. van der Wurf. Aangezien L.G. van der Wurf geen octrooihouder is, is hij in die vorderingen niet-ontvankelijk. Het wezen van de geoctrooieerde uitvinding is gelegen in het feit dat de verwisselbare borstelplukken niet van de bovenzijde door de schijf heen worden gestoken en dan met een extra schijf worden vastgezet, maar dat deze van onderaf met de hulzen in aan de onderkant van de schijf aan-

12 1 2 4 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L gebrachte bussen worden geplaatst en vervolgens worden vastgezet met een pen. Deze uitvinding wordt getoond in de terinzagelegging NL (Drost Machines BV) en het daarmee overeenkomende Duitse Gebrauchsmuster DE (Drost Machines BV). De hoofdconclusie van het octrooi van G.A. van der Wurf is derhalve niet nieuw. De overige conclusies zijn nietig wegens gebrek aan uitvindingshoogte. Het octrooi is derhalve in al zijn onderdelen nietig. Indien het octrooi niet nietig is, heeft Koti - zie de verklaring van haar directeur J. van Kouwen van 20 maart 2000 en de brief van Immo Bel & Pol NV van 20 maart een recht van voorgebruik. Subsidiair wijst Koti erop dat zij niet het geoctrooieerde voortbrengsel als geheel verhandelt, maar slechts deborstelplukken. Voorzover het octrooi (gedeeltelijk) geldig is, kan hooguit van indirecte inbreuk sprake zijn. De borstelplukken vormen echter geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. In principe kan iedere borstelpluk (mits van de juiste dimensies) van onderaf in een aan de onderkant van de schijf aangebrachte bus worden geplaatst en vastgezet. Voorts stelt Koti dat ingevolge artikel 73, eerste lid, Row 1995 slechts het aanbieden of leveren van wezenlijke bestanddelen voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding aan 'anderen dan hen, die krachtens de artikelen 5 5 tot en met 60 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn' niet is toegestaan. Koti stelt dat levering aan gebruikers die hun bevoegdheid ontlenen aan de in art. 53, lid 4 Row 1995 geregelde uitputting ook onder die uitzondering dient te vallen. Voorts is volgens Koti door de levering van het geoctrooieerde voortbrengsel sprake van een impliciete licentie als bedoeld in art. 56 Row Koti stelt verder dat de bedoelde borstelplukken voor haar en haar concurrenten een standaardproduct vormen zodat deze dienen te worden beschouwd als algemeen in de handel verkrijgbare producten als bedoeld in artikel 73, tweede lid, Row Tenslotte betwist Koti dat Van der Wurf c.s. als gevolg van haar activiteiten aanmerkelijke schade heeft geleden. Koti heeft sedert 15 januari 2000 slechts voor een bedrag ad ƒ 2.850, aan vierkante borstelplukken verkocht. Steeds meer klanten wensen vastgelaste borstelplukken in plaats van verwisselbare. 6 Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat, nu het een Nederlands octrooi betreft dat is aangevraagd en verleend na 1 april 1995, ingevolge het bepaalde in artikel 102 Row 1995 het bij en krachtens de Row 1995 bepaalde van toepassing is. Ontvankelijkheid 7 Gelet op het bepaalde in artikel 70 Row 1995 dient L.G. van der Wurf, die geen octrooihouder is, in zijn vorderingen niet-ontvankelijk te worden verklaard, met uitzondering echter van de vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding, tot welke laatste vordering L.G. van der Wurf als licentiehouder tezamen met de octrooihouder bevoegd is. Nieuwheid en inventiviteit 8 Het verweer van Koti, dat de hoofdconclusie van het octrooi bij gebreke van nieuwheid nietig is, komt de President voorshands juist voor. Anders dan namens Van der Wurf c.s. ter zitting is opgemerkt, tonen het Duitse Gebrauchsmuster DE en de Nederlandse terinzagelegging NL naar voorlopig oordeel inderdaad alle kenmerken van de hoofdconclusie van het octrooi, in het bijzonder ook het kenmerk dat elke opneembus is voorzien van een kraag, waartegen de huls aan komt te liggen wanneer deze in de opneembus wordt geschoven. De kraag wordt immers gevormd door de plaat (18) waarmee beweging naar boven van de borstelplukken wordt voorkomen. Voorts tonen genoemde publicaties het kenmerk dat de opneembus op afstand van de kraag is voorzien van een in de opneembus stekend aanslagorgaan dat zorgt voor het opsluiten van de huls in de bus. 9 Het standpunt van Koti, dat de overige conclusies van het octrooi van Van der Wurf inventiviteit missen, acht de President voorshands evenwel niet juist, althans voor wat betreft conclusie 6. Naar voorlopig oordeel heeft de in conclusie 6 voorziene maatregel - waarbij de boring in de opneembus een bij benadering vierkante dwarsdoorsnede bezit en de buitenomtrek van de huls die op het veegorgaan is vastgeklemd eveneens een bij benadering vierkante vorm heeft - immers het technische effect dat beschadiging van het aanslagorgaan door rotatiekrachten wordt voorkomen. Nu namens Koti niet is geadstrueerd waarom het (min of meer) vierkant uitvoeren van opneembus en huls als een voor de hand liggende maatregel zou zijn te beschouwen die aldus inventiviteit mist, bestaat er geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi voor wat betreft de in conclusie 6 voorziene uitvoering een nietigheidsprocedure niet zal overleven. De president acht aannemelijk dat in een nietigheidsprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi weliswaar partieel vernietigd dient te worden, doch dat het stand zal kunnen houden met een hoofdconclusie waarin de maatregel van (thans) conclusie 6 als kenmerk is opgenomen. In het navolgende zal er van worden uitgegaan dat het octrooi aldus moet worden gelezen. Recht van voorgebruik? 10 Het beroep op voorgebruik van de bij benadering vierkante borstelplukken wordt verworpen. Koti heeft zich daarvoor beroepen op een verklaring gedateerd 20 maart 2000 van haar directeur J. van Kouwen, dat sedert van een nieuw systeem gebruik is gemaakt, waarbij bundels staaldraden met ronde of vierkante huizen van onderaf in aan de plaat bevestigde houders gestoken werden en met een bout vastgezet. Op de in die verklaring genoemde werktekening van 20 november 1990 is echter slechts een bundel staaldraden met ronde huls te zien. Ook de verklaring van Hr. Greijmans van Immo Bel & Pol N.V. van 20 maart 2000, gericht aan Koti en in opdracht getekend door L. Greijmans Lintermans, waarin naar dezelfde tekening wordt verwezen en waarin voorts wordt gesteld 'In de periode hebben wij meer van die borstels voor U vervaardigd, zowel met ronde als met vierkante plukken' is te summier en te vaag om een recht van voorgebruik aannemelijk te kunnen achten. Directe dan wel indirecte octrooi-inbreuk? 11 Aangezien gesteld noch gebleken is dat Koti de complete geoctrooieerde borstel (in de zin van de octrooiconclusies) vervaardigt en verhandelt, doch het geschil tussen partijen slechts betrekking heeft op de door Koti voor bezitters van de geoctrooieerde borstel vervaardigde en geleverde, in

13 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M doorsnede (min of meer) vierkante borstelplukken (veegorganen in de zin van het octrooi), kan inderdaad, zoals Koti terecht heeft aangevoerd, niet van directe octrooi-inbreuk worden gesproken. Voor die afzonderlijke veegorganen is immers in de conclusies geen bescherming geclaimd, behoudens in conclusie 8. De beschrijving van het octrooi biedt evenwel geen enkele grondslag voor de octrooieerbaarheid van de veegorganen als zodanig. Wel is naar het voorlopig oordeel van de president van indirecte octrooi-inbreuk sprake: ter zitting is immers gebleken dat vierkante borstelplukken, als door Koti vervaardigd en verhandeld, noodzakelijk zijn voor de toepassing van de hierboven geldig geachte combinatie van de conclusies 1 en 6 en dat die borstelplukken door Koti voor slechts een gering aantal klanten - die over de door Van der Wurf geoctrooieerde borstel beschikken - op bestelling worden gemaakt. Dat Koti weet dat de borstelplukken voor die toepassing geschikt en bestemd zijn is door haar (dan ook) niet betwist. 12 Anders dan Koti meent, moet worden aangenomen dat de tekst van artikel 73, eerste lid, Row 1995 op de bewuste keuze van de wetgever berust om het toestaan van het aanbieden of leveren van wezenlijke bestanddelen van de uitvinding te beperken tot degenen die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn. De bezitter van een geoctrooieerd voortbrengsel die zich op het bepaalde in art. 53 lid 4 Row 1995 kan beroepen is niet 'tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd' in algemene zin, doch is slechts bevoegd de in art. 53 lid 4 Row 1995 genoemde handelingen te verrichten met betrekking tot dat specifieke voorwerp. 13 De door Koti vervaardigd en verhandelde vierkante borstelplukken worden, zoals overwogen, op bestelling speciaal gefabriceerd voor afnemers die over een borstel van Van der Wurf c.s. beschikken en kunnen derhalve niet worden beschouwd als algemeen in de handel verkrijgbare producten. Het leveren door Koti van die borstelplukken aan de bedoelde afnemers is derhalve niet geoorloofd. 14 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering om Koti te verbieden (indirect) inbreuk te maken op de octrooirechten van G.A. van der Wurf in na te melden zin dient te worden toegewezen. Aan het verbod zal een dwangsom worden verbonden. De vordering tot opgave van afnemers en leveranciers zal worden afgewezen aangezien niet gebleken is dat G.A. van der Wurf daarbij voldoende belang heeft. Het gebod tot terughalen (en de afgifte daarvan ter vernietiging) van geleverde borstelplukken zal eveneens worden afgewezen, aangezien aannemelijk is dat die borstelplukken inmiddels door de afnemers zij n ge/verbruikt, zodat G.A. van der Wurf bij die vordering onvoldoende belang heeft. Het gebod tot afgifte ter vernietiging van in voorraad zijnde borstelplukken zal eveneens worden afgewezen, nu het in casu om indirecte inbreuk gaat en zich voor die borstelplukken ook een niet-inbreukmakende toepassing laat denken. Tenslotte zal de vordering van Van der Wurf c.s. tot betaling van een voorschot op schadevergoeding worden afgewezen, aangezien de omvang van de door hen als gevolg van de activiteiten van Koti geleden schade nog onzeker is en onvoldoende aanleiding bestaat om daar thans door toewijzing van een voorschot op vooruit te lopen. 15 Koti zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. i6(...) Beslissing De President: verklaart L.G. van der Wurf in zijn vorderingen nietontvankelijk voor zover die niet betrekking hebben op (een voorschot op) schadevergoeding; verbiedt Koti om direct of indirect inbreuk te maken op de octrooirechten van G.A. van der Wurf zoals die voortvloeien uit het Nederlands octrooinummer , meer in het bijzonder om borstelplukken met een bij benadering vierkante dwarsdoorsnede (als ten processe bedoeld) aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in Nederland of de Nederlandse Antillen; bepaalt dat Koti een dwangsom zal verbeuren van ƒ 5.000,- voor iedere dag dat, dan wel, naar keuze van G.A. van der Wurf, van ƒ 1.000,- voor iedere borstelpluk waarmee Koti dit verbod mocht overtreden; veroordeelt Koti in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Van der Wurf begroot op ƒ 2.058,15, waarvan ƒ400,- aan griffierecht en ƒ108,15 aan dagvaardingskosten; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (...) wijst af 'het meer of anders gevorderde. Enz.

14 I N D U S T R I Ë L E G E N D O M 16 A P R I L Nr. 21 Gerechtshof te Amsterdam, 9 juli 1998 (agrarische gastank) Mrs. P.C. Kop, D.H.M. Peeperkorn en J. de Boer Art. 13 A, lid ia BMW Wanneer gassen, zoals hier, als merkproducten worden verhandeld (aan consumenten), is Primagaz voor het onderscheiden van de van haar afkomstige gassen in belangrijke mate aangewezen op het aanbrengen van haar merk op de houders (de enkele 'verpakking'). In het bijzonder komen de tankauto waarmee het gas wordt afgeleverd en de tank waarin het gas bij de afnemer wordt opgeslagen, in aanmerkingom doormiddel van haar merk PRIMAGAZ duidelijk te maken dat het hier gaat om van haar, de merkhouder, afkomstige waar. HetHof komt dus, met de president, tothetoordeel datvan derneut, door de van de merken van Primagaz voorziene tank bij Van Schie te vullen met niet van Primagaz afkomstig propaan, in het economisch verkeer gebruik maakt van de merken van Primagaz voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven. Art.6:i62BW Nu Van derneut door zijn besproken activiteiten de merken van Primagaz gebruikt, heeftprimagaz hetrechtzich tegen dat gebruik te verzetten. Niet kan worden gezegd dat zij, doordat metterdaad te doen, haar merkrecht op een oneigenlijke wijze uitoefent. Tegen die achtergrond is niet aannemelijk geworden dat het door Van der Neut gelaakte exclusieve afnamebeding zelfstandige, en in het bijzondereen concurrentievervalsende, betekenis heeft. Art. 85, lid 1 EG (oud) Het beding komt niet voor in overeenkomsten die worden gesloten tussen ondernemingen, als bedoeld in artikel 85 lid 1 EG-Verdrag. Primagaz sluit deze overeenkomsten niet met wederverkopers maar met consumenten, eindgebruikers. LeendertCornelis van der Neut h.o.d.n. 'Neutrol' te Groenekan, appellant, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. R.J.A.M. Strater, advocaten mr. EM. Bus en mr. M.O. Meulenbelt te Utrecht, tegen 1 Primagaz Nederland BV te Zuthpen, 2 Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz SA te Parijs, Frankrijk, geïntimeerden, incidenteel appellanten, procureur voorheen mr. R.J.G. Abeln en thans mr. P.C.J. Twaalfhoven, advocaten mr. L. Hamaker en mr. F.O.W. Vogelaar te Zutphen. [a President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 15 mei 1997 (mr. H. J. Schepen) hier niet opgenomen. Red.] b Het hof, enz. 3 De feiten 3.1 In rechtsoverweging 2 heeft de president onder (a) tot en met (k) vastgesteld welke feiten niet in geschil zijn. 3.2 Grief 1 van Van der Neut richt zich tegen de vaststelling onder (d) die van der Neut niet volledig en voor een deel ook niet juist acht. In het navolgende zal met dit bezwaar van Van der Neut rekening worden gehouden. 3.3 Onder verwijzing naar de desbetreffende vaststellingen door de president - en deze enigszins aanvullend met wat tevens is komen vast te staan - vat het hof allereerst samen om welke feiten het in deze zaak vooral gaat. i S.A. Primagaz is de houder van het woordmerk PRIMA GAZ en van het beeldmerk, als door de president onder (a) beschreven, voor onder meer vloeibare gassen. Primagaz B. V. is als licentiehouder gerechtigd tot het gebruik van deze merken in Nederland. ii Primagaz brengt hier te lande vloeibare gassen in de handel, onder meer in stalen gastanks die zijn voorzien van de hiervoor onder i bedoelde merken. iii Deze tanks worden door Primagaz geplaatst bij (veelal agrarische) bedrijven en woonhuizen die niet zijn aangesloten op het openbare aardgasnet. De tanks blijven eigendom van Primagaz en worden door haar aan de gebruiker verhuurd. Deze sluit daartoe met Primagaz een overeenkomst. iv Primagaz heeft blijkens een op 12 september 1995 gedateerde 'Primagaz-overeenkomst van tankhuur en gasverkoop' een tank van 3000 liter, bestemd voor de opslag van vloeibaar propaangas, geplaatst bij zekere Van Schie te Almere. v Uit de door Primagaz overgelegde, door Van der Neut niet betwiste, foto's blijkt dat de tank is geplaatst op het terrein van een agrarisch bedrijf. De tank is wit van kleur en voorzien van de hiervoor onder i bedoelde merken (te weten het beeldmerk, een vierkant in rood en blauw doorsneden door een als een kromme lijn uitgevoerde diagonaal, gevolgd door het woordmerk PRIMAGAZ). vi Van der Neut heeft een bedrijf dat huisbrandolie, petroleum, dieselolie, benzine, tankgas, smeerolie en vetten verkoopt in Midden-Nederland. vii In het kader van de uitoefening van dit bedrijf heeft Van der Neut de hiervoor onder v beschreven tank gevuld met door Van Schie bij hem besteld propaan, dat niet van Primagaz afkomstig is. Van der Neut heeft dit, merkloos, propaan bij Van Schie met een tankauto afgeleverd door het uit die tankauto over te pompen naar de onder v omschreven opslagtank. 4 Beoordeling 4.1 In het principaal appèl gaat het in de eerste plaats om de vraag of Van der Neut door te handelen als hiervoor in 3.3 onder vii beschreven, heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid aanhef en onder (a) BMW en aldus inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Primagaz. Deze vordert op die grond dat Van der Neut wordt veroordeeld zich te onthouden van het (doen) vullen van tanks, eigendom van Primagaz, die zijn voorzien van haar merken en die in huur zijn geplaatst bij haar afnemers. 4.2 De president heeft deze vordering toegewezen. Daartoe heeft hij het handelen van Van der Neut getoetst aan het antwoord van het Benelux-Gerechtshof op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad. In zij n arrest van 20 december 1993 (Shell/Walhout-de Visser), NJ 194,637 (nt. D.W.F.V., zie ook BIE 1994,45, nt. J.H.S.) heeft het Benelux-Gerechtshof voor recht verklaard: Van 'gebruik' van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid, aanhef en onder 1 BMW (hof: zoals dat artikel tot 1 januari 1996 heeft geluid), is sprake wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking - welke is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk- of licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht - zonder toestemming van de merk- of licentie-

15 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M houder vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merk- of licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert. 4.3 De aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vraag betrof het, ongeautoriseerd, navullen van door de merkhouder gevulde, van zijn merk voorziene en in het verkeer gebrachte gasflesjes met niet van die merkhouder afkomstig gas, in een situatie dat derden die gasflesjes aan de 'navuiler' ter vulling aanboden. 4.4 Op grond van het hiervoor in 4.2 geciteerde antwoord van het Benelux-Gerechtshof op de vraag wat het gebruik van eens anders merk in die situatie inhoudt, heeft de president ook het vullen door Van der Neut van de vaste, van het merk PRIMAGAZ voorziene, tank op het erf van Van Schie, als gebruik van het merk van Primagaz opgevat. 4.5 In de grieven 2 en 3 betoogt Van der Neut dat de uitleg die het Benelux-Gerechtshof aan het begrip 'gebruik' heeft gegeven niet van toepassing is op zijn activiteiten omdat de onderhavige situatie verschilt van die in het door het Benelux-Gerechtshof beoordeelde geval. 4.6 Van der Neut stelt in de eerste plaats dat hij zich niet heeft bediend van het merk van Primagaz. Hij heeft geen propaan verhandeld onder het merk PRIMAGAZ dan wel propaan in een verpakking die van dat merk was voorzien. Hij heeft eenvoudig zijn eigen product, waarvan de herkomst voor een ieder duidelijk was - op zijn tankauto staat met grote letters 'Neutrol' - in de gastank van Van Schie gepompt. 4.7 Voorts is er, aldus nog steeds Van der Neut, ook dit verschil, dat Primagaz een lege gastank bij Van Schie heeft geplaatst en deze eerst later met haar gas heeft gevuld, terwijl het in het door het Benelux-Gerechtshof berechte geval ging om door de merkhouder oorspronkelijk in gevulde staat (dus vol) in het verkeer gebrachte tankjes. Van der Neut beschouwt dit verschil tussen beide situaties als wezenlijk. Primagaz heeft, zo stelt hij, een product (de lege tank) in het verkeer gebracht dat dienst kan doen als verpakking van waren van (ook) anderen dan Primagaz. Door dat te doen is het merkrecht van Primagaz - naar het hof begrijpt: voor wat betreft het merk op het onderhavige exemplaar (deze tank) - uitgeput. 4.8 En tenslotte betoogt Van der Neut dat in dit geval bij derden geen verwarring kan ontstaan over de herkomst van het aan Van Schie geleverde gas. De gastank op het erf van Van Schie is immers verbonden met zijn huis en bedrijf; derden kunnen het gas niet gebruiken. 4.9 Met deze stellingen miskent Van der Neut dat hij door (merkloos) propaan af te leveren bij Van Schie door diens, van het merk PRIMAGAZ voorziene, tank te vullen, een economische activiteit verricht die overeenstemt met die van degene die een hem aangeboden, leeg, van een merk voorzien gasflesje navult. In beide gevallen wordt waar (propaan of een ander gas), waarvoor het merk is ingeschreven, verhandeld met behulp van een tank met dat merk terwijl die waar (propaan) niet van de merkhouder afkomstig is Daarbij moet in aanmerking worden genomen, in de eerste plaats, dat het hier gaat om waren (vloeibare gassen) die worden verhandeld en gebruikt (verbruikt) door ze op de een of andere manier op te slaan in houders. Voorts, dat het verhandelen van deze gassen voor bedrijfsmatig of huiselijk (groot)verbruik gebeurt door aflevering bij de afnemer, die de gassen dan op zijn beurt in een eigen houder opslaat om ze daaruit te verbruiken Dit brengt mee dat, wanneer de gassen, zoals hier, als merkproducten worden verhandeld (aan consumenten), Primagaz voor het onderscheiden van de van haar afkomstige gassen in belangrijke mate is aangewezen op het aanbrengen van haar merk op die houders (de 'verpakking'). In het bijzonder komen de tankauto waarmee het gas wordt afgeleverd en de tank waarin het gas bij de afnemer wordt opgeslagen, in aanmerking om door middel van haar merk PRIMAGAZ duidelijk te maken dat het hier gaat om van haar, de merkhouder, afkomstige waar Het hof komt dus, met de president, tot het oordeel dat Van der Neut, door de van de merken van Primagaz voorziene tank bij Van Schie te vullen met niet van Primagaz afkomstig propaan, in het economisch verkeer gebruik maakt van de merken van Primagaz voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven Dit vormt, anders dan Van der Neut stelt, niet een uitbreiding van het begrip 'gebruik' in artikel 13 A, lid 1 aanhef en onder (a) BMW, buiten de grenzen die het Benelux- Gerechtshof in het hiervoor in 4.2 genoemde arrest heeft getrokken Voor de vraag of Van der Neut de merken van Primagaz gebruikt in de zin van artikel 13 A, lid 1 onder (a) BMW is niet van belang of door zijn activiteit bij derden verwarring kan ontstaan over de herkomst van het gas Het recht van Primagaz om zich te verzetten tegen het gebruik door Van der Neut van haar merken voor de door hem aan Van Schie geleverde, niet van haar, Primagaz, afkomstige propaan, is niet uitgeput doordat zij een van haar merken voorziene tank bij Van Schie heeft geplaatst Uit wat hiervoor is overwogen, volgt dat de grieven 2 en 3 falen. Wat Van der Neut verder ter ondersteuning van deze grieven heeft aangevoerd leidt, ook voor zover niet besproken, niet tot een ander oordeel Grief 4 richt zich tegen overweging 4.8 van het vonnis waarvan beroep, waarin de president overweegt over het gevaar van navullen, als door Van der Neut, en over het (bewijs)risico dat daaraan voor Primagaz is verbonden. Deze overweging draagt de aangevallen beslissing niet en kan dus, ook als zij zou slagen, niet leiden tot vernietiging van het vonnis. Derhalve behoeft zij geen bespreking Grieven 5 en 6 klagen dat de president het beroep van Van der Neut op artikel 85 lid 1 van het EG-Verdrag niet heeft gehonoreerd De in deze grieven besloten stelling dat Primagaz deelneemt aan een marktverdelingskartel waarin zij uit hoofde van met andere marktleiders afgestemde feitelijke gedragingen haar afnemers een exclusief afnamebeding oplegt, waardoor de Nederlandse markt voor propaangas wordt afgeschermd tegen vrije mededinging, heeft Van der Neut bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep prijs gegeven. Zijn advocaat heeft meegedeeld dat Van der Neut deze stelling niet langer handhaaft omdat hij zodanige feitelijk afgestemd gedrag niet aannemelijk kan maken Naar deze advocaat bij die gelegenheid heeft verduidelijkt, houden de onderhavige grieven in dat Primagaz haar merkrecht op een oneigenlijke wijze uitoefent, immers met behulp van dat merkrecht en 'geflankeerd' door het exclusieve afnamebeding in haar contracten met afnemers, tracht het gebruik van de tank te monopoliseren, in die zin dat zij

16 LAD I N D U S T R I Ë L E G E N D O M 16 A P R I L tracht te verhinderen dat in die tank ander, niet van haar afkomstig propaan, wordt opgeslagen. Deze wijze van optreden is, aldus Van der Neut, in strijd met artikel 85, lid 1 EG-verdrag omdat het ertoe strekt en tengevolge heeft dat de mededinging bij de handel in vloeibare gassen wordt verhinderd althans beperkt en aldus de handel tussen de lidstaten ongunstig kan worden beïnvloed De feitelijke juistheid van deze stelling is door Primagaz in meerdere opzichten gemotiveerd bestreden. In het debat van partijen heeft Van der Neut deze stelling niet voldoende feitelijk onderbouwd om haar voorshands aannemelijk te achten Maar wat daarvan zij, nu Van der Neut door zijn besproken activiteiten de merken van Primagaz gebruikt, heeft Primagaz het recht zich tegen dat gebruik te verzetten. Niet kan worden gezegd dat zij, door dat metterdaad te doen, haar merkrecht op een oneigenlijke wijze uitoefent Tegen die achtergrond is niet aannemelijk geworden dat het door Van der Neut gelaakte exclusieve afnamebeding zelfstandige, en in het bijzonder een concurrentie vervalsende, betekenis heeft En tenslotte komt het beding niet voor in overeenkomsten die worden gesloten tussen ondernemingen, als bedoeld in artikel 85 lid 1 EG-Verdrag. Primagaz sluit deze overeenkomsten niet met wederverkopers maar met consumenten, eindgebruikers De grieven 5 en 6 treffen geen doel Omdat geen van de grieven in het principaal appèl succes heeft, kan het vonnis van de president in stand blijven In haar incidentele grief klaagt Primagaz dat de president het handelen van Van der Neut, afgezien van de inbreuk op haar merkrechten, niet onrechtmatig heeft geoordeeld. De grief strekt niet tot vernietiging van de beslissing van de president en van de door deze uitgesproken veroordelingen van Van der Neut Derhalve heeft Primagaz geen belang bij deze grief, althans heeft zij haar belang niet voldoende aannemelijk gemaakt. Het hof zal haar dan ook niet in dit incidenteel appèl ontvangen. 5 Slotsom 5.1 In het principaal appèl heeft het hof grief 1 in zij n beoordeling betrokken. Grieven 2,3,5 en 6 falen. Grief 4 behoeft geen bespreking. 5.2 Primagaz zal niet worden ontvangen in haar incidenteel appèl. 5.3 Wat de kosten betreft, dient Van der Neut, nu hij in het ongelijk is gesteld, de kosten van het principaal appèl te dragen en Primagaz die van het incidentele appèl. Dit laatste heeft zij zonder (voldoende) belang ingesteld maar Van der Neut heeft zich daartegen wel moeten verweren. 5.4 Dit leidt tot de volgende beslissing. 6Beslissing Het hof: 6.1 bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, 6.2 verklaart Primagaz niet-ontvankelijk in het incidenteel appèl, 6.3 veroordeelt Van der Neut in de kosten van het principaal appèl, tot aan het wijzen van dit arrest begroot op ƒ 5.540,-, 6.4 veroordeelt Primagaz in de kosten van het incidenteel appèl, tot aan het wijzen van dit arrest begroot op ƒ 2.550,-. Enz. Nr. 22 Gerechtshof te Amsterdam, 27 augustus 1998 (Sixt/Budget I) Mrs. A. Boekwinkel, H.A.G. Splinter-van Kan en E.H.Hondius Art. 13A, lid 1 BMW De uitvoering van het door Sixt Nederland gehanteerde logo stemt, behoudens de inhoud van de naam (Sixt), volledigovereen met de uitvoering van het door Budget gehanteerde logo, met name ten aanzien van het lettertype, de oranje streep en het gebruik van de aanduiding 'rent a car' in kleine lettertjes rond het logo. De omstandigheid dat Sixt Nederland in plaats van twee oranje strepen slechts één oranje streep gebruikt, doet aan de overeenstemmende totaalindruk niet af, en evenmin het verschil in achtergrondkleuren van de logo's. Het is Sixt Nederland wel toegestaan met gebruikmaking van de naam Sixt hier te lande het autoverhuurbedrijf te blijven uitoefenen. Art. 11 BMW Pres.: niet is gebleken dat Budget, door Sixt Duitsland toestemming te geven een logo te hanteren dat, afgezien van de naam, volledig met het hare overeenstemde, aan Sixt Duitsland eveneens toestemming heeft verleend een dergelijk logo door haar dochtermaatschappijen in andere landen dan Duitsland (zoals Sixt Nederland) zelfstandig te laten gebruiken. Art. 1 Aw De logo's van Budget bezitten, gelet op (onder meer) de karakteristieke combinatie van lettertype en in het oog springende oranje strepen voldoende oorspronkelijkheid om voor bescherming als werk in de zin van de Auteurswet in aanmerking te komen. Art. 13 Aw Het logo van Sixt dient te worden beschouwd als een nabootsing in gewijzigde vorm van de logo's van Budget. Het neemt zo weinig afstand van die logo's dat van een nieuw oorspronkelijk werk van Sixt Nederland niet kan worden gesproken. Sixt BV te Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer, appellante tevens incidenteel gein timeerde, procureur mr. H.K. Garvelink, advocaat mr. R. J. Vies te Amsterdam, tegen 1 Holland Car Leasing BV te Hoofddorp, 2 Budget Rent A Car Corporation, geïntimeerden tevens incidenteel appellanten, procureur mr. P. Heidinga, advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam. a Pres. Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 1 mei 1998 (mr.j.w. du Pon) In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan: a Budget is een mondiaal opererend bedrijf dat zich bezighoudt met de verhuur van motorvoertuigen. Sedert 1969 opereert zij tevens in Nederland.

17 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E b Holland Car is thans licentiehoudster van Budget, en heeft als zodanig in Nederland het alleenrecht om het verhuursysteem van Budget te exploiteren en daartoe onder meelde merken en de huisstijl van Budget exclusief te gebruiken. c De huisstijl van Budget heeft gedurende enige tientallen jaren hierin bestaan, dat zij een logo hanteerde waarvan de navolgende eigenschappen als kenmerkend kunnen worden aangemerkt: - het gebruik van het woord 'Budget' in een kenmerkend lettertype; - het gebruik van een tweetal oranje gekleurde strepen onder danwei aan weerszijden van het woord 'Budget'; - het - meestal - gebruiken van een aanduiding van de aard van het bedrijf van Budget (zoals: 'rent a car', 'truck rental', 'autoverhuur') in kleine lettertjes onder dan wel in het logo. d Voorbeelden van door Budget gehanteerde logo's worden hieronder weergegeven, waarbij alle streepmotieven oranje gekleurd zijn [slechts één van deze logo's is hieronder in kleur weergegeven. Red.]: e Budget heeft ter verkrijgen van merkenrechtelijke bescherming van voormeld logo in de loop der jaren diverse merkdepots verricht. f Vanaf het jaar 1977 bestond er in Duitsland een samenwerkingsverband tussen Budget en Sixt Autovermietung GmbH (hierna ook: Sixt Duitsland), evenals Budget een al langer bestaande onderneming op het gebied van autoverhuur. In mei 1983 heeft Budget met Sixt Duitsland een licentieovereenkomst gesloten, waarna er tussen deze bedrijven een intensieve samenwerking is ontstaan op de Duitse markt voor autoverhuur. g Die samenwerking hield - en houdt nog steeds - onder meer in een gezamenlijke presentatie van beide bedrijven in Duitsland door gebruikmaking van een gezamenlijk logo, dat hieronder in een tweetal verschijningsvormen wordt weergegeven [slechts één verschijningsvorm is hieronder in kleur weegegeven. Red.]: h In het jaar 1997 zijn tussen Sixt Duitsland en Budget problemen gerezen, welke er toe hebben geleid dat Budget bij brief van 14 april 1997 de licentieovereenkomst met Sixt Duitsland heeft opgezegd. Omtrent de vraag of die opzeg- E I G E N D O M ging rechtsgeldig heeft plaatsgevonden loopt in Duitsland een bodemprocedure; in afwachting van de uitkomst daarvan wordt de overeenkomst onverminderd door beide partijen uitgevoerd. i In januari 1998 is een dochteronderneming van Sixt Duitsland, de thans gedaagde Sixt Nederland B.V., te Schiphol waar ook Budget een vestiging heeft - een autoverhuurbedrijf gestart. Directeur van Budget is de heer Van Leeuwen Boomkamp, een voormalig directeur van Holland Car. j Zowel op haar balie te Schiphol als op haar auto's en in haar overige uitingsvormen maakt Sixt Nederland gebruik van een logo dat er als volgt uitziet, waarbij de onder de naam 'Sixt Nederland' voorkomende streep oranje is gekleurd: éêëêèfcfëb rent a car Sixt 2.i De vorderingen de grondslag daarvan Eiseressen vorderen, zakelijk weergegeven, gedaagde te bevelen: 1 om direct na betekening van het te wijzen vonnis elk inbreukmakend gebruik van het merk 'Budget', zoals onder meer gedeponeerd en ingeschreven op 6 januari 1987 onder depotnummer bij het Benelux Merkenbureau; gedeponeerd en ingeschreven op 4 augustus 1994 onder depotnummer bij het Benelux Merkenbureau, gedeponeerd op 21 oktober 1996 bij het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt onder depotnummers , respectievelijk 3764; evenals gedeponeerd op }j april 1998 onder nummers , respectievelijk bij het Benelux Merkenbureau, waaronder - maar niet beperkt tot het gebruik van met het merk overeenstemmende beeldelementen op de in het fundamentum van de dagvaarding omschreven wijze, en van ieder anderszins met het merk 'Budget' overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, 2 om direct na betekening van het te wijzen vonnis elk onrechtmatig aanhaken bij het merk 'Budget' te staken en gestaakt te houden en daartoe onder meer de beeldelementen, waaronder streep-motief, kleurstelling en vermelding van de slogan 'rent a car' om en/of nabij het door gedaagde gebruikte teken te wijzigen, 3 om direct na betekening van het te wijzen vonnis elk onrechtmatig gebruik van de naam 'Sixt' te staken en gestaakt te houden, dan wel anderszins te refereren aan of een relatie - direct of indirect - te leggen met het merk 'Budget', 4 om binnen 2 dagen na betekening van het te wijzen vonnis schriftelijk - onder overlegging van bewijsstukken - aan de advocaat van eiseressen opgave te doen van het aantal verspreide publicaties en andere uitingen waarin het teken 'Sixt' is gebruikt, 5 om binnen 2 dagen na betekening van het te wijzen vonnis de verspreide publicaties en andere uitingen te verwijderen - dan wel zonodig terug te roepen - waarin de naam

18 130 BIJ BI AD I N D U S T B I ÊLE E I G E N D O M 1 6 A P R I L 'Sixt', al dan niet tezamen met de gewraakte beeld- get en Sixt Duitsland (te weten: dat gedeelte waarin de naam elementen, voorkomt en tezamen met de bij gedaagde aan- 'Sixt' voorkomt) buiten Duitsland en wel in Nederland zonwezige publicaties en/of andere uitingen aan de advocaat der toestemming van Budget te gaan gebruiken voor een van eiseressen in bewaring afte geven totdat omtrent de be- bedrijf dat met Budget geen licentieovereenkomst heeft, stemming hiervan in en bodemprocedure dan wel bij over- doch integendeel met Budget concurreert. eenkomst tussen partijen onherroepelijk is beslist, 6 zulks op straffe van een dwangsom van ƒ ,- per 3.4 Alvorens op die vraag nader in te gaan kan aanstonds overtreding of voor iedere dag dat gedaagde in strijd met de worden vastgesteld dat de uitvoering van het door Sixt Nesub 1 tot en met 5 genoemde bevelen handelt, derland gehanteerde logo inderdaad - behoudens de in- 7 Gedaagde te veroordelen tot vergoeding van buiten- houd van de naam - volledig overeenstemt met de uitvoegerechtelijke kosten ad ƒ 5.000,-, ring van het door Budget gehanteerde logo, met name ten 8 Gedaagde te veroordelen tot een voorschot op de schade- aanzien van het lettertype, de oranje streep en het gebruik vergoeding ad ƒ ,-. van de aanduiding 'rent a car' in kleine lettertjes rond het logo. Dat Sixt Nederland in plaats van twee oranje strepen slechts één oranje streep gebruikt, doet aan de overeenstemmende totaalindruk niet af. 3.5 Daarmede staat de merkinbreuk door Sixt Nederland vast, hetgeen niet als een opzienbarende conclusie kan worden beschouwd, nu het logo van Sixt Duitsland, waarvan het logo van Sixt Nederland is afgeleid, als het ware uit het logo van Budget is geboren. Eiseressen gronden deze vorderingen, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, op de volgende stellingen: Het door Sixt Nederland gehanteerde logo, als weergegeven onder 2.1 sub j, stemt zodanig overeen met het logo van Budget, dat er sprake is van merkinbreuk, inbreuk op het auteursrecht van Budget en ook overigens onrechtmatig handelen nu Sixt Nederland zich schuldig maakt aan het plegen van oneerlijke concurrentie. Het gebruik door Sixt Nederland van een met het logo van Budget overeenstemmend logo leidt immers tot verwarring bij het daarvoor in aanmerking komende publiek waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidingsvermogen en de reputatie van Budget en zij schade lijdt. Sixt Nederland zal dat gebruik dan ook moeten staken. De verwarring zal evenwel, aldus Budget, niet uitsluitend kunnen worden tegengegaan door het wegnemen van de overeenstemmende onderscheidende beeldelementen. De goodwill van het merk van Budget is immers gaandeweg vervat geraakt in de naam 'Sixt'. Door verder gebruik van die naam zal Sixt Nederland dan ook onrechtmatig profiteren van de goodwill van Budget, zodat aan Sixt Nederland tevens verboden dient te worden die naam nog langer te gebruiken. 2.3 Het verweer Gedaagde heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd. Hierop zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan. 3 Beoordeling van het geschil 3.1 Ten aanzien van de door Budget gestelde merkinbreuk stelt de president ter voldoening aan het bepaalde in art. 37 BMW allereerst zijn bevoegdheid vast op grond van de vestigingsplaats van Sixt Nederland. 3.2 Zoals uit het onder 2.1 sub g weergegeven logo rechtstreeks volgt, en ook uit de overigens ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden voldoende is komen vast te staan, heeft de samenwerking tussen Budget en Sixt Duitsland er kennelijk toe geleid dat Sixt Duitsland zich van een logo is gaan bedienen dat geheel is afgeleid van het reeds tevoren door Budget gehanteerde logo. Dat de logo's van Budget en Sixt Duitsland - ook in merkenrechtelijke en auteursrechtelijke zin - behalve voor wat betreft de naam volledig op elkaar aansluiten is dan ook evident. 3.3 Waar het in het onderhavige geschil kennelijk in de eerste plaats om gaat is, of het een dochteronderneming van Sixt Duitsland vrijstond om een logo dat in feite neerkomt op een afgesplitst deel van het gezamenlijke logo van Bud- 3.6 Thans ingaande op de in r.o. 3.3 geformuleerde vraag komt aan de orde of Budget gerechtigd is zich tegen de in de vorige rechtsoverweging vastgestelde merkinbreuk te verzetten. Dat is, voorlopig oordelend, inderdaad het geval. Ten processe is immers niet gebleken dat Budget, door Sixt Duitsland toestemming te geven een logo te hanteren dat, afgezien van de naam, volledig met het hare overeenstemde, aan Sixt Duitsland eveneens toestemming heeft verleend een dergelijk logo door haar dochtermaatschappijen in andere landen dan Duitsland zelfstandig te laten gebruiken. Al evenmin zijn andere feiten of omstandigheden gebleken op grond waarvan Budget het gebruik van dat logo door een haar beconcurrerende dochter van Sixt Duitsland hier te lande zou moeten dulden. 3.7 Onweersproken is gebleven dat het optreden van Sixt Nederland te Schiphol tot verwarring heeft geleid bij personen die auto's wensen te huren, en die zich hebben gewend tot de vestiging van Budget terwijl zij meenden met Sixt Nederland van doen te hebben en omgekeerd. Dat die verwarring zich kennelijk voornamelijk voordoet bij personen van Duitse origine, betekent, anders dan Sixt Nederland kennelijk heeft bedoeld te betogen, nog niet dat het hanteren van het onder 2.1 sub j weergegeven logo daar niet toe kan hebben bijgedragen. 3.8 Het vorenstaande voert tot de slotsom dat Budget, wegens de mogelijkheid van het ontstaan van verwarring en bij gebreke van door haar aan Sixt Nederland gegeven toestemming terzake, zich in elk geval kan verzetten tegen het gebruik door Sixt Nederland van het gewraakte logo, hetgeen leidt tot toewijzing van de vorderingen onder 1 en 2 in voege als na te melden. 3.9 Voor wat betreft de vordering van Budget welke er toe strekt dat het Sixt Nederland niet langer zal zijn toegestaan hier te lande gebruik te maken van de naam 'Sixt' voor het uitoefenen van het autoverhuurbedrijf geldt het volgende Nu Sixt Nederland de desbetreffende stellingen van Budget niet of nauwelijks heeft betwist, kan er van worden uitgegaan dat er inderdaad sprake van is dat door de samenwerkingsvorm van Budget en Sixt Duitsland, mede

19 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M tot uitdrukking komend in het onder 2.1 sub g weergegeven logo, de goodwill van Budget in meer of mindere mate is geïncorporeerd in de naam 'Sixt', en dat het effect daarvan zich ook in het buitenland zal doen gelden indien een dochtermaatschappij van Sixt Duitsland daar met gebruikmaking van de naam 'Sixt' een autoverhuurbedrijf vestigt Anders dan Budget heeft betoogd, brengt het optreden van een dergelijk effect nog niet met zich dat Budget kan verlangen dat Sixt Duitsland danwei haar dochtermaatschappijen zich in het buitenland onthouden van het gebruik van de naam 'Sixt'. Het gaat immers om een effect dat zodanig het rechtstreeks en te verwachten gevolg was van een samenwerking welke - naar Sixt Nederland onbetwist heeft gesteld - ook voor Budget zeer profijtelijk is geweest en nog is, dat Budget dat effect heeft te dulden, nu gesteld nog gebleken is dat Sixt Duitsland zich jegens Budget contractueel heeft verbonden in landen waar geen licentieovereenkomst met Budget bestaat af te zien van het gebruik van haar naam voor het uitoefenen van het autoverhuurbedrijf. Dit brengt met zich dat de vordering van Budget, zoals onder 2.2 sub 3 weergegeven, niet toewijsbaar is Voor toewijzing van het overigens door Budget gevorderde is evenmin aanleiding. Hetgeen Budget heeft gesteld omtrent door haar ten gevolge van de door Sixt Nederland gepleegde merkinbreuk geleden schade en gemaakte buitengerechtelijke kosten is te onbepaald om, in afwachting van de uitslag van een mogelijk aan te spannen bodemprocedure, reeds thans enig voorschot toe te kennen danwei anderszins ordenende maatregelen te treffen. Conclusies 3.13 In verband met de vastgestelde merkinbreuk zullen jegens Sixt Nederland verboden worden uitgesproken, waarbij aan Sixt Nederland een ruimere termijn dan gevorderd zal worden verleend om haar bedrijfsvoering aan die verboden aan te passen, terwijl de mede gevraagde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Het zal Sixt Nederland echter toegestaan blijven om, met inachtneming van hetgeen omtrent de merkinbreuk is beslist, met gebruikmaking van de naam 'Sixt' hier te lande het autoverhuurbedrijf te blijven uitoefenen (-) 3.15 Partijen zijn over en weer in het ongelijk gesteld op punten, welke tegenover elkaar van zodanig gewicht zijn dat er aanleiding is de kosten van deze procedure tussen hen te compenseren. 4 Beslissing De president: 4.1 Verbiedt gedaagde om na verloop van vier weken na betekening van dit vonnis: 1 Elk inbreukmakend gebruik van het merk 'Budget', zoals onder meer gedeponeerd en ingeschreven op 6 januari 1987 onder depotnummer bij het Benelux Merkenbureau; gedeponeerd en ingeschreven op 4 augustus 1994 onder depotnummer bij het Benelux Merkenbureau; gedeponeerd op 21 oktober 1996 bij het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt onder depotnummers , respectievelijk ; evenals gedeponeerd op 7 april 1998 onder nummers , respectievelijk bij het Benelux Merkenbureau, en van ieder anderszins met het merk 'Budget' overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, 2 Elk onrechtmatig aanhaken bij het merk 'Budget' te staken en gestaakt te houden; 4.2 Beveelt gedaagde om de door haar in strijd met de rechten van Budget gebruikte beeldelementen, waaronder lettertype, streep-motief, kleurstelling en vermelding van de slogan 'rent a car' dan wel enige soortgelijke aanduiding van de aard van haar bedrijf in kleine lettertjes om en/of nabij het door gedaagde gebruikte teken te wijzigen; 4.3 Bepaalt dat gedaagde ten behoeve van eiseressen een dwangsom van ƒ ,- verbeurt per overtreding van elk van de hiervoor genoemde verboden/bevelen of voor iedere dag dat gedaagde in strijd daarmede handelt, tot een maximum van ƒ ,-; 4-4U) 4.5 Compenseert de kosten tussen partijen aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; 4.6 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 4.7 Wijst af 'het meer of anders gevorderde. Enz. b Het Hof, enz. 4 Beoordeling in het principaal appel 4.1 Met grief I wordt aangevoerd dat de president bij zijn opsomming van de vaststaande feiten niet volledig is geweest in de beschrijving van de daar vermelde - en in zwartwit afgebeelde - logo's, met name nu - aldus Sixt Nederland - de achtergrondkleuren bij de betrokken merken verschillen. Tevens is de president - aldus Sixt - onvolledig geweest door niet het nieuwe logo van Budget, dat wel in het dictum wordt vermeld, bij de andere logo's in het vonnis op te nemen. Deze grief is ongegrond, omdat de president niet gehouden was in zijn vonnis een uitputtende beschrijving van de betrokken logo's op te nemen en evenmin om (ook) het bedoelde nieuwe logo van Budget te beschrijven en/of af te beelden. Van zowel genoemde achtergrondkleuren als het bedoelde nieuwe logo van Budget zal overigens hierna nog sprake zijn. 4.2 In de overwegingen 3.4 en 3.5 van zijn vonnis heeft de president - zakelijk samengevat - overwogen dat de uitvoering van het door Sixt Nederland gehanteerde logo (dat in het vonnis onder 2.1 sub j is afgebeeld) inderdaad - behoudens de inhoud van de naam - volledig overeenstemt met de uitvoering van het door Budget gehanteerde logo (waarvan in het vonnis onder 2.1 sub d voorbeelden zijn afgebeeld), met name ten aanzien van het lettertype, de oranje streep en het gebruik van de aanduiding 'rent a car' in kleine lettertjes rond het logo, alsmede dat de omstandigheid dat Sixt Nederland in plaats van twee oranje strepen slechts één oranje streep gebruikt, aan de overeenstemmende totaalindruk niet afdoet, waarmee - aldus de president - de door Budget gestelde merkinbreuk door Sixt Nederland vast staat. 4.3 Tegen die slotsom richten zich de grieven II en IV, maar tevergeefs. Gelet op de vaststaande, door Budget verrichte merkdepots en de omstandigheid dat gesteld noch aannemelijk is geworden dat het recht van Budget op een of meer

20 1 3 2 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L van de betrokken merken door tijdsverloop of anderszins zou zijn vervallen, verenigt het hof zich met de conclusie van de president en de daartoe gebezigde motivering. De achtergrondkleuren van de Budgetlogo's (wit en donkerblauw, of wit en zwart) respectievelijk die van voormeld Sixt-logo (wit; bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep is tevens nog een Sixt-logo met zwarte achtergrond getoond), doen aan die conclusie niet af, aangezien het nu juist het oranje streepgebruik in combinatie met het identieke lettertype en het gebruik van de aanduiding 'rent a car', in kleine lettertjes op de wijze als voormeld zijn, die de overeenstemmende totaalindruk vestigen. Dat dit Sixt-logo - zoals de president onder 3.2 en 3.3 heeft overwogen - in feite neerkomt op een afgesplitst deel van het gezamenlijke logo van Budget en Sixt Duitsland (te weten dat gedeelte waarin de naam 'Sixt' voorkomt) is door Sixt Nederland onvoldoende gemotiveerd bestreden en springt overigens direct als aannemelijk in het oog wanneer de betrokken logo's onderling worden vergeleken. 4.4 De president heeft vervolgens de vraag of Budget zich tegen de vastgestelde merkinbreuk kan verzetten, in de overwegingen 3.6 tot en met 3.8 van zijn vonnis positief beantwoord. Tegen die conclusie en de gronden waarop zij berust, richten zich de grieven V tot en met VII. Daaromtrent wordt het volgende overwogen. 4.5 In rechtsoverweging 3.6 heeft de president- onder meer - overwogen dat niet is gebleken dat Budget, door Sixt Duitsland toestemming te geven een logo te hanteren dat, afgezien van de naam, volledig met het hare overeenstemde, aan Sixt Duitsland eveneens toestemming heeft verleend een dergelijk logo door haar dochtermaatschappijen in andere landen dan Duitsland (zoals Sixt Nederland) zelfstandig te laten gebruiken. Met grief V bestrijdt Sixt Nederland dit, doch slechts door er op te wijzen dat het Sixt-logo geen van een Budget-logo afgeleid dan wel daarmee overeenstemmend logo betreft. Die opvatting werd hiervoor onder 4.3 onjuist bevonden, hetgeen meebrengt dat de juistheid van het oordeel van de president in rechtsoverweging 3.6 daarmee niet is weerlegd. Ook overigens is dat niet geschied. Grief V faalt dus. 4.6 In rechtsoverweging 3.7 heeft de president overwogen dat onweersproken is gebleven dat het optreden van Sixt Nederland te Schiphol - waarmee de president kennelijk doelt op hetgeen in het vonnis onder 2.1 sub j is vastgesteld - tot verwarring heeft geleid bij personen die auto's wensen te huren, en die zich hebben gewend tot de vestiging van Budget terwijl zij meenden met Sixt Nederland van doen te hebben, en omgekeerd. In hoger beroep is dit evenmin (voldoende) weersproken, zodat ook het hof daarvan uitgaat. Volgens Sixt Nederland - in de toelichting op grief VII - is de verwarring die zich heeft voorgedaan en zich zou kunnen voordoen, uitsluitend te wijten aan het feit dat de desbetreffende klanten, die op Schiphol een auto willen huren, de combinatie Sixt en Budget uit hun eigen land (Duitsland) kennen en kennelijk niet aan hen is duidelijk gemaakt dat in andere landen Sixt en Budget concurrenten zijn en wie van de twee zij in het buitenland zouden moeten hebben. Daarbij ziet Sixt Nederland evenwel over het hoofd dat zij die verwarring niet zo veel mogelijk voorkomt maar - naar aannemelijk is - juist in de hand werkt door zich te bedienen van een logo dat van een gemeenschappelijk logo van Budget en Sixt Duitsland is afgeleid en dat geschikt is om bij het publiek op Schiphol hetgeen zich niet tot Duits publiek behoeft te beperken de onjuiste indruk te doen postvatten dat Budget en Sixt ook in Nederland gezamenlijk optrekken. Weliswaar is juist dat Budget inmiddels een ook door haar gedeponeetd nieuw logo heeft ontwikkeld dat er duidelijk anders uitziet dan haar voormelde eerdere logo's en met welk nieuw logo Budget zich ook op Schiphol presenteert, maat dat betekent niet - anders dan Sixt Nederland kennelijk meent - dat aan genoemd verwarringsgevaar niet (meer) zo zwaar behoeft te worden getild. Daargelaten dat - zoals al werd overwogen - de merkrechten van Budget op de eerdere logo's niet zijn vervallen, is tegenover de betwisting door Budget onvoldoende aannemelijk geworden dat de eerdere logo's van Budget in Nederland (en daarbuiten) niet of nauwelijks meer worden gebruikt. Daarenboven geldt nog dat aannemelijk is dat de beelden van de eerdere, als 'huisstijl' vele tientallen j aren gebruikte, logo's van Budget in de herinnering van het publiek nog geruime tijd zullen blijven hangen. Grief VII faalt dus. 4.7 Gelet op het voorgaande heeft de president - in rechtsoverweging met juistheid beslist dat Budget zich kan verzetten tegen het gebruik door Sixt Nederland van het gewraakte logo, en dat de vorderingen van Budget onder 1 en 2 dienen te worden toegewezen als in het dictum van het vonnis vermeld, overigens met inachtneming van hetgeen hierna daaromtrent nog zal worden overwogen. Anders dan Sixt Nederland in de toelichting op grief VI en ook met grief IX heeft verdedigd, leidt een belangenafweging tussen partijen niet tot een ander, voor Sixt Nederland gunstiger, oordeel. Dat Sixt Nederland, zoals zij betoogt, als gevolg van toewij zing van de door Budget gevraagde, ingrij pende voorzieningen haar 'huisstijl' zal moeten wijzigen met alle schadelijke gevolgen voor haar van dien, vloeit voort uit de omstandigheid dat zij - naar bleek - door haar handelwijze inbreuk maakt op de merkrechten van Budget en laatstgenoemde schade berokkent. Dat Budget elk redelijk belang bij de gevraagde voorzieningen zou ontberen omdat haar 'oude' logo's niet of nauwelijks meer zouden worden gebruikt, is - zoals uit het onder 4.6. overwogene volgt - onjuist. Mede nu niet aan te nemen valt dat Sixt Nederland - die in januari 1998 haar autoverhuurbedrijf is gestart- niet kon voorzien dat Budget haar merkrechten tegenover haar zou geldend maken, brengt de omstandigheid dat Sixt Nederland eerst op 31 maart 1998 door Budget in kort geding is gedagvaard niet mee dat - gelet op de voor Budget met de merkinbreuk gemoeide belangen - deswege van het treffen van de door de president gegeven voorzieningen - wegens onvoldoende spoedeisendheid of anderszins - had moeten worden afgezien. Mede gelet op de omstandigheid dat het voor Sixt Nederland om slechts één vestiging gaat, namelijk te Schiphol, moet de door de president gestelde termijn van vier weken toereikend worden geacht om aan het gegeven verbod te voldoen. Omstandigheden die een ruimere termijn zouden rechtvaardigen - zoals Sixt Nederland heeft bepleit - zijn onvoldoende aannemelijk geworden. De grieven VI en IX falen dus evenzeer.

21 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M Met grief III wordt betoogd dat Sixt Nederland door het gebruik van haar logo geen inbreuk op auteursrecht pleegt tegenover Budget. Hieromtrent wordt het volgende overwogen. Het hof is van oordeel dat de logo's van Budget - zoals in het vonnis van de president onder 2.1 sub d afgebeeld en ter zitting in kleur getoond - gelet op (onder meer) de karakteristieke combinatie van lettertype en in het oog springende oranje strepen voldoende oorspronkelijkheid bezitten om voor bescherming als werk in de zin van de Auteurswet in aanmerking te komen. Bij gebreke van enige aanwijzing voor het tegendeel moet worden aangenomen dat Budget de auteusrechthebbende is. Gelet voorts op hetgeen hiervoor onder 4.3 omtrent het beeld van het Sixt logo werd overwogen, moet de slotsom zijn dat dit logo dient te worden beschouwd als een nabootsing in gewijzigde vorm van de zojuist genoemde logo's van Budget. Ook in het licht van de onder 4.3 genoemde omstandigheden neemt het Sixt logo zo weinig afstand van bedoelde Budget-logo's, dat van een nieuw oorspronkelijk werk van Sixt Nederland niet kan worden gesproken. Door de hantering van haar logo pleegt Sixt Nederland dus (ook) auteursrechtinbreuk tegenover Budget, waartegen Budget zich kan verzetten. Grief III faalt dus. 4.9 Met grief VIII heeft Sixt Nederland nog naar voren gebracht dat Budget door het onderhavige kort geding misbruik maakt van haar (machts)positie in Nederland door zonder echt belang - daar Sixt Nederland een nieuw, niet gelijkluidend logo hanteert - Sixt Nederland te doen verbieden haar logo te gebruiken. Nu uit het voorgaande volgt dat reeds hetgeen aan het gestelde machtsmisbruik ten grondslag wordt gelegd niet j uist is, dient deze grief te worden verworpen Uit het voorgaande volgt tevens dat Sixt Nederland zich er niet met recht over kan beklagen dat de president de kosten van de eerste aanleg tussen partijen heeft gecompenseerd, hetgeen meebrengt dat ook grief X faalt. Voor nadere bewijslevering als door Sixt Nederland aangeboden is in dit kort geding geen plaats. in het incidenteel appel 4.11 In het vonnis waarvan beroep heeft de president op de gronden als vermeld onder 3.11 geoordeeld dat de vordering van Budget die er toe strekt dat het Sixt Nederland niet langer zal zijn toegestaan in Nederland gebruik te maken van de naam Sixt voor het uitoefenen van het autoverhuurbedrijf, moet worden afgewezen. Met grief I wordt dat oordeel bestreden, maar tevergeefs, aangezien het hof de desbetreffende overwegingen van de president onderschrijft. Weliswaar heeft Budget bij pleidooi in hoger beroep (pleitnota punt 35) aangevoerd dat er haars inziens 'meer aan de hand' is hetgeen het voeren van de naam Sixt in Nederland door Sixt Nederland (toch) onrechtmatig tegenover Budget maakt - Budget stelt dat Sixt Duitsland zich in Duitsland aan onrechtmatige, gedragingen tegenover Budget heeft schuldig gemaakt waarvan Sixt Nederland profiteert, hetgeen 'nawerkt' in het voeren van de naam Sixt in Nederland -, doch tegenover de betwisting door Sixt Nederland zijn die gestelde onrechtmatige gedragingen en de mogelijke betekenis daarvan voor de situatie in Nederland onvoldoende aannemelijk geworden. Dit kort geding leent zich ook niet voor een nader onderzoek daarnaar Grief II, die voorwaardelijk was voorgedragen, behoeft - gelet op hetgeen hiervoor onder 4.9 werd overwogen - geen behandeling meer Grief III is gegrond, nu de president in het dictum onder kennelijk abusievelijk - heeft nagelaten om een termijn te bepalen waarbinnen Sixt Nederland aan het daar omschreven bevel moet hebben voldaan. In overeenstemming met hetgeen in genoemd dictum onder 4.1 ten aanzien van het daar gegeven verbod is bepaald, zal het hof die termijn bepalen op vier weken na de betekening van dit arrest Gelet op de uitslag van het geding in eerste aanleg - waarbij het hof tevens nog in aanmerking heeft genomen hetgeen de president onder 3.12 heeft overwogen, waartegen door Budget geen grief is gericht - heeft de president terecht aanleiding gevonden om de kosten tussen partijen te compenseren op de wijze zoals hij dat heeft gedaan. Grief IV faalt dan ook. 5 Slotsom 5.1 In het principaal appel falen de grieven. Sixt Nederland zal als in het ongelijk gesteld in de kosten van dat appel worden verwezen. 5.2 In het incidenteel appel slaagt grief III, hetgeen leidt tot de hierna te geven beslissing. Daarbij is mede in aanmerking genomen hetgeen hiervoor onder 4.9 werd overwogen, alsmede de aanvulling door Budget van haar eis in hoger beroep. De grieven I en IV in dit appel falen, terwijl grief II geen behandeling behoeft. In dit appel vindt het hof aanleiding om de proceskosten te compenseren als hierna te vermelden. 6 Beslissing Het hof: in het principaal appel: verwerpt het beroep; veroordeelt Sixt Nederland in de kosten van dit beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Budget begroot op /5-54o»-; in het incidenteel appel: vernietigt het vonnis waarvan beroep, maar uitsluitend voor zover daarbij a in het dictum onder 4.2 geen termijn is gesteld waarbinnen Sixt Nederland aan het daar gegeven bevel zal hebben te voldoen, en bepaalt - in zoverre opnieuw rechtdoende - alsnog dat Sixt Nederland aan dat bevel gevolg zal moeten geven uiterlijk na verloop van vier weken na betekening van dit arrest; b de navolgende veroordeling achterwege is gebleven, en in zoverre opnieuw rechtdoende: beveelt Sixt Nederland om uiterlijk na verloop van vier weken na de betekening van dit arrest elke verveelvoudiging en openbaarmaking van de in rechtsoverweging 4.8 van dit arrest genoemde Budget-logo's, in het bijzonder het verveelvoudigen en het openbaar maken van het Sixt logo in de Benelux, te staken en gestaakt te houden, zulks op verbeurte

22 1 3 4 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L van een (gemaximeerde) dwangsom als in het vonnis waarvan beroep onder 4.3. bepaald; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor al het overige; wijst het in hoger beroep meer of anders gevorderde af; compenseert de kosten van dit beroep tussen partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt; in beide appellen: verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr. 23 Gerechtshof te 's-gravenhage, 2 juli 1998 (Psychologisch Adviesbureau Deen/Deen & Partners) Mrs. J. J. Brinkhof, E. J. van Sandick en M.V. Wellinck-Volmer Art.5B.nw Nu Deen BV feitelijk haar onderneming onder dezelfde handelsnaam nogsteeds voert, zij het thans in het kader van een v.o.f. samen en met instemmingvan haar medevennoot, kan zij als rechthebbende op die (ten opzichte van Erik Deen's oudere) naam en daarmee als belanghebbende bij een vordering ex artikel 5 Handelsnaamwet worden aangemerkt. Hierbij maakt geen verschil dat Deen BV thans tevens de naam 'Deen Holding' voert. Bij een beoordeling van het verwarringsgevaar moeten de beide namen in hun geheel worden bezien. Door de combinatie van de volledige voor- en achternaam 'Erik Deen' en 'Outplacement' wordt ten opzichte van het relevante publiek het accent op de naam 'Deen' voldoende verminderd om het, nog bij 'E. Deen & Partners' bestaande, verwarringsgevaar weg te nemen. Dit klemt te meer, nu het betreffende publiek, gezien de aard van beide ondernemingen, niet het grote, oppervlakkige, publiek is. Nu het bij 'Deen' geen zeer uitzonderlijke naam betreft acht het Hof met de president het verwarringsgevaar door voornoemde wijziging voldoende weggenomen. Dat in gidsen op het gebied waarop partijen werkzaam zijn, de achternaam 'Deen' thans slechts in de namen van partijen voorkomt, kan hieraan niet afdoen. Afgezien van de gemotiveerde betwistingdoordeenbv, neemt de stelling, dat, teneinde de nodige geloofwaardigheid te behouden, werving en selectie enerzijds en outplacement anderzijds niet door dezelfde consultants behandeld worden en dat er in Nederland betrekkelijk weinig bureaus zijn die zich met beide bezighouden, niet weg dat de beide activiteiten naar hun aard zo met elkaar verwant zijn, dat het gevaar aannemelijk is dat het betreffende publiek door de overeenstemming tussen de handelsnamen denkt dat zij door aan elkaar gelieerde ondernemingen worden uitgeoefend. Dat het in de praktijk daadwerkelijk voorkomt dat activiteiten als werving en selectie enerzijds en outplacement anderzijds zijn ondergebracht in aparte, maar gelieerde ondernemingen, blijkt uit de situatie bij Content. De president heeft terecht de overeenkomende feitelijke omvang van het handelsgebied van de ondernemingen van partijen, ook buiten de plaats van hun vestiging, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar van groter gewicht geacht dan de verschillende plaats van vestiging. Art.i3A,lidibBMW Veronderstellenderwijs aannemende dat bij het publiek verwarring tussen het merk 'Deen' en de handelsnaam 'Erik Deen Outplacement' kan ontstaan, kan Erik Deen naar het voorlopig oordeel van het hof zich beroepen op een geldige reden als bedoeld in voormeld artikel om in zijn handelsnaam zijn geslachtsnaam te voeren, nu ErikDeen zijn onderneming reeds vóór het merkdepot aanduidde met een handelsnaam waarvan zijn geslachtsnaam een bestanddeel was en daarin door de wijziging van de handelsnaam geen verandering is gekomen. Art. 13A, lid 1,2 BMW (oud) Pres.: Tussen de handelsnaam 'Erik Deen Outplacement' - bezien in zijn totaliteit - en het merk 'Deen' bestaat niet een zodanige gelijkenis in visueel, auditief of begripsmatigopzicht, datreeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij degene die met de eerstbedoelde handelsnaam geconfronteerd wordt associaties worden gewekt met het merk. In de voorgestelde handelsnaam nemen zowel het onderdeel 'Erik' als 'Outplacement' een zo prominente plaats in, dat niet gevreesd behoeft te worden dat de tevens daarin voorkomende geslachtsnaam 'Deen' associaties zal oproepen met het merk van Deen BV. Daarbij valt te bedenken dat het publiek het onderdeel 'Deen' als geslachtsnaam zal onderkennen, hetgeen, in combinatie met de toevoegingvan de voornaam 'Erik' in de naam van Erik Deen de door Deen BV gevreesde associatie nog minder waarschijnlijk maakt. Psychologisch Adviesbureau Deen B. V. te Rotterdam, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. H. A. Groen, en Herx Beheer BV te Rotterdam, gevoegde partij aan de zijde van appellante, procureur mr. E.J. Daalder, advocaat mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam, tegen Erik Louis Deen te Leiden, geïntimeerde, incidenteel appellant, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. T. Overdijk te Amsterdam. a President Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 29 mei 1995 (mr. E.J. Numann) De feiten in conventie en in reconventie 1 Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 17 mei 1995 staat het navolgende tussen partijen vast: a De onderneming van eiseres in conventie, verweerster in reconventie (hierna te noemen Deen BV), is in 1937 opgericht door de heer L. Deen, de vader van gedaagde in conventie, eiser in reconventie (hierna te noemen Erik Deen). b De onderneming van L. Deen is in 1971 ondergebracht in een besloten vennootschap, waarvan de statutaire en de handelsnaam luidde: Psychologisch Adviesbureau L. Deen BV. Sedert 1993 wordt de onderneming gedreven door Deen BV; de letter 'L.' was reeds eerder uit de handelsnaam verdwenen. In het Handelsregister is als bedrijfsomschrijving van Deen BV opgenomen: 'het uitoefenen van een adviespraktijk op het gebied van de bedrijfspsychologie en bedrijfsorganisatie, school- en beroepskeuze, het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en het verlenen van arbeidsbemiddeling; het oprichten van - het deelnemen in - en het voeren van directie over andere vennootschappen; het beleggen in vermogens waarden, alles in de ruimste zin'. c Volgens het Handelsregister is sedert 16 augustus 1993 voorts ingeschreven de nevenvestiging van Deen BV, geheten 'Deen Personeel Planning, Uitzendorganisatie', met als bedrijfsomschrijving 'het ter beschikking stellen van arbeidskrachten op middelbaar en hoger niveau'.

23 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M d Erik Deen is in het verleden bij Deen BV werkzaam geweest; in 1985 is de vennootschap overgenomen door G.P. Hazelzet, die het bureau sindsdien leidt. e Op 24 januari 1995 heeft Herx Beheer BV, die alle aandelen van Deen BV houdt en waarvan genoemde Hazelzet eveneens directeur is, bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk 'DEEN' gedeponeerd voor verschillende waren en diensten, waaronder: 'het uitoefenen van een adviespraktijk op het terrein van de bedrijfspsychologie en bedrijfsorganisatie; het ter beschikking stellen van arbeidskrachten; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; werving en selectie van personeel; loopbaanbegeleiding en -advisering; outplacement; het verrichten van psychologische onderzoeken. f Erik Deen was vennoot van de op 20 juli 1993 opgerichte v.o.f. E. Deen & Partners (ED&P), gevestigd te Leiden. Blijkens het overgelegde uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland van 23 januari 1995 houdt deze v.o.f. zich bezig met 'het verrichten van psychologische diensten gericht op het begeleiden van werkzoekenden, zodat deze een nieuwe werkkring kunnen vinden, het uitoefenen van een adviespraktijk op het terrein van de psychologie, het adviseren van bedrijven m.b.t. personeelszaken.' De v.o.f. is intussen ontbonden; Erik Deen heeft de onderneming als eenmanszaak voortgezet. De vorderingen in conventie en in reconventie, de gronden daarvoor en het verweer 2 Deen BV vordert in conventie Erik Deen: a te verbieden om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis 1 de naam DEEN als onderdeel van de handelsnaam van de door hem gedreven onderneming te voeren; en/of 2 op enigerlei wijze inbreuk te maken op het merk DEEN van Deen BV b te bevelen om, binnen één week na betekening van dit vonnis, in het weekblad Intermediair en in een circulaire, aan haar relaties de navolgende mededeling te doen: Op last van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's- Gravenhage delen wij hierbij mede dat wij vanaf heden de naam DEEN niet meer ter aanduiding van onze onderneming mogen gebruiken wegens de daardoor ontstane verwarring met het Psychologisch Adviesbureau Deen BV te Rotterdam; c te veroordelen tot betaling van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere dag dat hij het hierboven onder a bedoelde verbod overtreedt, of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan het hierboven onder b bedoelde bevel te voldoen. 3 Deen BV voert daartoe het volgende aan: Deen BV en Erik Deen verrichten activiteiten die elkaar grotendeels overlappen, hetgeen onder meer blijkt uit de bedrijfsomschrijvingen in het Handelsregister en de brochures van de beide ondernemingen. Beide hebben als kernactiviteit het geven van psychologisch advies, c.q. het verrichten van psychologisch onderzoek. Voorts houden beide zich bezig, met het 'krijgen van de juiste man op de juiste plaats', zij het dat Erik Deen daarbij spreekt van outplacement en Deen BV van loopbaanplanning. Beide ondernemingen opereren op dezelfde markt en richten zich in die markt op zowel particulieren als werkgevers. Het merendeel van het publiek dat met beide ondernemingen in aanraking komt zal de activiteiten van beide Denen dan ook als soortgelijk en in ieder geval complementair beschouwen. Kenmerkend bestanddeel van de handelsnaam van beide ondernemingen is de weinig voorkomende familienaam DEEN. Deze naam blijft in het geheugen van het publiek hangen. Met het oog op het feit dat de activiteiten en het geografisch werkterrein van Deen BV en Erik Deen elkaar grotendeels overlappen, is er sprake van een verwarringwekkende gelijkenis waartegen Deen BV zich op grond van artikel 5 van de Handelsnaam kan verzetten. Er bestaat grote kans dat het publiek de onderneming van Erik Deen zal verwarren met die van Deen BV en in ieder geval een band zal veronderstellen tussen de beide ondernemingen. Dit gevaar bestaat temeer nu Deen BV sedert tientallen jaren grote bekendheid geniet in de branche. Nu Deen BV de familienaam DEEN reeds sinds 1937 in haar handelsnaam voert - dus lang voordat Erik Deen zich voor het eerst van de naam DEEN ter aanduiding van zijn bureau bediende - dient Erik Deen zijn handelsnaam te wijzigen. Het voorvoegsel 'E.' doet aan dit verwarringsgevaar niet af omdat het onderscheidende onderdeel van de handelsnamen DEEN is en het voorts het gevaar niet wegneemt dat het publiek de indruk kan krijgen dat de ondernemingen met elkaar gelieerd zijn. Erik Deen maakt voorts, door het gebruik van de naam DEEN ter onderscheiding van de door hem gedreven onderneming, inbreuk op het woordmerk DEEN waarop Deen BV krachtens het eerdergenoemde Benelux-depot de uitsluitende rechten heeft. Het merk van Deen BV dreigt te verwateren door het ongeoorloofde gebruik ervan door ErikDeen. Deen BV dreigt voorts handelsdebiet te verliezen. Erik Deen heeft voorts geen geldige reden voor het gebruik van de familienaam omdat er geen noodzaak is om juist de familienaam te gebruiken als handelsnaam. 4 Erik Deen voert hiertegen het volgende aan: Erik Deen handelt door het gebruik van de naam Deen ter aanduiding van de door hem gedreven onderneming niet in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet. Er is in deze namelijk geen sprake van verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen, aangezien: a de namen van partijen duidelijk van elkaar verschillen, door de afwijkende voor- en achtervoegsels die Erik Deen gebruikt. De handelsnaam van eiseres luidt 'Psychologisch Adviesbureau Deen BV' en er wordt geen verkorte versie van de naamgevoerd. De handelsnaam van Erik Deen is E. Deen & Partners. Er bestaan talloze bedrijven met de naam 'Deen' in hun handelsnaam. Het element 'Deen' is dan ook niet erg onderscheidend. Alleen op grond hiervan zou de vordering al moeten stranden. b de vestigingsplaatsen van partijen verschillend zijn. Weliswaar opereren beide partijen landelijk, maar dit neemt niet weg dat voor de vraag of er verwarringsgevaar is enige betekenis toekomt aan de vestigingsplaats van partijen. c de activiteiten van partijen geheel verschillend zijn. Deen BV is in de eerste plaats een psychologisch testbureau, waar dagelijks tientallen mensen worden getest. Werving en selectie is slechts een nevenactiviteit. Het bureau staat bekend als een bureau voor het psychologisch testen van mensen.

24 1 3 6 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L De activiteiten van Erik Deen richten zich daarentegen op outplacement en carrière-advisering. Weliswaar kan psychologische opvang, begeleiding en onderzoek daarvan incidenteel deel uitmaken, maar dit staat bij Erik Deen dan ook geheel in dat kader, bijvoorbeeld bij gen kandidaat die een jaar begeleid is. Erik Deen houdt zich niet bezig met werving en selectie. Outplacement en carrière-advisering enerzijds en werving en selectie anderzijds moeten duidelijk worden onderscheiden. Het verschil tussen deze activiteiten is bekend bij het relevante (en overwegend professionele) publiek. d ondernemingen zich op een verschillend publiek richten. Onder het publiek van Deen BV vallen opdrachtgevers aan werkgeverskant bij bedrijfsleven en overheidsinstanties. Erik Deen daarentegen richt zich op werkzoekenden. Er is overigens ook geen enkele aan wij zing van reeds opgetreden verwarring, hetgeen - gemeten over een periode van anderhalf jaar - indicatief is voor het verwarringsgevaar. Er is al helemaal geen sprake van het mislopen van inkomsten en opdrachten door Deen BV ten gevolge van het bestaan van het bureau van Erik Deen. Er is in casu geen sprake van merkinbreuk, aangezien: primair: Deen BV geen merkinschrijving heeft, c.q. geen inschrijving waaraan zij rechten kan ontlenen. Deen BV heeft een inschrijving overgelegd ten namen van Herx Beheer BV, die echter geen partij in dit geding is. Er blijkt ook niet van een licentie die aan derden kan worden tegengeworpen. subsidiair, indien er al sprake is van een depot door Deen BV, c.q. een depot waaraan Deen BV rechten kan ontlenen, dit depot te kwader trouw is gedaan, voorzover het diensten betreft waarvan Deen BV wist dat deze reeds door Erik Deen worden verleend. meer subsidiair: sprake is van voorgebruik in de zin van artikel 13A aanhef en onder 2 van de Beneluxmerkenwet (BMW). Erik Deen gebruikt de naam Deen als sinds juli 1993 en kan derhalve worden aangemerkt als voorgebruiker te goeder trouw. Dit is een geldige reden in de zin van artikel 13A2BMW. meer subsidiair: geen sprake is van schade in de zin van artikel 13A aanhef en onder 2 BMW. Gelet op het veel voorkomen van de naam Deen, het verschil tussen het merk van Deen BV en de handelsnaam van Erik Deen, alsmede het feit dat Deen BV haar merk steeds gebruikt in combinatie met de woorden 'Psychologisch Adviesbureau', valt niet in te zien welke schade zij lijdt ten gevolge van het bestaan van een ander bureau, in een ander marktsegment, dat eveneens de naam Deen gebruikt als onderdeel van haar handelsnaam. De gevorderde rectificatie tenslotte gaat veel te ver. Niet valt in te zien welk belang daarmee gediend zou worden. 5 Voor het geval hem in conventie zou worden bevolen zijn handelsnaam te wijzigen vordert Erik Deen in - derhalve voorwaardelijke - reconventie: Primair: Deen BV te bevelen te gehengen en te gedogen dat Erik Deen zijn handelsnaam wijzigt in 'E. Deen Outplacement' en dat hij deze handelsnaam blijft voeren totdat over de toelaatbaarheid daarvan bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing in een bodemprocedure is beslist; Subsidiair: Deen BV te bevelen te gehengen en te gedogen dat Erik Deen zijn handelsnaam wijzigt in 'Erik Deen Outplacement' en dat hij deze handelsnaam blijft voeren totdat over de toelaatbaarheid daarvan bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing in een bodemprocedure is beslist. Beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie 6 De kern van het geschil tussen partijen is of de door Erik Deen gevoerde handelsnaam, dan wel de door hem voorgestelde varianten, slechts in zo geringe mate van die van Deen BV afwijken dat zij ErikDeen ingevolge art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) kan verbieden een van die namen te voeren. Het standpunt van Deen BV houdt meer in het bijzonder in dat het Erik Deen niet vrijstaat een handelsnaam voor zijn onderneming te voeren waarin de naam 'Deen' voorkomt. 7 Voorop staat dat de enkele omstandigheid dat men zijn geslachtsnaam als handelsnaam bezigt niet in de weg behoeft te staan aan het oordeel dat die naam in strijd met het verbod van art. 5 Hnw gevoerd wordt. Voorts geldt als uitgangspunt dat bij de beoordeling van de vraag, of sprake is van het in art. 5 Hnw bedoelde verwarringsgevaar, de handelsnamen - i.c. derhalve die van Deen BV enerzijds en de gevoerde en voorgestelde handelsnamen van Erik Deen anderzijds - met elkaar moeten worden vergeleken als geheel, in hun totaalvormen, waarin zij overkomen op het publiek waartoe partijen zich bij de uitoefening van hun ondernemingen richten. De criteria die bij die vergelijking in aanmerking behoren te worden genomen, zijn (onder meer) de mate van gelijkenis van beide handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de plaats van hun vestiging. 8 Met betrekking tot de aard van de ondernemingen is het volgende komen vast te staan: Deen BV heeft zich traditioneel voornamelijk bezig gehouden met werving en selectie van personeel. De laatste jaren heeft zij haar activiteiten uitgebreid en omvatten deze ook loopbaanplanning. Over die activiteiten zegt zij in haar brochure het volgende: Beroepen ontstaan en verdwijnen, opleidingen scholing proberen gelijke tred te houden. Om te voldoen aan de veranderde eisen die beroepsuitoefeningenwerkomgevingstellen,wordthet aanpassingsvermogen zwaar beproefd. ( ) Hoe te bepalen waar iemands interesse ligt, welke intellectuele mogelijkheden of reserves zijn aan te boren, heeft iemand aanlegen/ofpersoonlijkheidstructuurvandespecialistofall-rounder, de staf-of lijnfunctionaris; welke specifieke vaardigheden of beperkingen worden er gevonden? Dit alles te ontdekken, in beeld te brengen, mogelijkheden te onderzoeken, en passende training en opleiding te vinden eist vaak professionele begeleiding. (...) de basis voor een doelmatige loopbaan planning is een inventarisatie van iemands aanleg, capaciteiten en belangstelling. Het psychologisch onderzoek verzamelt gegevens en wijst op ontwikkelingsmogelijkheden, onderwijs, scholingen training. Erik Deen houdt zich bezig met outplacement. Over zijn activiteiten zegt hij in zijn brochure: Zeker is dat ontwikkelingen steeds sneller gaan: kennis raakt eerder verouderd, functies verdwijnen of veranderen sterk van inhoud. De concurrentie zit ook niet stil. Aan de medewerkers worden hogere eisen gesteld. U moet het menselijk kapitaal in uw organisatie optimaal inzetten. (...) soms is een psychologisch onderzoek voldoende. (...) vaker zal het nodigzijn dat de betrokkene een uitvoeriger traject doorloopt waarin de vragen gesteld worden: wie ben ik, wat wil ik,

25 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M wat zijn mijn mogelijkheden, waar ligt mijn markten hoe ga ik daar naar toe. Adviesbureau E. Deen & Partners heeft een (...) couselingsmethode ontwikkeld om iedere manager of medewerker op een optimale wijze in zijn/haar loopbaan te begeleiden. Erik Deen stelt dat de activiteiten van beide ondernemingen duidelijk van elkaar moeten worden onderscheiden, aangezien Deen BV haar diensten verleent aan werkgevers (die vacatures hebben te vervullen), hij daarentegen aan werknemers. Het moge juist zijn dat de kernactiviteiten 'werving en selectie' enerzijds en 'outplacement' anderzijds gericht zijn op aldus van elkaar te onderscheiden categoriën van doelgroepen, dat neemt niet weg dat die activiteiten zozeer in eikaars verlengde liggen dat zij zeer wel door aan elkander gelieerde ondernemingen kunnen worden uitgeoefend. Bovendien is aannemelijk dat ook Deen BV zich sedert geruime tijd tevens beweegt op het gebied van de dienstverlening aan werknemers in het kader van loopbaanplanning, zoals uit de bovenstaande omschrijving blijkt. 9 De plaats van vestiging van de beide ondernemingen is, naar de letter beschouwd, verschillend, nu Deen BV is gevestigd te Rotterdam en Erik Deen is gevestigd te Leiden. In deze zin is echter de plaats van vestiging minder van belang, daar het gaat om de feitelijke omvang van het handelsgebied der ondernemingen, ook buiten hun plaats van vestiging. Vaststaat dat beider handelsdebiet zich uitstrekt over heel Nederland. 10 Bovenstaande leidt tot de voorlopige conclusie dat zowel de aard van de beide ondernemingen als hun werkingssfeer elkaar in zodanige mate overlappen dat de mogelijkheid van verwarring bij het publiek reëel is, indien hun handelsnamen niet voldoende van elkaar afwijken. Tegen deze achtergrond dienen de beide handelsnamen van partijen te worden bezien. Van deze handelsnamen is het onderdeel DEEN het meest kenmerkende deel. De omstandigheid dat Deen een (niet zeer uitzonderlijke) geslachtsnaam is, heeft naar voorlopig oordeel tot gevolg dat mag worden verwacht dat het publiek zich ervan bewust is dat het enkele voorkomen van de naam Deen in de handelsnamen van twee ondernemingen, er geenszins op behoeft te wijzen dat die ondernemingen met elkaar gelieerd zijn. Onder deze omstandigheden kan Deen BV aan de Handelsnaamwet niet de aanspraak ontlenen dat Erik Deen zich onthoudt van ieder gebruik van de naam Deen, mits de door hem gevoerde handelsnaam in voldoende mate van die van Deen BV afwijkt. Voorshands wordt geoordeeld dat dit met de naam 'E. Deen & Partners' onvoldoende het geval is - ook al is niet aannemelijk geworden dat van daadwerkelijke verwarring tot dusverre sprake is geweest -, doch dat aan het voornoemde vereiste wel zou zijn voldaan indien Erik Deen zijn handelsnaam, zoals door hem voorgesteld, zou wijzigen in 'ERIK DEEN OUTPLACEMENT'. De duidelijke vermelding van een voornaam en de toevoeging van het beperkte werkterrein - een en ander in afwijking van de handelsnaam van Deen BV - zullen in voldoende mate het gevaar voor verwarring bij het publiek wegnemen. 11 Vervolgens dient te worden bezien of Deen BV zich tegen het gebruik van deze, naar de maatstaven van de Handelsnaamwet toelaatbaar te achten handelsnaam kan verzetten op grond van haar aan de in r.o. 1 onder e bedoelde merkrecht. Daartoe komt slechts een beroep op art. 13A onder 2 BMW in aanmerking, aangezien gesteld noch gebleken is dat Erik Deen zijn handelsnaam mede ter onderscheiding van de door hem te verlenen diensten aanwendt. 12 Ook indien wordt voorbijgegaan aan het feit dat het merkdepot niet ten name van Deen BV is verricht en zij als licentienemer de bevoegdheid mist in rechte een verbod op het gebruik van het merk te vorderen, alsmede de stelling van Erik Deen in het midden wordt gelaten dat het depot te kwader trouw in de zin van art. 4 onder 6 BMW is verricht, wordt voorshands geoordeeld dat de in r.o. 11 bedoelde vraag ontkennend moet worden beantwoord. 13 Bij de vergelijking tussen het merk en de handelsnaam dient immers in aanmerking te worden genomen dat als merk slechts is gedeponeerd het woord 'DEEN', zonder de toevoeging 'Psychologisch Adviesbureau', welke aanduidingeen zeker onderscheidend vermogen heef t. Deze woorden behoren, gelet op het bepaalde in art. 12A BMW, derhalve buiten beschouwing te blijven bij de beantwoording van de overeenstemmingsvraag, zodat ter beoordeling staat of tussen de handelsnaam 'ERIK DEEN OUTPLACEMENT' - bezien in zijn totaliteit - en het merk 'DEEN' een zodanige gelijkenis in visueel, auditief of begripsmatig opzicht bestaat dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij degene die met de eerstbedoelde handelsnaam geconfronteerd wordt associaties worden gewekt met het merk. Voorshands wordt geoordeeld dat dat niet het geval is. In de voorgestelde handelsnaam nemen zowel het onderdeel 'Erik' als 'Ouplacement' een zo prominente plaats in, dat niet gevreesd behoeft te worden dat de tevens daarin voorkomende geslachtsnaam 'Deen' associaties zal oproepen met het merk van Deen BV. Daarbij valt te bedenken dat het publiek het onderdeel 'Deen' als geslachtsnaam zal onderkennen, hetgeen, in combinatie met de toevoeging van de voornaam 'Erik' in de naam van Erik Deen de door Deen BV gevreesde associatie nog minder waarschijnlijk maakt. 14 Al het vorenstaande leidt tot de slotsom dat Erik Deen het gebruik van zijn huidige handelsnaam moet worden verboden, doch dat hem bij wijze van voorziening bij voorraad kan worden toegestaan de subsidiair voorgestelde handelsnaam 'ERIK DEEN OUTPLACEMENT' te voeren. Hem zal daartoe enig respijt worden gegund. Onder deze omstandigheden bestaat er geen aanleiding Erik Deen te bevelen mededelingen aan het publiek te doen als door Deen BV gevorderd. In de uitkomst van dit geding wordt aanleiding gevonden de proceskosten te compenseren. Beslissing in conventie en in reconventie: De President: Verbiedt Erik Deen om, te rekenen vanaf 1 augustus 1995, als handelsnaam voor zijn onderneming 'E. DEEN & PART NERS' te voeren, dan wel een andere handelsnaam die van de handelsnaam 'PSYCHOLOGISCH ADVIESBUREAU DEEN BV' van Deen BV niet of in slechts zo geringe mate afwijkt dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten valt, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere keer dat Erik Deen in gebreke mocht blijven dit verbod na te leven; Beveelt Deen BV te gehengen en te gedogen dat Erik Deen als handelsnaam zal voeren 'ERIK DEEN OUTPLACEMENT';

26 1 3 8 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 A P R I L Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Bepaalt dat iedere partij de eigen kosten zal dragen; Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b Het hof, enz. 3 Bij pleidooi in hoger beroep (op 2 april 1998) heeft Erik Deen betoogt dat sedert het vonnis van 29 mei 1995 zo lange tijd is verstreken, dat thans het voor toewijzing van een vordering in kort geding vereiste spoedeisend belang ontbreekt. Daarbij merkt hij op dat dit tijdsverloop het gevolg is van het feit dat Deen B.V. tweemaal een incidentele vordering heeft ingesteld en dat hij al die tijd in onzekerheid heeft verkeerd over de toelaatbaarheid van de doorhem, op grond van het vonnis, gewijzigde handelsnaam. 4 Het hof is van oordeel dat het tijdsverloop na het vonnis, hoewel voor een kort geding groot en goeddeels het gevolg van de door Deen B.V. ingestelde incidentele vorderingen, niet dusdanig is dat thans de vorderingen wegens het ontbreken van spoedeisend belang aan Deen B.V. moeten worden ontzegd. 5 In de incidentele grief III stelt Erik Deen dat Deen B.V. de handelsnaam 'Psychologisch Adviesbureau Deen B.V.' niet meer voert, zodat zij bij de (naar het hof begrijpt: op grond van artikel 5 Handelsnaamwet) gevorderde voorzieningen geen belang meer heeft. 6 Te dien aanzien staat het volgende vast. Bij onderhandse akte van 13 oktober 1995 is Deen B.V. samen met Herxson B.V. met terugwerkende kracht tot 1 januari om fiscale redenen - een vennootschap onder firma onder de naam 'Psychologisch Adviesbureau Deen v.o.f.' aangegaan, waarin Deen B.V. haar onderneming (ook die gedreven in haar nevenvestiging Deen Personal Planning Rotterdam) heeft ingebracht. Daarbij is niet overeenkomstig artikel 2 Handelsnaamwet de handelsnaam 'Psychologisch Adviesbureau Deen' aan de v.o.f. overgedragen. De voorheen door Deen B.V. onder deze naam gedreven onderneming wordt thans onder dezelfde naam door de v.o.f. gedreven. 7 Deen B.V. stelt dat zij als vennoot van de v.o.f. er belang bij heeft dat 'haar v.o.f.' ongestoord van voornoemde handelsnaam gebruik kan maken en zij om die reden als belanghebbende bij een actie ex artikel 5 Handelsnaamwet kan gelden. Erik Deen stelt hiertegenover dat niet Deen B.V., maar de v.o.f. rechthebbende op de handelsnaam is, zodat slechts de v.o.f. als belanghebbende kan worden aangemerkt. Voorts stelt hij dat, zo al Deen B.V. als vennoot een van de v.o.f. afgeleid belang heeft, haar dit niet kan baten, aangezien de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam jonger is dan de door hem, Erik Deen, gevoerde handelsnaam. 8 Het hof deelt het standpunt van Deen B.V. Nu Deen B.V. feitelijk haar onderneming onder dezelfde handelsnaam nog steeds voert, zij het thans in het kader van een v.o.f. samen en met instemming van haar medevennoot, kan zij als rechthebbende op die (ten opzichte van Erik Deen oudere) naam en daarmee als belanghebbende bij een vordering ex artikel 5 Handelsnaamwet worden aangemerkt. Hierbij maakt geen verschil dat Deen B.V. thans tevens de naam 'Deen Holding' voert. De incidentele grief III kan niet slagen. 9 De principale grief I en de incidentele grieven I en II betreffen het voorlopige oordeel van de president (onder 8 tot en met 10) dat, indien Erik Deen zijn handelsnaam 'E. Deen & Partners' wijzigt in 'Erik Deen Outplacement', geen gevaar voor verwarring bij het publiek tussen de handelsnamen van partijen is te duchten. Volgens Erik Deen gaat dit oordeel te ver (van 'E. Deen & Partners' geen verwarringsgevaar te duchten), volgens Deen B.V. niet ver genoeg (verwarringsgevaar zolang de naam 'Deen' van de handelsnaam deel uitmaakt). 10 De grieven van beide partij en falen, daar het hof zich met het voorlopige oordeel van de president en de gronden waarop dit berust verenigt. Naar aanleiding van de grieven wordt nog het volgende overwogen. 11 Volgens Deen B.V. is 'Outplacement' in de loop der j aren zo beschrijvend en gebruikelijk geworden binnen de branche van partijen, dat deze toevoeging het verwarringsgevaar niet vermindert. Dit argument, wat ervan zij, kan Deen B.V. niet baten. Dat van beide handelsnamen slechts het element Deen als totaalindruk bij het publiek zal achterblijven, vermag het hof niet in te zien. Bij een beoordeling van het verwarringsgevaar moeten de beide namen in hun geheel worden bezien. Door de combinatie van de volledige voor- en achternaam 'Erik Deen' en 'Outplacement' wordt ten opzichte van het relevante publiek het accent op de naam 'Deen' voldoende verminderd om het, nog bij 'E. Deen & Partners' bestaande, verwarringsgevaar weg te nemen. Dit klemt te meer, nu het betreffende publiek, gezien de aard van beide ondernemingen, niet het grote, oppervlakkige, publiek is. 12 Onder verwijzing naar een deel van de Gids voor werving en selectie 1996/1997 (productie 11 in hoger beroep) werpt Deen B.V. nog tegen dat er op het onderhavige ondernemingsgebied slechts twee 'Denen' zijn, namelijk partij en. Weliswaar is de naam Deen niet heel zeldzaam, deze komt aanzienlijk minder voor dan namen als Van Dijk, Jansen of De Vries, aldus Deen B.V. Nu het geen zeer uitzonderlijke naam betreft acht het hof met de president het verwarringsgevaar door voornoemde wijziging voldoende weggenomen. Dat in gidsen op het gebied, waarop partijen werkzaam zijn, de achternaam 'Deen' thans slechts in de namen van partijen voorkomt, kan hieraan niet afdoen. 13 Bij pleidooi heeft Deen B.V. nog aangevoerd dat zij in de praktijk regelmatig wordt geconfronteerd met bedrijven en sollicitanten die zich afvragen of 'de beide Denen' tot dezelfde organisatie behoren. In deze stelling is niet duidelijk of en zo ja, in hoeverre dit ook het geval is na de naamswijziging in 'Erik Deen Outplacement'. In elk geval heeft Erik Deen deze stelling betwist, legt de door Deen B.V. als productie 16 in hoger beroep overgelegde verklaring van één van haar medewerksters onvoldoende gewicht in de schaal en leent een kort geding zich minder voor getuigenbewijs. 14 De vraag of Erik Deen tijdig uitvoering aan het vonnis heeft gegeven, is voor dit hoger beroep van geen belang. 15 Erik Deen bepleit behoud van zijn oorspronkelijke handelsnaam 'E. Deen & Partners' onder meer met de stelling dat, teneinde de nodige geloofwaardigheid te behouden, werving en selectie enerzijds en outplacement anderzijds

27 16 A P R I L B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M niet door dezelfde consultants behandeld worden en dat er in Nederland betrekkelijk weinig bureaus zijn die zich met beide bezighouden. Afgezien van de gemotiveerde betwisting door Deen B.V., neemt deze stelling, indien juist, niet weg dat de beide activiteiten naar hun aard zo met elkaar verwant zijn, dat het gevaar aannemelijk is dat het betreffende publiek door de overeenstemming tussen de handelsnamen denkt dat zij door elkaar gelieerde ondernemingen worden uitgeoefend. Dat het in de praktijk daadwerkelijk voorkomt dat activiteiten als werving en selectie enerzijds en outplacement anderzijds zijn ondergebracht in aparte, maar gelieerde ondernemingen, blijkt uit de situatie bij Content. Partijen zijn het erover eens dat de grote gerenommeerde onderneming Content de onderhavige, onderscheiden, activiteiten heeft ondergebracht in aparte vennootschappen met namen waarin Content het kenmerkende element is. 16 De president heeft, anders dan Erik Deen betoogd, terecht de overeenkomende feitelijke omvang van het handelsgebied van de ondernemingen van partijen, ook buiten de plaats van hun vestiging, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar van groter gewicht geacht dan de verschillende plaats van vestiging. 17 Erik Deen heeft bij pleidooi in hoger beroep nog aangevoerd dat verwarring thans in elk geval is uitgesloten, omdat Deen B.V. is omgevormd in een houdstermaatschappij Deen Holding en zich niet meer bezig houdt met het geven van psychologisch advies. Zoals hierboven overwogen drijft Deen B.V. echter nog steeds haar psychologisch adviesbureau, zij het thans in het kader van de v.o.f. 18 Nu het gevorderde verbod tot gebruik van de naam 'Deen' wordt afgewezen, is de gevorderde publicatie van dit verbod in Intermediair en een circulaire aan relaties evenmin toewijsbaar. Principale grief III faalt dus. 19 Principale grief II richt zich tegen de verwerping van de stelling dat Erik Deen zich schuldig maakt aan merkinbreuk. 20 Voorop gesteld wordt dat Herx Beheer B.V. slechts het woord 'Deen' zonder de toevoeging 'Psychologisch Adviesbureau' bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd. Voornoemde stelling dient te worden getoetst aan artikel 13 A, lid 1 onder d BMW, nu Erik Deen de aangevallen naam gebruikt als handelsnaam en niet (tevens) als teken ter onderscheiding van de door hem in zijn onderneming aangeboden diensten. Veronderstellenderwijs aannemende dat bij het publiek verwarring (in de zin van het arrest van 11 november 1997 in de zaak Puma/Sabel van het Hof van Justitie) tussen het merk 'Deen' en de handelsnaam 'Erik Deen Outplacement' kan ontstaan, kan Erik Deen naar het voorlopig oordeel van het hof zich beroepen op een geldige reden als bedoeld in voormeld artikel om in zijn handelsnaam zijn geslachtsnaam te voeren, nu Erik Deen zijn onderneming reeds vóór het merkdepot aanduidde met een handelsnaam waarvan zijn geslachtsnaam een bestanddeel was en daarin door de wijziging van de handelsnaam - als gevolg van het kort geding - geen verandering is gekomen. 21 Incidentele grief IV heeft geen zelfstandige betekenis. 22 Principale grief IV en incidentele grief V betreffen de kostenveroordeling. Erik Deen bepleit verwijzing van Deen B.V. in de kosten van de eerste aanleg, omdat hij reeds voor het kort geding de naamswijziging aan Deen B.V. had voorgesteld die de uitkomst was van het vonnis van de president. Het hof kan Erik Deen hierin niet volgen. Hoewel Deen B.V. voornoemd voorstel niet heeft betwist, kan hierin geen grond voor een kostenveroordeling van Deen B.V. worden gevonden, nu Erik Deen zich in eerste aanleg primair op het standpunt heeft gesteld dat Deen B.V. de naam 'E. Deen Outplacement' moet gedogen. 23 Nu de grieven in het principaal appèl en die in het incidenteel appèl falen, zal het vonnis worden bekrachtigd. Deen B.V. en Erik Deen zullen als de telkens in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het principaal respectievelijk het incidenteel appèl. Beslissing Het Gerechtshof: in het principaal hoger beroep bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst Deen B.V. in de kosten van het principaal beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Erik Deen begroot op ƒ 5-520,-; in het incidenteel hoger beroep verwerpt het beroep; verwijst Erik Deen in de kosten van het incidenteel beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Deen B.V. begroot op ƒ 2.550,-; enz. Nr. 24 President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 27 november 1998 (Sixt/Budget II) MrJ.J. Matthijsse Art. 3:35 BW Nu het GerechtshofSixt nog een termijn van vier weken bood om aan het bevel te voldoen, mocht zij, mede gelet op het feit dat Budget bij de betekening van het arrest niet uitdrukkelijk aan Sixt heeft medegedeeld datzijonmiddellijk nabetekening dwangsommen zouverbeuren, maar zulks eerst op 3 september 1998 kenbaarheeft gemaakt, er in redelijkheid op vertrouwen dat Budget niet eerder dan vier weken na betekening van het arrest aanspraak op de dwangsommen zou kunnen maken. Het door Sixt gedane beroep op het arrest van het BenGH van ïz mei 1997, NJ1998,296, waaruit volgt dat na schorsing een nieuwe betekening van het vonnis van de President vereist is, gaat niet op nu in het onderhavige geval geen sprake is van een schorsing door het instellen van een rechtsmiddel maar door middel van een partijafspraak. Art. 13A, lid 1 BMW De totaalindruk van het nieuwe logo van Sixt levert geen overeenstemming op met de merken van Budget. Het betoog van Budget dat Sixt met een nieuw logo meer afstand moet betrachten van haar merken wegens de nawerking die het verboden logo van Sixt in de

28 1 4 O B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E herinneringbij hetpubliekzou hebben, doet daaraan niet af. Daarbij speelt een rol dat de eerder ontstane verwarring mede veroorzaakt is door de bestaan(de) (hebbende) samenwerking in Duitsland tussen Budget en SixtDuitsland. Sixt BV te Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer, eiseres, procureur mr. H. K. Garvelink, advocaat mr. J. C. S. Pinckaers te Amsterdam, tegen ï Holland Car Leasing BV te Hoofddorp, 2 Budget Rent A Car Corporation, gedaagden, procureur mr. P. Heidinga, advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam. In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan: a Tussen partijen is bij de president van deze rechtbank onder zaak-/rolnummer 45409/KG ZA reeds eerder een procedure in kort geding aanhangig geweest. In die procedure is voor zover hier van belang bij vonnis d.d. ïmei uitvoerbaar bij voorraad - op straffe van verbeurte van een dwangsom de volgende beslissing gegeven: 4.1 verbiedt (Gebiedt, pres.) gedaagde (Sixt, pres.) om na verloop van vier weken na betekening van dit vonnis: 1 Elk inbreukmakend gebruik van het merk 'Budget', zoals onder meer gedeponeerd en ingeschreven op 6 januari 198/ onder depotnummer 96n/6bijhetBeneluxMerkenbureau; gedeponeerd en ingeschreven op 4 augustus 1994 onder depotnummer 8316/0 bij het Benelux Merkenbureau; gedeponeerd op zi oktober 1996 bij het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt onder depotnummers , respectievelijk ; evenals gedeponeerd op 7 april 1998 onder nummers913669, respectievelijk bij het Benelux Merkenbureau, en van ieder anderszins met het merk 'Budget' overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, z Elk onrechtmatig aanhaken bij het merk 'Budget' te staken en gestaakt te houden; 4.2 Beveelt gedaagde (Sixt, pres.) om de door haar in strijd met de rechten van Budget gebruikte beeldelementen, waaronder lettertype, streep-motief, kleurstelling en vermelding van de slogan 'rent a car' dan wel enige soortgelijke aanduiding van de aard van haar bedrijf in kleine lettertjes om en/of nabij het door gedaagde gebruikte teken te wijzigen; b Bovengenoemd vonnis is aan Sixt op 4 mei 1998 betekend. c Op 15 mei 1998 heeft Sixt hoger beroep tegen het voornoemde vonnis ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Budget c.s. heeft vervolgens incidenteel hoger beroep ingesteld. d Partijen hebben eind mei-begin juni 1998 de afspraak gemaakt dat tot de uitspraak in hoger beroep geen dwangsommen verbeurd zouden worden. e Bij arrest d.d. 27 augustus 1998 heeft het gerechtshof te Amsterdam het principaal beroep verworpen en in het incidenteel beroep voor zover van belang als volgt beslist: vernietigt het vonnis waarvan beroep, maar uitsluitend voor zover daarbij a in het dictum onder 4.2 geen termijn is gesteld waarbinnen Sixt Nederland aan het daar gegeven bevel zal hebben te voldoen, en bepaalt - in zoverre opnieuw rechtdoende - alsnog dat Sixt Nederland aan dat bevel gevolg zal moeten geven uiterlijk na verloop van vier weken na betekening van dit arrest; b de navolgende veroordeling achterwege is gebleven, en in zoverre opnieuw rechtdoende: beveelt Sixt Nederland om uiterlijk na verloop E I G E N D O M 16 A P R I L van vier weken na de betekening van dit arrest elke verveelvoudiging en openbaarmaking van de in rechtsoverweging 4.8 van dit arrest genoemde Budget-logo's, in het bijzonder het verveelvoudigen en het openbaar maken van het Sixt logo in de Benelux, te staken en gestaakt te houden, zulks op verbeurte van een (gemaximeerde) dwangsom als in het vonnis waarvan beroep onder 4.3 bepaald; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor al het overige f Het voornoemde arrest is aan Sixt op 1 september 1998 betekend. g Eerst op 3 september 1998 heeft Budget c.s. aan Sixt kenbaar gemaakt dat Sixt vanaf 27 augustus 1998 dwangsommen zou verbeuren voor elk gebruik in het economische verkeer van het oude logo. h Sixt heeft naar aanleiding van het voornoemde vonnis en het arrest een nieuw logo laten ontwerpen, dat in de hieronder weergegeven verschijningen voorkomt: (De in deze logo's voorkomende penseelstreek boven de 'i' is in oranje uitgevoerd, de letters of de achtergrond zijn in zwart en wit uitgevoerd.) i Op 25 september 1990 zijn partijen overeengekomen dat Sixt vanaf die datum geen dwangsommen zal verbeuren tot twee dagen nadat de president in de onderhavige zaak een beslissing zal hebben genomen. z.z De vordering en de grondslag daarvan (...) 2.3 Het verweer (...) 3 Beoordelingvan het geschil 3.1 De vordering van Sixt valt onder te verdelen in drie onderdelen, in de eerste plaats of Sixt dwangsommen heeft verbeurd wegens overtreding van het vonnis van 1 mei 1998 in de periode 27 augustus 1998 tot en met 25 september 1998 en in de tweede plaats of het nieuwe logo van Sixt inbreuk maakt op de rechten van Budget c.s. en in de derde plaats of de door Sixt afgeplakte logo's (volgens Budget c.s. identiek inbreukmakende en overeenstemmend inbreukmakende logo's) wel of niet onder de verboden in het vonnis van 1 mei 1998 en het arrest van 27 augustus 1998 vallen.