Bijblad bij. De Industriële Eigendom. iö februari 2001, 69e jaargang, nr. 2. Berichten. Actualiteiten. Brochu res over TRIPs-verdrag (blz. 70).

Transcriptie

1 U I T ü A V E V A N H E T Ü U F I C A U V O O R N D U S I R I Ë L E E I G iö februari 2001, 69e jaargang, nr. 2 Bijblad bij De Industriële Eigendom I N H O U D Actualiteiten Berichten Nieuw merkenrecht in de Nederlandse Antillen (blz. 31/2). Brochu res over TRIPs-verdrag (blz. 70). Jurisprudentie Officiële mededelingen Rechterlijke uitspraken Personeel. - Termijnen onder Rijksoctrooiwct Register van Octrooigemaclltigdcn. - Examen resp. proeve voor octrooigemachtigde. 1 Octrooirecht Nr. 7 Rechtbank 's-gravcnhage, 12 juli British American Tobacco Co. c.a./de Staat der Nederlanden en Bureau voor de Indusrriële Eigendom (Afdeling van Beroep van de Octrooiraad is geen onafhankelijk en onpartijdig gerecht in d e zi n van art. 6 EVRM, derhalve staa t beroep op burgerlijke rechter open; besluit AvB tor nier-openbaarmaking wordt gehandhaafd). Nr. 8 Rechrbank 's-gravenhage, 28 juni 2000, Allen & Hanburys c.a./lisscse Apotheek e.a. (ook indien aan TRTPs rechrstreckse werking toekomt is niet aan het desbewuslheidscriterium - van art. 45 lid 1 TRTPs - voldaan; ompakking geneesmiddelen niet volgens geldende voorwaarden, derhalve merkinbreuk; nevcnvord erin gen afgewezen wegens ontbreken van schade) (met noot J.H. S.). 2 Merkenrecht Nr. 9 Hof van Justitie EG, 22 juni 2000, Marca Mode/Adidas e.a. (bij gevaar voor associatie in enge zin mag uit de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk geen vermoeden van verwarringsgevaar worden afgeleid: vcrwarringsgevaar moet worden bewezen; fffistelt BenGH vragen over de uitleg van art.13a.1b BMW en art. 11D BMW) (met noten J.H. S.). 3 Onrechtmatige daad Nr. 10 Pres. Rechtbank Breda, 22 januari 2001, Movir e.a./ Mccüs Assurantiën (misleidende mededelingen; 'direct mail' is openbaargemaakte mededeling bedoeld in art. 6:194 BW; beschikbaarheid bewijs t.a.v. claims voor verzending reclamemateriaal; bevel tor rectificatie).

2 30 B I J B L A D IND IJ ST R II" L E E I G E N D O M 16 F F B R U A R I 2001 C O L O F O N Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: NLG 175,- pet jaar met inbegrip van het jaarregister: aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per lus nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij her begin van cen kalenderjaar: aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement, door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vöör het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd h.dsnini$tratïc:~q\l z\i voor de I ndusrriële Eigendom. Patentlaan 2, Postbus 5820., 22S0 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer {070) Rabobank Bankrekeningnummer Ovcrnamepiiblicati.es: na schriftelijke toestemming van de redacrie Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag > Auteursrecht voorbehouden Ere-vooizitrer van de reductie: prof. mr. E.A. van Nieuwen hnven Helbach Redactie: prof. mr. JJ. Brinkhof mevr. mr. drs, N. Hagemans dr. J.H.J. den Hartog jfir.mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Nclcman prof. mr. (J.J.J.C. van Nispen prof. mr. A. A. Quacdvlicg prof. mr.j.h. Spoor mr. P.J.M. Stcinhauser prof. mr. D.W.F. Vcrkadc mr. ir. J.H. F. Winckels Correspondenten: K. Henning-Bodcwig(verbonden aan lieimax-planck-insrirut, Mtlnchen) S. Mandel (Conseiller, Conr d'appel de Paris) H. Laddie (mr. Justice, High Cuurt London) Redactit-seaetam: mr. J. L. Driessen Redactie-adres: Palenilaanz, Posrbus 58ZO, IÏSOHV Rijswijk (Z.H.) lelefoonnr.to/o) Telefax (070)

3 IS F E B R U A R I B I J 3 L A D I N D U S T R I È L C F I G E N O O M 3 1 A C T U A L I T E I T E N Nieuw merkenrecht in de Nederlandse Antillen Op 1 januari 2001 is een nieuwe Merken landsverordening in werking getreden in de Nederlandse Antillen,1 naar het jaar van haar totstandkoming genoemd: Merkenlandsverordening 1995.' Ik zal haar hier afkorten als Mvo. De Mvo is in sterke mate gestoeld op het voorbeeld van de Benelux-Merken wet, en wel de BMW zoals d i e lu id t volgens het protocol van 1992 (Trb. 1993,12) tot aanpassing aan de Harmonisatierichtlijn.^ Anders dan de Benclux-Merken wet, begint de Mvo met een viertal artikelen over het Bureau en over de bevoegde rechter. Overigens is het Bureau voor de Intellectuele Eigen dom sinds november 2000 verzelfstandigd, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot een nieuwe 'Regeling BTE'^ en enige wijzigingen in de Mvo. Het Bureau heeft ook een Engelse roepnaam aangenomen: Bureau forlntellectual Vroperty. Hoofdzaken materieel merkenrecht De artikelen 5 t/m 10 Mvo volgen de arrt. 1-6 BMW op de voet, met dien verstande dat art. 5 Mvo de dienstmerken meteen 'meeneemt'. De ambtshalve weigering, in de Benelux (weer) ingevoerd in 1996, is in de Nederlandse Antillen nooit weg geweest. Dit onderwerp is geregeld in artt Mvo, en dat op een aanzienlijk minder summiere wijze dan in art. 6bis en 6ter BMW.s De belangrijke artikelen n-i3bis BMW vinden we in de Mvo terug in artt Overeenkomstig de uitleg van de oude Merkenlandsverordcning 1913/1961*01 van de BMW 1971, is in art. 23 leden 8 en 9 gekozen voor wereldwijde uitputting.:' De BMW-artikelen (rncl. 14DIS) vinden we in de Mvo terug in artt en 41. De Nederlandse Antillen hebben nu ook een regeling voor collectieve merken: artt die overeenkomen met artt. 19-2S BMW. ' Curacao, Bonaire, het Nederlandse koninkrijksdeel van Sr. Maarten, Si. Husrarius en Saba. NB: Aruba vaart zijn eigen koers. ' Voluit: Landsverordening van de 16e december 1996 tochccsrellenvan nieuwe regelen aanzien van het merkenrecht, Publicatieblad 1991»,188. Bij een novelle van 1 ggg zijn enige correcties aangebracht (Publicatieblad 1 999, 121), terwijl de hierna re noemen 'Regel i ng BIE' ook nog tor kleine wijzigingen (in are. 1 en art, 10) hccfl geleid. 3 Het BMW-prnmcol van iyy6(t.' '. 1996, 225) heef t nog geen weerspiegeling in de Mvo gevonden. 1 Ministeriele beschikking met algemene werking van 27 november zooo houdende regelen betrelteude de status, taken en bevoegdheden van her Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Anti I len, Publicatieblad 2000,13 7. Opvallend daarin is ook de vermelding van 'domeinnamen' als aandachtspunt. 5 Vgl. de klacht van de Hoge Raad over de summiere regeling in de Beneluxwet, in IIB. 19JUIÜ 199S.N) 1999, AH m.ru. DWEV.rjJE 199S, nr 70, p. 341 IBtomiuf). s Publicatieblad 196a, BIE 1961, blz Her onderdeel van art. 23 lid 9 dar een en ander doorrrekt lotgevallen waarin 'tussen beide merkhouders ren aanzien van de desbetreffende waren een band van economische aard bestaat' is echter nog niet i nge Vgl. in dir verband het vonnis van Gem. Hof Ned. augustus 2000, KG 2000, 204 {LeeJn/CDLhX'X Interpretatie De nieuwe Mvo is gestoeld op het Europees geharmoniseerde Bcneluxrecht. De Hoge Raad in Den Haag is de hoogste uitlegger. Vanuit het concordantiebeginsel binnen het koninkrijk kan men bepleiten dat de Hoge Raad ook de Antilliaanse Mvo 'Beneluxrcchtclijk' resp. 'Europeesreduelijk' oftewel confotm de invulling door het BenGH en het HvjEG zal uitleggen. Anderzijds: de Mvo is en blijft Antilliaans recht, geen Nederlands of Benelux- of Europees tccht. En juist het Europese recht heeft voorbeelden laten zien dat teksten met dezelfde bewoordingen verschillend uitgelegd kunnen worden.8 In Antilliaanse merkenzaken kunnen m.i. overigens geen prejudiciële vragen worden gesteld aan het BeneluxGcrcchtshof of aan het HvJEG, ook niet door de Hoge Raad. Overgangsrecht Met de.antilliaanse overgang, net als de Benelux in 1971, van een dcclaratoir naar een attributief regisierstelsel, moeten belanghebbenden het kalenderjaar 2001 benutten voor 'bevestigende' (handhavmgs-)depors: alleen in dit jaar kan cen beroep op verkregen rechten worden gedaan. Alle depots met een beroep op verkregen rechten krijgen de datum van 1 januari 2001, vooralle 'nieuwe' depots. De onderlinge rangorde tussen de via overgangsrechtelijke depois gehandhaafde rechten, wordt bepaald aan de hand van het oude recht. Dit stelsel geldt voor zowel individuele als collectieve merken, en zowel voor warenmerken als voor dienstmerken. Omdat tegelijkertijd met de stelselwijziging dienstmerken worden ingevoerd, zij n de u it de BMW bekende overgangsartikelen van 1971 voor waren, en de overgangsartikclcn van 1987 voor dienstmerken in elkaar geschoven: een niet ongecompliceerde operatie. Daarentegen hebben de Nederlandse Antillen geen last van voortdurende rechten die in verschillende gebieden in verschillende handen zijn, iels waarmee de Bencluxwctgever wel rekening moest houden. Anders dan de Bcneluxwetgevet destijds bepaalde, zijn de handhavingsdepots in de Nederlandse Antillen niet gratis. Wel zijn de tarieven gereduceerd. Geldt voor een 'gewoon' depot een basisbedrag van US$ 335, voor een bevestigend depot van een aldaar eerder gebruikt merk is dat de helft.^ Eerdere (niet verplichte) inschrijvingen in de Nederlandse Antillen worden gepremieerd met een korting van zelfs 90 % (takse $ 33,50 dus). Eenslimmigheid die de Benelux wet ook kende, is de mogelijkheid om tegelijk met bevestigen 'verkregen rechten'depot dat geldl voor 1-10 jaar afhankelijk van het jaar van " Vgl.HvJEG 9februari 19S2 (270/80),MS 1982, z8s. NJ1983,393 (Pol.ydofr. verschillende uitleg van woordel ij l< gelijke teksten van art. 36 (oud) EEü-Verdrag en art. 23 van het toenmalige Associatieverdrag mer Portugal: en vgl. overhelzelfde artikel /Merkenichtlijn 89/104 de verschillende uilleg van BVA-Hof 3 december 1997, ETMR 1998, p. 85, GRU1Ï I/ir. 199S, p. 309 (wereldwijde uitputting) tegenover IIvJEG 16juli 1998 (C-335/96); ^J ' , IER 1998, p. 207.NTEK 199S, p. 303 (Silhouenc enkel Europese uitputting). y Ingevolge arr. 2 van de nu ingetrokken Antilliaanse Mvo 1513/1961, kunnen ook in Nederland (immers: 'in hei Koninkrijk') verkregen merkrechten in het jaar zoen profileren van her Antilliaanse overgangsrecht

4 B I J B L A D M ' l L S T R i E L E E I G E N D O M 1 ö F t 13 R L A R I 2ÜÜ' rechtverkrijging, meteen de eerste vernieuwing voor 10 jaar te vragen. Uitgaande van een beroep op gebruik sinds bijv of 1987, deponeert en vernieuwt men dan voor 6+10 = 16 jaar. Vroeg het Benelux-Burcau destijds naast het gratis bevestigende depot voor de eerste vernieuwing het volle pond, bij het Antilliaanse Bureau wordt naast de gereduceerde kosten voor liet bevestigende depot (zie boven) ook voor de eerste vernieuwing telkens een gereduceerd tarief in rekening gebracht: 50% korting bij een eerder in de NA geregistreerd merk; 10% korting bij cen niet eerder in de Nederlandse Antillen geregistreerd merk. Tulen Depots behoeven thans niet meer per se in het Nederlands te worden verricht. Rij het polyfone Bureau aan de Berg Carmelweg 10A in Willem stad/l'arcra, Curacao kan men ook in het JPapiaments, Engels en Spaans terecht. Voor nietingczctcncn blijft de tussenkomst van een gemachtigde in een van de vijf eilanden verplicht. Overeenkomst van Madrid De Nederlandse Anti 1 len overwegen wedertoetreding tot de Overeenkonisl van Madrid en tot het Madrid-Protocol, maar zo ver is het nog niet. De hiervoor reeds in de wet opgenomen bepalingen zullen op een later tijdstip in werki ng moeten treden. D.W.F.V.

5 16 F E B R U A R I Ê O O1 B I J B L A D I N D U S I H I h l F E I G E N D O M J U R I S P R U D E N T I E Nr. 7 Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, c Tegen dit besluit hecfr BAT op 11 januari 19R9 beroep ingesteld bij de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad 12JUÜ20O0 (hierna: de Afdeling van Beroep). d Na een gehouden hoorzitling heeft BAT op 28 januari (BAT/Staat) 1991 twee aangepaste conclusies, vergezeld van cen aangepaste beschrijvingsinleiding ingediend. Conclusie 1 luidt Mrs. D.H. vonmaltzahn.j.a. Hagen en M.Y. Bonncur als volgt: sigaret, omvattende een tabaksstang, welke tabaksstangbestaat uit M.SSVSM Br zijn geen redenen terug te komen van het oordeel in het vonnis een tabaksvulmiddel metecnpo.kkingdichtkeitl liggend in eengebied 3 van 23 juni 1999 (zie BIE 1999, blz. 2/5) dat de Afdeling van Beroep omvattende mg/cm, en een omhulsel uit sigarettenpapier, nier is aan te merken als een onafhankelijk en onpartijdig gerecht inwaarbij de omtrek van de sigaret ligt in een gebied omvattende ts de zin van artikel 6 EVRM. Dit brengt mee dat BAT het recht heeft mm, om haar geschil met de Octrooiraad over de waan. of de aanvrage ommet het kenmerk, dat de omtrek van de sigaret ligt in een gebied ocirooi openbaar diende ie worden gemaakt aan het oordeel van devan 12,5 tot 19 mm, de tabaksstang een vrije verbrandingssnelheid burgerlijke rechter voor te leggen zonder dat de beschikking van deheeft van 25 tot 45 mg/min, het tabaksvulmiddel een pakkingafdeling vanbcroep aan haar kan worden tegengeworpen. dichtheid bezit van 150 mg/cm3 tot 350 mg/cm3, de sigaret een filtersigaret is, waarbij de diameter van hetfilterovereenkomt met de diameter van de tabaksstang, en waarbij de verhouding tussen liet Art. zauow (1910) aantal inhakringen en het totale tabaksgewicht in gram van de Met de in 15S5 bekende techniek (het artikel in Tobacco Science) lag het voor een deskundige voor de hand het nadeel dat de tabaksstang ten minste zois. TenCent sigaret maarvijfinhakringen toestond,op teheffen door de Conclusie 2 is vrijwel identiek; het verschil is dat de vrije vrije verbrandingssnelheid te verlagen. vcrbrandingssnelheid niet 25 tot 45 mg/min is, maar 45 tot Dat een deskundige de grafteken in Tobacco Science niet zo maar 50 mg/min. zou hebben geëxtrapoleerd ligt niet voorde hand. Extrapolatie magc Bij besluit van 29 augustus 1991 heeft de Afdeling van in een dergelijk geval in wetenschappelijk opzicht onverantwoord Beroep het beroep tegen het besluit van de Aanvraagzijn om reden dat onderliggende experimentele gegevens ontbreken,afdeling gegrond verklaard, maar heeft zij dat besluit van dat neemt niet weg dat iedere vakman in de praktijk zal proberen of de Aanvraagafdeling, strekkende tot niet openbaarmaking een grafiek een voudig valt door re trekken naar het voor hem interes-van de aanvrage, op andere gronden bevestigd, namelijk sante, maar niet door de grafiek bestreken gebied. Ais dat het gevalomdat de aanvrage geen octrooieerbare uitvinding betreft. blijkt te zijn, kan niet worden staande gehouden dat een nieuwe ont- f BAT heeft zich tot de toenmalige Europese Commissie voor dekking is gedaan. de Rechten van de Mens (ECRM) gewend met cen klacht tegen de Staat. Bij rapport van 19 mei 1994 heeft de ECRM geconcludeerd dat BAT's recht onder artikel 6, eerste lid, 1 British American Tobacco Company Limited te Staines, EVRM was geschonden. Verenigd Koninkrijk, 2 Brown & Williamson Tobacco Corporation te Louisville, g Vervolgens heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Kcntucky. Verenigde Staten van Amerika, eiseressen, procumens (EHRM) bij arrest van 20 november 1995 geoordeeld reur mr. P.J.M, von Schmidi auf Altenstadt, advocaten mrs. dat arti kei 6. eerste lid, EVRM niet was geschonden, omdat, P.L. Reeskamp en H. J. de Ru beide te Amsterdam, kort gezegd, BAT haar zaak voor de Nederlandse civiele rechter had kunnen brengen Izic fiie 1996, blz. 275;i?cri]. tegen 1 De Staat der Nederlanden, Ministerie van Economische Zaken te Den Haag, gedaagde sub 1, procureur mr. G.J.H. vordering,grondslagen verweer Houtzagers, advocaat mr. H.J.M. Boukema te Amsterdam, 2.1 BAT vordert, kort samengevat, dat de rechtbank 2 Het Bureau voor de Industriële Eigendom, voorheen Oc- voor zover nodig, voor recht verklaart dat de Afdeling van trooiraad te Rijswijk, gedaagdesub 2, niet verschenen. Beroep geen 'onpartijdig en onafhankelijk gerecht' is in de zin van artikel <S van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij heden (EVRM), 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wei niet (meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van - voorzier in openbaarmaking van de octrooiaanvrage, de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde pro- gedaagden veroordeelt tot schadevergoeding, ducties staat tussen partijen het volgende vast: - gedaagden veroordeelt in de kosten van het geding. a Op 14 mei 1985 heeft RAT bij de Octrooiraad een aanvrage 2.2 Daartoe heeft zij gesteld dat zij bij de Afdeling van Bei nged iend voor de verlening van een octrooi met betrekking roep geen eerlijke en openbare behandeling hecfr gehad toteen rookartikel.deaanvrageisgeregistreerd ondernumdoor een onafhankelijk en onpartijdig gerecht, alsmede dat mer Bij de aanvrage is prioriteit ingeroepen vanaf de aanvrage wel een octrooieerbare uitvinding betreft. 24 mei 1905 op basis van een op die datum in het Verenigd 2.3 De Staat heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het BuKoninkrijk ingediende (parallelle) octrooi-aanvrage. reau is niet verschenen. b Op 13 oktober 1988 heeft de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad (hierna: de Aanvraagafdeling) besloten tot nietbeoordeling openbaarmaking van de aanvrage. 3.1 Het Bureau bezit een rechtspersoonlijkheid en kan derhalve, bij gebreke van een bijzonder wetsvoorschrift dien-

6 3 4 BI.I3LAD I N D U S T I I I L L E E I G E N D O M 16 F E B R U A R I? aangaande, niet als partij in een burgerlijk geding optreden. BAï dient derlialve in haar vorderingen regen het Bureau nicr-onrvankelijk te worden verklaard. 3.2 Ingevolge het bepaalde in artikel 102, eerste lid onder a, van derijksoctrooiwet 1995 is de Rijksoctrooiwet van 1910 (Row (1910)) op deze zaak van toepassing. Toetsingaan artikel 6EVRM 3.3 Het instellen van beroep bij de Afdeling van Beroep tegen een beschikking van de Bijzondere Afdeling is een administratieve rechtsgang. Tegen het besluit van de Afdeling van Beroep van 29 augusrus 1991 stond destijds geen beroep op de bestuursrechter open, zodat met betrekking tot cen beoordeling van de grieven van BAT tegen de beschikking van de Afdeling van Beroep uitsluitend een vordering bij de burgerlijke rechter kan worden ingesteld. De burgerlijke rechter dient zich van een inhoudelijke berechting te onthouden, ingeval de wet een bijzondere met voldoende waarborgen omklede administratieve rechtsgang openstelt. Dit betekent dat thans de vraag moet worden beantwoord of de in de Row (1910) opengestelde rechtsgang, te weten beroep op de Afdeling van Beroep tegen een besluit van de Aanvraagafdeling zonder mogelijkheid van beroep bij de bestuursrechter, met voldoend e waarborgen is omkleed. In het bijzonder moet worden beoordeeld of het beroep bij de Afdeling van Beroep voldoet aan de eisen van artikel 6 TÏVRM. 3.4 BAT heeft zich met name beroepen op de conclusie van. De voormalige Europese Commissie voor de rechten van de mens (ECRM) van 19 mei De Staat heeft de conclusie van de ECRM bestreden. 3.5 De ECRM heeft reeds overwogen dat er in deze zaak geen reden is om eraan te twijfelen dat de leden van de Afdeling van Beroep de zaak hadden beoordeeld zonder te zijn beïnvloed door invloeden van buitenaf en zonder enige persoonlijke vooringenomenheid. In dit geding is BAT hier niet op teruggekomen. 3.6 üc ECRM heeft vervolgens in paragraaf 64 als volgt overwogen: Vlowever, when examining the independente and impartiality ofa tribunal, appearanecs must aiso be taken inro account. In this res uitmaakt van hetzelfde college. De vergelijking tussen twee rechters van hetzelfde college pect, il sliouldfirst be noted thatthe status ofa memberofthepatent en twee organen van de Octrooiraad gaat niet op. Immers, Office cannot be assimilaied to that ofajudge as regards irremovabi-anderlity from his office (...). ter van hetzelfde college wordt beoordeeld, vormt de dan de rechter wiens beslissing door een andere rech Moreover, the f act that the appeal body in patent matten belongs to Aanvraagafdeling van de Octrooiraad onderdeel van de administratie en dat betekent dat er, nu de Afdeling van Be the same administrative body deciding infirst instance, a result of which is that members of the Patent Office review decisions taken by roep tot dezelfde organisatie behoort als de Aanvraagafdeling, er gerede twijfel mogelijk is aan de onaflianke- another member of the same Office, can give rise tot dotlbts as to the independenceandimpartiality of the AppcalsDivision.lt shouldalso liikheid van de Afdeling van Beroep ren opzichte van de administratie. in de genoemde voorbeelden van 'interne' be be observed that nothing preven ts the members of the Patent Office from being called upon by ihc Central Division to serve at different oordeling van beslissingen van rechters kan er aan de onafhankelijkheid ten opzichte van de administratie in ieder geval tunes on an Examination Division and on au AppealsDivision. The fact thata member of the AppealsDivision may 1101 latte part in pro-geeceedings in which hehaspreviousiy been involvcdcouldnotberegar-dat de leden van de Octrooiraad rouleren tussen de twijfel bestaan. ded as sufficiënt to dissipate the legitimate doubts which may result Aanvraagafdeling en de Afdeling van Beroep kan eens te from the institutional stracture of the appeal systcm in patentmartersdeling van Beroep ten opzichte van de administratie, terwij I meer twijfel doen rijzen aan de onafhankelijkheid van de Af 3.7 De rechrbank heeft al eerder overwogen (vonnis van 23 daardoor, zoals hierboven onder 3.7 sub b. al tot uitdrukking is gebracht, bovendien de schijn van partijdigheid (in de juni 1999, TER 1999, 57) \BIE 1999, blz Red.], dat zij, evenals de ECRM, van oordeel was dat de Afdeling van Beroep niet kan worden beschouwd als een onafhankelijk en De Staat heeft ten aanzien van omstandigheid c. betoogd zin van vooringenomenheid) kan worden gewekt. onpartijdig gerecht in de zin van arrikel 6 EVRM. Dit oor dal de ontslagbescherming voor de leden van de Afdeling deel was gebaseerd op de navolgende omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien: a De Afdeling van Beroep moet oordelen over besluiren van organen die behoren tor dezelfde organisatie als waarvan zij zelf deel uitmaakt. b De leden van de Afdeling van Beroep vormen geen aparte groep die als zodanig is afgescheiden van de andere leden van de Octrooiraad; alle leden van de Octrooiraad kunnen worden aangewezen om deel uit te maken van een Aanvraagafdeling, cen Bijzondere afdeling of een Afdeling van Beroep, hetgeen betekent dat een lid van de Octrooiraad in de ene zaak deel uitmaakr van een Aanvraagafdeling, in een andere zaak van een Bijzondere afdeling en in cen derde zaak van een Afdeling van Beroep. Een aanvrager of andere belanghebbende kan derhalve met een lid van de Octrooiraad in verschillende hoedanigheden te maken krijgen, de ene keer als lid van een Aanvraagafdeling tegen wiens beslissing beroep op een Afdeling van Beroep (met een ander lid van dezelfde Octrooiraad) openstaat, de andere keer als lid van de Afdeling van Beroep die oordeelt over een beslissing van cen Aanvraagafdeling (met eveneens een ander lid van dezelfde Ocrrooiraad). c Ten aanzien van de leden van de Afdeling van Beroep bestaat geen wettelijke garantie dat zij niet uit hun ambt kunnen worden ontheven op gronden die direct of indirect samenhangen met de inhoud van de door hen genomen beslissingen als lid van de Afdeling van Beroep. De Staat heeft nog wel aangevoerd dat de gewone en plaatsvervangende leden tot hun pensionering zijn benoemd, maar de rechtbank stelt vast dat zulks voor iedere ambtenaar geldt, die voor onbepaalde tijd is aangesteld. Het gaat er in dit geval om of er voor de leden een bijzondere ontslagbescherming geldt, die voot gewone ambtenaren niet bestaat. Daarvan is geen sprake. 3.8 De Staat heeft betoogd dat omstandigheid a. geen argument oplevert om de Afdeling van Beroep niet als een onpartijdig en onafhankelijk gerecht te beschouwen aangezien het vaker voorkomt dat een rechter een beslissing neemt over een beslissing van een andere rechter die deel

7 16 F [ 11 II II «H «U B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 3 5 van Beroep niet anders is dan voor rechterlijke ambtenaren. Voor zover de Staat ter ondersteuning, hiervan heeft verwezen naar artikel 36 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra), dat vrijwel gel ij k is aan artikel 98 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. (ARAR), moet dit worden verworpen, aangezien artikel 36 Brra ingevolge het bepaalde in artikel 34 Brra niet van toepassing is op voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren. De met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht kunnen op grond van artikel 117 Grondwet alleen worden ontslagen door een tot de rechterlijke macht behorend gerecht. De ontslaggronden zijn limitatief in de artikelen 11 tot 12 Wet op de Rechterlijke organisatie omschreven. Leden van de Octrooiraad worden daareiuegcn door de Kroon, derhalve de administratie, ontslagen. De wettelijke ontslaggronden zijn dezelfde als die voor andere ambtenaren, in het bijzonder geldt ook voor hen artikel 99 ARAR, inhoudende dat ontslag ook op andere gronden dan die in artikel 98 zijn geregeld of waarnaar in dat artikel wordt verwezen, kan worden gegeven. Deze andere gronden zijn niet nader omschreven, Een bijzondere ontslagbescherming in de vorm van een wettelijke garantie dat zij niet uit hun ambt kunnen worden ontheven op gronden die direct of indirect samenhangen met de inhoud van de door hen genomen beslissingen als lid van de Afdeling van Beroep ontbreekt derhalve. 3.9 Er zijn derhalve geen redenen terug te komen van het oordcel dat de eerder genoemde omstandigheden bij belanghebbende twijfel kunnen doen ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Afdeling van Beroep. Aan deze mogelijke twijfel kan niet afdoen dat in artikel 24A, vierde lid, Row (1910) is gewaarborgd dat een lid van de Afdeling van Beroep niet eerder bij de zaak betrokken mag zijn geweest. Op grond van het bovenstaande wordt geoordeeld dat de Afdeling van Beroep niet is aan te merken als een onafhankelijk en onpartijdig gerecht in de zin van artikel 6 EVRM, BAT heeft een verklaring voor recht dienaangaande gevorderd 'voor zover nodig'. Aangezien een dergelijke verklaring niet nodig is om de zaak inhoudelijk te kunnen beoordelen, zal de rechtbank deze niet geven. Inhoudelijke beoordeling 3.10 Het oordcel dat de Afdeling van Beroep niet is aan te merken als een onafhankelijk en onpartijdig gerecht in de zin van arti kei 6 EVPM brengt mec dat BAT het recht heeft om haar geschil met de Octrooiraad over de vraag of de aanvrage om octrooi openbaar diende te worden gemaakt aan het oordeel van de burgerlijke rechter voor te leggen zonder dat de beschikking van de Afdeling van Beroep aan haar kan worden tegengeworpen Opcnbaarm aki ng is de afsluiting van de fase die vooraf gaat aan de octrooiverlening. Tot openbaarmaking wordt besloten indien naar het oordcel van de Octrooiraad de aanvrage om octrooi voor gehele of gedeeltelijke octrooiverlening in aanmerking komt (artikel 24, eerste lid, Row (1910)). De aanvrage komt daarvoor in aanmerking indien een nieuw voortbrengsel is uitgevonden (artikel 1A Row (1910)). Een voortbrengsel wordt alleen dan niet als nieuw aangemerkt, wanneer hec reeds deel uitmaakt van de stand van de techniek. Datgene waar voor octrooi wordt aangevraagd, wordt geacht te zijn uitgevonden (inventiviteit te bezitten), wanneer het vóór de dag van indiening, voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand lag Indien een aanvrage aan de in de Row (1910) gestelde vereisten voldoet, bestaat recht op octrooi. Van beleidsvrijheid in de zin dat octrooi kan worden geweigerd ook wanneer aan deze eisen is voldaan, is daarom geen sprake. De rechtbank kan de vraag of in dit geval recht op octrooi bestaat derhalve vol toetsen, bij welke beoordeling zij niet aanenigc beperking is gebonden. Erkan derhalve mede acht worden geslagen op documenten die de Afdeling van Beroep destijds niet tot haar beschikking had Een dunne sigaret als in de aanhef van conclusie 1 van de octrooiaanvrage bedoeld, werd door BAT tot 1974 i n verschillende Afrikaanse landen op de markt gebracht onder de aanduiding 'Ten Cent' sigaret. Uit laboratoriumverslagen blijkt dat het aantal inhalcringen van een dergelijke sigaret onder standaardomstand igheden lag tussen 5,1 en 5,3.DitaanialachtBATin het algemeen onaanvaard baaivoor de westerse markt. Bij een conventionele sigaret met een omtrek van ± 25 mm is het aantal inhalcringen ongeveer negen. Volgens de octrooiaanvrage kan dit aantal inhaleringcn bij een dunne sigaret worden bereikt bij een vrije vcrbrandingssnelheid (dat is de snelheid waarmee een sigaret opbrandt als er niet aan wordt getrokken) van 25 tot 50 mg/min. In haar beslissing van 29 augustus 1991 heeft de Afdeling van Beroep hieromtrent overwogen dar de vrije verbindingssnelheid een afgeleide eigenschap is, die naast de keuze van afmeting en pakkingdichtheid wordt bepaald door de keuze van de tabak (toevoegingen) en de papiersoort, zoals bekend is uit een artikel in 'Tobacco Science' uit Aangezien volgens dat artikel de afname vin het aantal inhaleringcn uitsluirend als gevolg van de kleinere diameter minder sterk is dan de (tabaks-)gcwichtsreductie, zal het volgens de Afdeling van Beroep voor een deskundige direct duidelijk zijn dat als het aantal inhaleringen voor een dunne sigaret te gering wordt geacht dit aantal kan worden opgevoerd door de vrije verbrandingssnelheid verder te verlagen overeen kom stig mogelijkheden die de desku n d i ge rer beschikking staan. De Afdeling van Beroep acht het realiseren van een vrije verbrandingssnclheid van minder dan 45 of 50 mg/min niet bijzonder BAT heeft dit oordcel bestreden. Zij heeft erop gewezendat het artikel in 'Tobacco Science' eerder van de uitvinding weg voerde dan er naartoe, dal de deskundige de in 'Tobacco Science' gepubliceerde grafieken niet zou hebben geëxtrapoleerd en dat de gemiddeld deskundige vakman in mei 1985 in het geheel niet op het spoor zat van een dunne sigaret met een omtrek van tussen de 12,5 en 19 millimeter, gezien de daarmee verbonden neveneffecten (zoals cen verhoging van de druk weerstand - waardoor de roker moei lijk kan inhaleren -, cen toename van de 'sidc stream smoke' en het uitdoven van de sigaret, wanneer deze even op de asbak wordt gelegd) Deze argumenten falen, liet voornaamste nadeel van de Ten Cent sigaret was dat deze maar 5 inhaleringen toestond. Met de in 1985 bekende techniek (het artikel in Tobacco Science) lag het voor een deskundige voor de hand om dit nadeel op te heffen door de vrije verbrandingssnelheid te verlagen.

8 B I J 3 I A D I K U U S T R I É L E E I G E N D O M 16 F E B R U A R I l Dat een deskundige de grafieken in Tobacco Science niet zomaar zou hebben geëxtrapoleerd naar een ander gebied (sigaretten met een kleinere omtrek) ligt niet voor de band. Extrapolatie mag in een dergelijk geval in wetenschappelijk opzicht onverantwoord zijn om reden dat onderliggende experimentele gegevens ontbreken, dat neemt niet weg dat iedere vakman in de praktijk zal proberen of een grafiek eenvoudig valt door te trekken naar het voor hem interessante, maar niet door de grafiek bes treken gebied. Als dat het geval blijkt te zijn (en dat is in dit geval zo), kan niet worden staande gehouden dat een nieuwe ontdekking is gedaan. Anders dan BAT heeft aangevoerd zou de gemiddelde vakman het niet per se nodig geoordeeld hebben om de pakkingdichtheid te verhogen ten einde de vrije verbindingssnelheid te verlagen. In haar beschrijving in de aanvrage heeft BAT zelf al aangegeven dat de vrije verbrandingssnelheid wordt bepaald door een zeer groot aantal variabelen van onder andere het gebruikte tabaksmateriaal en sigarettenpapier. BAT heeft daarbij niet geclaimd dat zij een nog onbekende of niet voor de band liggende methode heeft toegepast (en dus heeft uitgevonden) om de vrije verbrand ingssnclhcid te verlagen. De door BAT genoemde neveneffecten spelen alleen cen rol bij een verhoging van de pakkingdichtheid; bij de andere methoden om de vrije verbindingssnelheid te verlagen doen zich die effecten niet of in veel mindere mate voor. Dat er, zoals door BAT is gesteld, in wetenschappelijke kring een vooroordeel bestond tegen het maken van een dunne sigaret, is derhalve onaannemelijk, te minder nu de vakman ook voor aanpassing van een van de andere daarvoor geschikte factoren zou hebben gekozen omdat verhoging van de pakkingdichtheid extra tabak vergt en dus in strijd komt met het doel om de hoeveelheid tabak in een sigaret zoveel mogelijk te verminderen. De gemiddelde vakman zou het door BAT genoemde beletsel derhalve niet hebben ondervonden. Daarmee is ook het argument van BAT weerlegd dat het innovatieve karakter van haar gepretendeerde uitvinding daaruit zou blijken dat men in het geheel niet op het spoor zat van de dunne sigaret. Immers, het vooroordeel waarop BAT kennelijk doelt, moet, nu het niet kan hebben bestaan in wetenschappelijke kringen, hebben geleefd bij de beleidsmakers, bij voorbeeld omdat deze op grond van hun ervaringen met de Ten Cent sigaret dachten dat een acceptabele dunne sigaret niet mogelijk was of omdat zij ervan uitgingen dat het publiek een dunne sigaret toch niet zou kopen. Dit wil echter uiteraard niet zeggen dat de gepretendeerde uitvinding buiten het bereik van de vakman lag. 3. r6 De slotsom is dat het mogelijk maken van negen in haleringcn in de stand van de techniek lag besloten. BAT heeft geen maatregelen geclaimd die inventief zijn. Hieruit volgt dat de Afdeling van Beroep terecht tot nietopenbaarmaking van de aanvrage heeft besloten Inhoudelijk wordt BAT in bet ongelijk gesteld. In de omstandigheid dat BAT door de opstelling van de Staat gedwongen is geweest een belangrijk deel van het debat te besteden aan de bestrijding van het verweer van de Staat dat de Afdeling van Beroep een onafhankelijk en onpartijdig gerecht is als bedoeld in artikel 6 E VRM, welk verweer dooide rechtbank is verworpen, wordt aanleiding gezien de proceskosten te compenseren. Beslissing De rechtbank - verklaart BAT niet-ontvankelijk in haar vorderingen tegen het Bureau; wijst de. vorderingen tegen de Staat af; - compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

9 16 F E B R U A R I 7C-01 Hl.I B L A D I N D U S T I M F L E E I G E N D O M 3 7 Nr. 8 Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 28juni 2000 (ranitidine) Mr.J.W. dufon Art. 43, lid 2 ROW (1910);art. 45 TRWs Gedaagden mochten in eerste instantie afgaan op de mededeling van de leverancier dat de onderhavige partij in Duitsland vrij op de markt mocht worden gebracht en vervolgens door de leverancier vrij mocht worden verhandeld in de Europese Unie. Zelfs indien het juist zou zijn dat aan artikel 45 lid 1 TRlPs onder alle omstandigheden rechtstreekse werking toekomt met als gevolg dat niet het desbewiistheidscriterium doch het in dat artikel genoemde criterium geldt, dan nog zijn de door eiseressen gestelde feiten (die er globaal op neerkomen datgedaagden als apotheken op delwogte hadden moeten zijn van de octrooirechten) te weinig concreet om te concluderen dat (zelfs maar) aan dat criterium is voldaan. Art. 13A, lid 8 BMW Vaststaat dat niet is voldaan aan de voor ompakking van geneesmiddelen geldende voorwaarden nu op de verpakkingen niet is vermeld door wie het ompakken heeft plaatsgevonden, terwijl de merkhouder al evenmin tevoren van het op de markt brengen van hel omgepakte product tnkennis is gesteld. Daarnaast staat met betrekkingtoteen tweetal afleveringen vast dat de tabletten niet alleen uit de buitenverpakking zijn gehaald, doch ook uit de binnenverpakkingen oftewel de doordrukstrips. Aldus leveren de thans besproken afleveringen merkinbreuk op. 1 Art. 3:296BW; art. 13A, leden 3 en4 en art. i3bisbmw Er is geen aanleiding de gevorderde nevenvorderingen toe te wijzen aangezien niet valt in te zien waarom door deze merkinbreuk schade is veroorzaakt. 1 Allen & Hanburys Ltd Ie Grccnford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk, 2 Glaxo Group Limited te Londen, Verenigd Koninkrijk, 3 Glaxo Welkome BV te Zeist, eiseressen, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mr. L. Oosting en mr. O.P. Svvens te Amsterdam, tegen 1 Lissesc Apotheek BV te Lisse, gedaagde, procureur mr. W. Tackcma, advocaat mr. O. Hammersteiii te Amsterdam, en tegen 2 Vi valdi Apotheek BV te Lisse, 3 Apotheek Moordwijkerhout BV te Noord wijkerhout, 4 B. Baumgarren Beheer BV te Lisse, gedaagden, niet verschenen. De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Allen & Hanburys was rechthebbende op her Nederlandse octrooi , dat na een aanvrage d.d. 3 augustus 1977 op 3 maart 1986 is verleend voor een werkwijze voor het bereiden van een verbinding met histamine - H2 - blokkerende activiteit en voor het bereiden van farmaceutische preparaten, die deze verbinding bevatten. Zakelijk weergege- 1 /ie de nooc op blz. :?S. Red. ven is het octrooi verleend voor de bereiding van de farmaceutische stof ranitidine en ranitidine bevattende preparaten. De geldigheidsduur van dit octrooi is geëxpireerd op 3 augustus Ranitidine was vrijwel in de hele wereld geoctrooieerd. In Duitsland had Allen & Hanburys een parallel octrooi, waarvan de geldigheidsduur reeds in juli 1995 is geëxpireerd. b Glaxo Wellcome B.V. heeft van Allen & Hanburys een exclusieve licentie verkregen 0111 de onder het octrooi vallende farmaceutische producten in Nederland op de markt te brengen. c Glaxo Group Ltd is in de Benelux rechthebbende op de merken 'ZANTAC' en 'AZANTAC', welke zijn ingeschreven voor de warenklassc 5 (farmaceutische, medicinale en veterinaire preparaten), onder welke namen de (voorheen) onder het octrooi val lende preparaten op de markt worden gebracht. d Gedaagden sub 1,2 en 3 zijn onderdeel van een groep apotheken, die ieder een zelfstandige onderneming voeren en waarvan ieder is ondergebracht in een besloten vennootschap, met als aandeel houder gedaagde sub 4. Deze apotheken kopen hun geneesmiddelen gezamenlijk in via gedaagde sub 4. e Door gedaagden sub 1,2 en 3 is generieke ranitidine in het verkeer gebracht in verpakkingen van 30, 60, 90 of 120 tabletten en in sterktes van 150 mg of 300 mg. Gedaagden sub ï en 2 en 3 verhandelden generieke ranitidine in genoemde sterktes, zulks onder vermelding van de merken ZANTAC en AZANTAC. Op de etiketten van de verpakkingen met tabletten generieke ranitidine werd onder meer vermeld: 'RA- N1T 150 MG-ZANTAC' en 'AZANTAC Tabl. 300 MG'. Tevens werd generieke ranitidine aangeboden onder de naam Ranidurai50,metvcrmeldingophetetiket'ZANTACTabl. 150 MG'. f Bij brieven van 5 en 16 september 1996 heeft de raadsman van eiseressen gedaagden gesommeerd om de inbreuk op de octrooirechten van Allen & Hanburys Ltd en de merkrechten van Glaxo Group Ltd te staken. geiscrcssen hebben (onder meer) gedaagden sub 1,2 en 3 in kort geding betrokken en (kort gezegd) een verbod op octrooi- en merkinbreuk alsmede een verbod tot onrechtmatig handelen gevorderd, met nevenvorderingen. h Bij vonnis in kort geding van 6 december 1996 heeft de president dezer rechtbank gedaagden sub 1, 2 en 3 iedere inbreuk op het ten processe bedoelde octrooi verboden, alsmede hen verboden inbreuk te maken op de rechten van Glaxo Group Ltd. op de merken Zantac en Azantac, alles op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10,- per tablet waarmee dat verbod mocht worden overtreden. De president heeft de vordering van ciscressen, voorzover gegrond op onrechtmatig handelen, afgewezen, evenals de nevenvorderingen strekkende tot schriftelijke opgave van afnemers, een tcrugroepgebod, overleggen van een verantwoording van het aantal op de markt gebrachte producten en een voorschot op schadevergoeding. i De president heeft daartoe (kort samengevat) overwogen: - dat gedaagden sub 1, 2 en 3, naar door hen ook niet is weersproken, inbreuk hebben gemaakt op het octrooi van Allen & Hanburys; - dat gedaagden sub 1, 2 en 3 door het vermelden van de namen Zantac en Azantac op de etiketten van afgeleverde generieke ranitidine het merk van Glaxo Group Ltd hebben

10 :{ y 3 I J B I A D I N D U S T R I Ë L E I I Ü E N D O M 16 r b B R U A R I 2 \) ü 1 gebruikt als bedoeld in artikel 13 onder A sub ia BMW en derhalve merkinbreuk hebben gepleegd; - dat de gestelde grondslag van onrechtmatig handelen naast het vorenstaande geen zelfstandige betekenis heeft; - dat gedaagden 1, 2 en 3 voorshands niet schadeplichtig geoordeeld worden terzake van de octrooi-inbreuk, omdat onvoldoende aannemelijk is dat gedaagden schuld treft, nu als onweersproken vaststaat dat liet slechts om één partij generieke ranitidine ging afkomstig uit Duitsland, terwijl de leverancier van die partij aan gedaagden heeft medegedeeld dat die partij in Duitsland vrij op de markt mocht worden gebracht en vervolgens door de leverancier vlij mocht worden verhandeld in dceuropese Unie, opwclke mededeling gedaagden in eerste instantie hebben mogen afgaan; - dat gedaagden ook ter zake van de vastgestelde merkinbreu k niet schadeplichtig zijn, omdat niet aannemelij k is dat daardoor schade is veroorzaakt; - dat et geen aanleiding is voot toewijzing van de nevenvorderingen in verband met het vorensraande, alsmede omdat aannemelijk is dat de afnemers van gedaagden uitsluitend particuliere patiënten zijn. j Geen van partijen heeft van het kort geding vonnis geappelleerd, zodat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. k Gedaagden su b 1,2 en 3 hebben (in elk geval) op 10 maart 1997, 21 maart 1997 en 11 september 1997 via parallelle import verkregen tabletten Zantac en Azantac aan derden afgeleverd. Die tabletten waren door gedaagden omgepakt, al dan niet nadat deze uit de oorspronkelijke verpakking (waaronder begrepen de doordrukstrips) waren gehaald. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer (...) Beoordeling van het geschil De vordering uit hoofde van octrooi-inbreuk 5 Ambtshalve wordt overwogen dal het hier betreft een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. ioz-1 Rijksoctrooiwel 1995 het bepaalde in de Rijksoctrooiwetvan 1910 onverkort van toepassing blijft. 6 Voorop staat dat ciscressen niet stellen dat na de uitspraak van hec kort geding vonnis nog enige octrooi-inbreuk door gedaagden is gepleegd. Het gaat er derhalve nog slechts om of gedaagden, althans gedaagden sub 1, 2 en 3, terzake van de in kort geding vastgestelde octrooi inbreuk schadeplichtig zijn geworden. 7 De rechtbank bean twooidl die vraag met de president ontkennend. Tussen partijen is niet in geschil dat de octrooiinbreuk betrekking had op één partij generieke ranitidine welke uit Duitsland afkomstig was, waat het octrooi toen reeds was geexpireerd. Terecht heeft de president overwogen dat vaststond dat de leverancier van die partij aan gedaagden heeft medegedeeld dat de onderhavige parlij in Duitsland vrij op de markt mocht worden gebracht en vervolgens door de leverancier vrij mocht worden verhandeld in de Europese Unie, en dat gedaagden in eetste instantie op die mededeling mochten afgaan. In deze bodemprocedure hebben eiseressen geen concrete feiten gesteld die tot de slotsom moeten voeren dat daaromtrent thans tot een ander oordeel moet worden gekomen. Zelfs indien het juist zou zijn, hetgeen eiseressen nog hebben betoogd, dat aan artikel 45.1 TRiPS onder alk omstandigheden rechtstreekse werking toekomt met als gevolg dat niet het desbewustheidscritcriuni,dochhet in dar artikel genoemde crirerium geldt, dan nog zijn de door eiser-essen gestelde feiten (die er globaal op neerkomen dat gedaagden als apotheken op de hoogte hadden moeten zijn van de octrooirechten van Al len & Hanburys) te wei nig concreet om te concluderen dat (zelfs maar) aan dat criierium is voldaan. 8 De slotsom uit het vorenstaande is dat geen sprake is van schadeplichtigheid van gedaagden terzake van de octrooiinbreuk zodat de vorderingen van eiseressen die daarop betrekking hebben niet tocwijsbaar zijn. De vordering uit hoofde van merkinbreuk 9 Ambtshalve wordt overwogen dat de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de op de Eenvormige Bcneluxwet op de merken (BMW) gebaseerde vorderingen omdat de gedaagden zijn gevestigd binnen het arrondissement 's-gravcnhage. 10 Dat gedaagden sub 1, 2 en 3 in de periode voorafgaand aan de uitspraak in kort geding inbteuk hebben gemaakt op de merkrechten van Glaxo Group Lid staat vast, nu gedaagde sub 1 in deze bodemptocedute geen nieuwe argumenten heeft aangevoerd die kunnen afdoen aan de juistheid van het door de president daaromtrent uitgesproken oordeel. 11 Ter beoordeling staat dan nog of gedaagden ook na het uitspreken van het kort geding vonnis nog handelingen hebben verricht die als merkinbreuk kunnen gelden. 12 Voorop staat dat niet is gesteld, en ook niet gebleken, dat gedaagden nog generieke ranitidine hebben verhandeld onder vermelding van cen van de merken van Glaxo Group Ltd. Van verdere merkinbreuk als in de rechtsoverwegingen van het kort geding vonnis bedoeld is dan ook geen sprake meer geweest. 13 Dat neemt niet weg dat de door ciscressen gestelde en door gedaagden niet betwiste aflevering van tabletten Zanlac en Azantac op 10 maart 1997, 21 maart 1997 en 11 septembet 1997 wel degelijk merkinbreuk oplevert. Daartoe is het volgende redengevend. 14 Naar gedaagde sub 1 terecht heeft betoogd, is parallelimport van (onder andere) medicijnen in beginsel toegestaan, gelet op de inhoud van artikel 13-A.8 BMW, welk artikel bepaalt dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeet zijn gebracht. 15 Bedoeld artikel houdt echter tevens de bepaling in, dat zulks niet geldt voorzover er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van die waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Deze bepaling is met name van belang voor medicijnen, nu de parallel import daarvan er in de regel toe leidt dat -teneinde te voldoen aan de plaatselijke wettelijke voorschriften -verpakkingen worden gewijzigd, oftewel de medicijnen door of namens de parallel importeur worden omgepakt. 16 Ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden dit ompakken er toe kan leiden dat de merkhouder zich tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten in

11 1 8 F E B R U A R I 7 n i -iijblad I N D U 3 I H I Ë L E E I G E N D O M 3 9 voormelde zin. heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen criteria geformuleerd bij een tweetal arresten van li juli 1996 (NJ 1997/1 29 cnnj 1997/130). Die beslissingen hadden weliswaar betrekking op de uitleg van artikel 7 van de eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-staten (richtlijn 89/104/EEG), doch aangezien de in artikel 13-A.8 BMW neergelegde bepaling uit die richtlijn is voortgekomen en die bepaling richtlijnconform dient te worden uitgelegd, zijn de betreffende overwegingen van het Hof van belang voor de uitleg van bedoeld artikel. 17 Uit bedoelde arresten valt af te leiden dat de merkhouder zich slechts niet kan verzetten tegen het verhandelen van omgepakte medicijnen, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voorzover thans van belang zijn die voorwaarden onder meer de volgende: (a) Aangetoond moet worden dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakkingbevindendc product niet kan aantasten. Dit is met name het geval, wanneer de importeur zich heeft beperkt tot handelingen die geen enkel gevaar van aantasting opleveren, zoals bij voorbeeld het verwijderen van doordru kstrips uit hun oorspronkelijke buitenverpakking enhetin een nieuwe buitenverpakking plaatsen daarvan; (b) Op de nieuwe verpakking moet duidelijk worden vermeld wie het product heeft omgepakt; (c) De (parallel)importcur moet de merkhouder tevoren ervan in kennis stellen, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product leveren. 18 Vast staat dat bij geen van de afleveringen welke op 10 maart 1997, 21 maart 1997 en 11 september 1997 hebben plaatsgevonden is voldaan aan de hiervoor onder (b) en (c) genoemde voorwaarden, nu op de verpakkingen waarin gedaagden de tafjlertcn Zantac en Azanrac hebben doen afleveren niet is vermeld door wie het ompakken heeft plaatsgevonden terwijl de merkhouder -in casu Glaxo Group Ltd - al evenmin tevoren van het op de markt brengen van het omgepakte product in kennis is gesteld. Daarnaast staat met betrekking tot de leveringen van 10 maart en 21 maart 1997 vast dat de tabletten niet alleen uit de buitenverpakldng zijn gehaald, doch ook uit de bin n enverpakking oftewel de doordrukstrips. Daarmee is ten aanzien van die afleveringen (ook) niet voldaan aan voorwaarde (a). 19 Aldus leveren de thans besproken afleveringen merkinhrcuk op. Dat betekent dat de vordering van eiseressen die er toe strekt aan voortzetting daarvan een halt toe te roepen toewijsbaar is. De mede gevorderde dwangsom zal worden gematigd in voege als in het dictum van dit vonnis zal worden opgenomen. 20 Er is geen aanleiding de mede op dit punt gevorderde nevenvordcringen 1 toe te wijzen, aangezien de rechtbank het oordeel van de president onderschrijft dat niet valt in te zien waarom door deze merkinbreuk schade is veroorzaakt, Eiseressen hebben daaromtrent ook niets concreets gesteld. z De gebruikelijke nevenvouderingeii, 7oa1s opyave Loelcvcranciers, opgave.-uiuallen op de nuukr gebrachte, aangeboden en in voorraad gehouden hoeveelheden, winst, afnemers. Rfif. De vordering terzake van verbeurde dwangsommen 21 Gelet op het vorenstaande staat vast dat gedaagden sub 1, 2 en 3 ook nadat tegen hen terzake een verbod was uitgesproken jegens Glaxo Group Ltd merkinbreuk hebben gepleegd. Eiseressen beschikken evenwel over een executoriale titel waarmee zij de naar hun oordeel verbeurde dwangsommen kunnen incasseren. Daarom is hun in algemene termen gestelde en niet nadet geconcretiseerde vordering tot veroordeling rot het betalen van dwangsommen niet toewijsbaar. De vordering uit hoofde van onrechtmatig handelen 22 Evenals de president dat reeds in kort geding heeft uitgemaakt komt ook aan hetgeen eiseres in deze bodemprocedure hebben gesteld omtrent mogelijk ontechtmatig handelen door gedaagden geen zelfstandige betekenis toe naasthetgeen - omtrent hetzelfde feitencomplex -met succes is aangevoerd ten aanzien van de gestelde octrooi- en merkinbreuk. Voorzover de vorderingen van eiseressen op onrechtmatig handelen zijn gestoeld, zullen zij dan ook worden afgewezen. Proceskosten 23 Nu partijen over en weer op enig punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proces kosten tussen hen worden gecompenseerd op na te melden wijze. Beslissing: De rechtbank: Gebiedt gedaagden om de inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 2 met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden; Veroordeelt gedaagden om aan eiseres sub 2 een dwangsom te betalen van ƒ 10,- per tablet waarmee voormeld verbod mocht worden overtreden; Wijst af ha meer of anders gevorderde; Verklaart dit vonnis uilvoerbaar bij voorraad; Compenseert de kosten van deze procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen. Enz. Noot Ompakken door apotheken HvJ EG 23 mei 1978, NJ 1979, 336 m.nt. LWH, BIE 1979, P- So (Valium) besliste dat het ompakken van parallel geïm porteerde geneesmiddelen onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar is; in BMS/Paranova (HvJ EG 11 juli 1996, NJ m.nt.dwfvond er nr 130) werden die voorwaarden nog war nader uitgewerkt. De rechtbank toetst de handelwijze van de gedaagde apotheken aan deze eisen en constateert dat ze zich daar niet aan gehouden hebben; met name zijn de medicijnen soms uit de doordrukstrips gehaald en ook is het ompakken niet van te voren meegedeeld aan de merkhouder. Nu worden de feiten uit het vonnis niet helemaal duidelijk, maar kennelijk ging het bij de in rov. 13 vermelde afleveringen om de aflevering van medicijnen rechtstreeks aan patiënten, niet aan andere ondernemingen. Daarop wijst zowel het feit dat de betrokken apotheken hun geneesmiddelen gezamenlijk inkopen via de vierde gedaagde (zie rov. 1, d; zelfhoudcn ze zich dus kennelijk niet met distributie bezig) als dat ze die middelen in sommige gevallen uit

12 4 c B I J B L A I ) N D I S T R I F I E E I G E N D O M ' G F E B R U A H I de doordrukstrips hebben gehaald (zie rovv. 1, k en 18). Een ompakkcndc groothandel zal voor dat laatste eigenlijk nooit reden hebben - het is alleen maar extra werk - wat doet vermoeden dat deze specifieke wijze van allevering plaats vond in het belang van de patiënt. Tegen deze achtergrond kan men zich afvragen of BMS/ Paranova door de rechtbank niet wat al te rechtlijnig is toegepast; het zou op zijn minst de moeite waard zijn geweest om verder door te vragen over de aanleiding voor het ompakken en die in het vonnis ie vermelden. Het valt te betwijfelen of de in RMS/Paranova geformuleerde regels ook gelden voor een apotheek die bij aflevering van een geneesmiddel aan een patiënt en in diens belang dat geneesmiddel opnieuw verpakt. De ratio voor de door het HvJ aan de groothandelaar gestelde eisen lijkt hier niet zonder meer van toepassing; niet valt in te zien dat een apotheker het geneesmiddel niet uit de doordrukstrips zou mogen halen als dat op professionele gronden nulüg is, laat staan dat hij de merkhouder tevoren zou moeten informeren wanneer hij een geneesmiddel voor aflevering aan de patiënt opnieuw verpakt. Men kan van een apothekerbezwaarlij k verlangen dat hij iedere bijzondere aflevering aan een patiënt vooraf aan de merkhouder gaat melden; geen merkhouder zal er trouwens over piekeren om dan te eisen als het een geneesmiddel betreft dat de apotheker langs de reguliere, hem welgevallige weg heeft betrokken, hoewel de toestand van de waar daarbij evenzeer (of even weinig) in het geding kan zijn als bij een parallel geïmporteerd product. Intussen pakken de regels van BMS/Paranova voor individuele afleveringen door de apotheker veel bezwaarlijker uit dan voor ompakken en gros door de groothandel. Dat zou de parallelimport van geneesmiddelen, al rhans van middelen d ie soms op geïndividualiseerde wijze moeten worden afgeleverd, serieus kunnen bemoeilijken. J.Ii. S. Nr. 9 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zzjuni 2000 (Marca/Adidas) Mrs. J.C. Moitinho de Almeida, kamerpresident, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch en F. Macken, rechters Art. 5, lid ibt.erste Merkenrichtlijn Verwarringsgevaar mag niet op grond van een vermoeden worden aangenomen. Blijkens het arrest Puma/'Sabèl kan de bijzondere onderscheidingskrachr van het oudere merk het vemarringsgevaar vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontslaan van dit gevaar bijdragen. Hiemit mag geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin worden afgeleid. Her Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststellingvan vemarringsgevaar, waarvan het bewijs moet werden geleverd. - Art.ijA.lidlbTiMW De Hoge Raad stelt hetbenellix-cerechtshofde vraag of deze bepaling een uitleg toelaat overeenkomstig de uitleg die het Hof van justitie aan art. 5, lid 1 b van de Eerste Merkenrichtlijn geeft. Art. udbmw De Hoge Raad stelt hel Benelux-Gerechrshofvragen van uitleg met betrekking tut de bevoegdheid van de licentiehouder om een verbods- of gebodsvordering alsmede nevenvorderingen strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens in te stellen. 1 President Arrondissementsrechtbank te Breda, 17 juli i996(mr.j.p. Leijten) 3 De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: 3.1 De bevoegdheid van de President van deze rechtban k tot kennisname van de vorderingen op grond van de BMW is aanwezig nu de onderhavige vestiging van Marca Mode in dit arrondissement is gevestigd. 3.2 Tussen partijen staat als niet, althans niet voldoende gemotiveerd weersproken het navolgende vast: a Eiseres sub 1 is in de Benelux merkhoudster van een di'icstrepen-beeld merk op basis van de volgende vernieuwingen van inschrijvingen: b Het dric-strcpen-beeldmerk van Adidas is door haar jarenlange forse investeringen in reclame en public-relatinns zowel in de Benelux als wereldwijd bekend geworden. e Eiseres sub z is exclusief liceniieneemstcr van eiseres sub 1 voor wat betreft de Benelux. d Marca Mode bestaat uit een keten van winkels in diverse steden in Nederland, Duitsland, frankrijk en België. e Marca Mode heeft een nevenvestiging in Breda aan de Tolbrugstraat 7. in deze vestiging biedt zij recentelijk een collectie aan bestaande uit broeken, shirts, truien, zwempakken e.d., welke doorgaans zijn uitgevoerd in de kleuren ' ' * Zie de nolc-ii jan herslor, blz. 6s;6. Jïfrf.

13 I I F E B R U A R I? ü [) ' B I J B L A D I N D U S I F I Ë L E E I G E N D O M 4 1 wit of zwart. Gaat het om de kleur wit dan zijn de kledingstukken aan de zijkant in de lengterichting voorzien van twee parallellopcndc zwarte strepen, is de hoofdkleur van het kledingstuk zwart, dan is dat kledingstuk op d ie plaats voorzien van twee witte parallellopende strepen. f Marca Mode brengt tevens een witt-shirt voorkinderen in het verkeer met in het midden van de voorzijde over de hele lengte drie zwarte, verticaal en parallellopende strepen van dezelfde breedte. De strepen zijn aan de buitenzijde voorzien van een smal wit randje. De strepen worden ter hoogte van de borst onderbroken door een medaillon met een afbeelding van een kat met een pet, waarop de woorden TIM zijn vermeld. In het medaillon is tevens het woord SPORT vermeld. Marca Mode brengt tevens een oranje uitvoering van dit shirt op de markt, voorzien van zwarte strepen, welke door genoemd med allion worden onderbroken. Deze shirts worden hierna aangeduid als TIM-shirts. g Bij faxbericht van 23 mei 1996 bericht de advocaat van Adidas aan Marca Mode dat het strepenmotief op het TIMshirt een i nbreuk vormt o p de merkrechten die Adidas heeft op het drie-strepen-motief en haar gesommeerd verdere inbreuken op genoemd merkrecht te staken. h Bij faxbericht van 31 mei 1996 heeft Marca Mode her volgende aan de advocaat van Adidas bcrichr: Het (TlM)shirt is verkocht in Marca-winMs in Nederland, België, 3.4 Marca Mode voert allereerst het verweer dat Adidas nier het vereiste spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening heeft, daar de kleding met het uiterlijk als thans door Adidas wordt aangevallen, reeds sinds jaar en dag op grote schaal op de Nederlandse markl wordrvcrhandeld. Dirlaatsteisechter niet aannemelijk geworden. Dekledingstu kken die Marca Mode als resu I taat van een middagje winkelen in de Kalverstraat te Amsterdam heeft gepresenteerd, illustreren dit reeds onvoldoende voor het aanbod op de markt naar dir moment. Voor het recente verleden is geen materiaal aanwezig dat aan de stelling steun verleent. Tndien juist zou zijn wat Marca Mode stelt, zou het haar geen mocirc gekost hebben om ter zitting reeds ten voldoende krachtige illustratie daarvan te presenteren. Adidas stelt bovendien dat zij, voot zover hel binnen haar mogelijkheden ligt, consequent optreedt tegen inbreukmakers. Ter onderbouwing van deze srelling verwijst zij naar haar arrest inzake Adidas ca Hema van 1 j uli 1982 (Blli 83, 48), waarbij het ging om vier strepen. Verder heeft zij vijf schikkingen (in Duitsland, Denemarken en Frankrijk) met gebruikers van rwee-strepen-moticven in het geding gebracht, alsmede correspondentie uit 1994 en 1996 waaruit blijkt dat Adidas ook in Nederland optreedt tegen gebruikers van twee-, drie- en vier-strepenmotieven. Uit voormelde door Adidas overgelegde bewijsstukken is voorshands voldoendeaannemelijkgewordendatzij in Nederland (en daarbuiten) een actief beleid voert ter handhaving van haar merkrecht tegen gebruikers van twee-end riestrepen-motieven en dal de aangevallen 'kledinglijn' niet als gevestigd marktverschijnsel kan worden aangemerkt, zodat Adidas in haar vorderingen kan worden ontvangen. Daarmede is eveneens te verwerpen het beroep op 'verwatering', omdat dit, zo dit zich al voordoet, niet kan worden geweten aan nalatigheid van Adidas. 3.5 Allereerst zal worden bezien of de onder 3.z.e vermelde kledi ng van Marca Mode met een twee-strepen-motief een inbreuk vormt op het bovenomschreven merk van Adidas. Vervolgens zal worden bezien of de TIM-shirts van Marca Mode inbrcukmakend zijn. Frankrijk en Duitsland. De totale order bedroeg stuks, waarvan <j6o stuks in de witte uitvoering met zwarte streep stuks 3.6 Marca Mode stelt dat Adidas in de dagvaard ing niet, clan Twee-strepen-motief betrof de oranje uitvoering met witte en zwarte strepen, die naar ons wel onvoldoende, c.q. laattijdig heeft gespecificeerd welke oordeel geen inbreuk vormen op het merkrecht van Uw cliënte. (...) producten uit de collectie van Marca Mode inbreukmakend totale, order (..) Uiervan zijn stuks verkocht (stand per 30 mei zonden zijn, zodat onduidelijkheid bestaat over de te vergelijken tekens. 1596). Het restant bevindt zich nog in de winkels (...) in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Adidas heeft daarop ter zitting naar de door haar in het geding gebrachte producties vei'wczcn, alsmede verklaard dat Wij stellen voor dal wij de. witte shirts verzamelen, tellen en basis van het resultaat een regeling met Uw cliënte zullen trachten te tref zifen. (...) De inkoopprijs per stuk bedroeg^ Deense Kronen, de ver producten naar Marca Mode heeft verzonden. op maandag 1 juli jl. kopieën van labels van de litigieuze koopprijs f 29,00. (...) Onder voorbehoud van alle rechten verblijven Marca Mode stelt terecht d at in het algemeen de eisende partij een goed voorbereide vergelijking mogelijk dient te ma wij. ken van merk en teken ten aanzien van de diverse producten waarvoor dit relevant is. 3.3 Adidas legt aan de vorderingen ten grondslag dat Marca Mode door het (doen) vervaardigen, het (doen) importeren, Ter zitting heeft Adidas betoogd dat de hele sportkledinglijn van Marca Mode met het twee-strepen-motief een in het in voorraad (doen) houden, het ter verkoop (doen) aanbieden en (doen) tonen van de hierboven onder 3.2.c en 3.2.f breuk vormt op het bovenomschreven merkrecht van Adidas. Genoemde totale kled i ngl ij n van Marca Mode kan niet genoemde kledingstukken in strijd handelt met de exclusieve (mcrk-)rechten van Adidas, danwei onrechtmatig handeltjegens haar. den betrokken. De dagvaarding maakte in punt 4. duidelijk op processueel verantwoorde wijze in de beoordeling wor dat h et i n ieder geval ging om broeken, shirts, truien, zwempakken, inde kleuren zwart-wit. Bij witte kleding richtte de kritiek zich op twee in de lengterichting lopende parallelle zwarte slepen. Bij de hoofd kleur zwart op twee parallel lopende wirte strepen. Slechts de concrete, in de productie G van Adidas nader bi n- nen dit laatste kader geplaatste kledingstukken worden thans beoordeeld.geletopde dagvaardingwaren deze voor Marca Mode tijdig te onderkennen. Het debat daarover is ook voldoende gevoerd. Andere kledingstukken, andere kleurstellingen, worden buiten beschouwing gelaten. 3.7 Voorshands is voldoende aannemelijk te oordelen dat het dric-strepen-motief van Adidas door het in aanmerking komend publiek - kopers van vrijetijds- en sportkleding in sterke mate wordl opgevat als een teken dat de identiteit van de waar, als van Adidas afkomstig, demonstreert.

14 -i I.: D L A D i N D U S T R I É L F r I G t N D O M 16 = E 3 R U A H I 2001 Dit beeldmerk geniet algemene bekendheid. Het door Adidas overgelegde onderzoeksrapport uit 1995 bevestigt dit slechts, nat het rapport, zoals Marca Mode terecht stelt, in de vorm zoals overgelegd, vragen oproept ten aanzien van de onderzoeksmethode, legt te weinig gewicht in de schaal, omdat dit rapport niet doorslaggevend is voor het aannemen van de kracht van het merk. 3.8 Het dric-srrepen-merk, waarvan thans de bescherming wordt ingeroepen is - in ieder geval geword en tot-een merk met een sterk onderscheidend vermogen, zodat snel kan worden aangenomen dat associatie mogelijk is wanneer het genoemde, in aanmerking re nemen publiek geconfronteerd wordt met andere daarop gelijkende tekens. Dit geldt temeer omdat het hier, in ieder geval in sterke mate zal gaan om een (vrij) jong publiek dat grote belangstelling heeft voor 'merken' in het algemeen, en daardoor 'merkgevoeliger' is geworden dan enkele decennia geleden. 3.9 Marca Mode voert tevergeefs aan dat het twee-strepenmoticf op sportkleding in het (iets) verdere verleden gebruikelijk was als decoratie, ook op de zijkanten en schouders van sportkleding, en dat de huidige modetrent teruggrijpt op dit verleden. Ook indien dit juist is doet dit niet af aan het recht van Adidas om haar merk, dat in de tussenliggende jaren een sterk onderscheidend vermogen heeft verworven, te handhaven In dit geval spitst de vergelijking van merk en teken zich globaal toe op: - sport- en vrijetijdskleding, bestaande uit broeken, shirts, truien, zwempakken en soortgelijke artikelen, - in de kleurcombinatie zwarr en wit. Van de in vergelijking betrokken kleding blijkt een opvallend kenmerk dat het merendeel van deze kledingstukken, zowel die van Adidas als die welke Marca Mode verkoopt, geen of vrijwel geen ander decoraticmotief vertoont. De totaalindrtik die bij de vergelijking ontstaat, zowel ten aanzien van kledingstukken afzonderlijk, als bij het bezien van de beide 'collecties' als geheel, is er een van een opvallende gelijkenis. Voor een groot deel is dit echter te verklaren door de kleurstelling. Deze staat aan een ieder vrij. Het extreme zwartwit-contrast, tezamen met het (vrijwel) ontbreken van andere decoratieve elementen vestigt echter de aandacht op het strepenmotief. Het merk van Adidas, het drie-strepen-motief, verkrijgt zo de srerksr mogelijke expressie en maakt de meest mogelijke indruk. Mede daardoor wordt de associatiemogelijkheid met twee-strepen-motieven bij dezelfde zwart-wit-combinatics groter. Bij het twee-strepen motief van Marca Mode bij deze vergeleken kledingstukken valt verder op: - dat de breedte van de strepen en de tussenafstanden vaak (vrijwel) identiek zijn aan die welke Adidas toepast; - dat de plaatsing van de strepen op de kleding identiek is aan de plaatsing volgens het merkdepor van Adidas. Dit is opvallend, omdat er vele andere plaatsen op de kledingstukken denkbaar zijn, indien zoals door Marca Mode gesteld - louter beoogd wordt de strepen als decoratief clement te gebruiken Gegeven de hiervoor genoemde bijzonderheden en voorts de sterke onderscheidende kracht van het ingeroepen dric-strepen-merk van Adidas, verroont het aangevallen twee-strepen motief ten aanzien van een aantal van de door Adidas in dit geding - bij productie G overgelegde - als inbreukmakend aangemerkte gevallen, inderdaad visueel zodanige gelijkenis dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komend, merkbewuste publiek de confrontatie met dit twee-strepen teken associaties opwekt met het drie-strepen-merk van Adidas. Ter specificatie van de inbreukmakendc klcdingsrukken worden hierna kopieën opgenomen van de bijbehorende bonnen. (De rechtban k beschikt niet over afbeeldingen die de voorafgaande overwegingen kunnen visualiseren.) [...] Ten aanzien van de overige door Adidas bij productie Govergelegde kleding met het twee-strepen-motief is merkinbreuk niet aan te nemen: Op het als tweede productie afgebeelde en getoonde T-shirt is zodanig in het oog springende andere decoratie aanwezig, dat het twec-strepen-motief dat alleen op de schouders is aangebracht, niet domineert. Daardoor ontsraar de associatie-mogelijkhcid niet. liet als vijfde productie afgebeelde kledingstuk draagt vier strepen, van geheel ongelijke breedte en rand, met ongelijke tussenafstanden. De totaalindruk van het motief alleen reeds is zo verschillend van die van het merk van Adidas dat de associatie-mogelijkhcid niet aan te nemen is. Het als tiende en elfd e afgebeelde kledingstuk is niet aangetroffen bij de getoonde kleding. Deze blijven, nu het bij dit twee-strepen-motief sterk afhangt van de bijkomende omstandigheden (plaatsing, kleurencontrasr, overige decoratieve elementen, breedte van de strepen en tussenafstand) of ersprake is van merkinbreuk, builen beschouwing. Mcrkinbreuk ten aanzien daarvan kan thans niet worden vastgesteld. TlM-shirt (drie-strepen-motief) 3.12 Marca Mode voert aan dat het drie-strepen-motief bij de TIM-s hirts op het midden van het shirt is aangebrachr en dat de strepen worden onderbroken door een onderscheidende fantasie-tekening van het TlM-mannetje, zodat geen sprake is van de door Ad idas c.s. gestelde overeenstemming. Kenmerkend voor het drie-strepen-beeldmcrk van Adidas is dat de strepen parallel en verticaal over de hele lengte van het kledingstuk lopen. Verder is karakteristiek dat de strepen even breed zijn, met gelijke tussenafstanden, dezelfde kleur hebben en sterk (bij de zwart-wit-combinatie) tot tamelijk sterk (bij de oranje-zwart-combinatie) contrasteren met de basiskleur van de kledingstu kken. Het drie-srrepen-motief op de TTM-stiirts voldoet aan elk van genoemde voorliet drie-strepen-beeldmerk van Adidas karakteristieke kenmerken. De strepen op het TIM-shirt zijn in het oog springend op het totale vlak, dat verder effen is, waardoor ze de aandacht op zich vestigen. Dit shirt is bedoeld voor een jeugdig sportief publiek, mede gelet op de aanduiding 'sport' in het medaillon, hetzelfde publiek waarbij de kennis van het merk Adidas zal leven. De aanwezigheid van het medaillon doet niet af aan de associaüemogelijkhcid; het gestreepte vlak is relatief veel groter dan het medaillon en loopt onderbroken door het medaillon over de hele lengte van het shirt. Begripsmatig lopen de strepen onder het medaillon door.

15 18 F E H R. I A R I 2ÖC1 BIJ BI AD I N D U S I R I f l E E I G E N DOW Ook de van voormelde merkinschrijvingen van Adidas afwijkende plaats van de strepen midden op het shirt verhindert de mogelijkheid van de associatie niet, als gevolg van de kracht van het dric-strepen-merk. Het TTM-shirt maakt derhalve inbreuk op het drie-s trepenbeeldmerk van Adidas, in zowel wit-zwarte, als oranjezwarie uitvoering. Depetita 3.13 i:cn verbod van het twee-strepen-motief zal slechts worden toegewezen ten aanzien van de kledingstukken die concreet merkinbrcuk opleveren. Verwezen wordi naar r.o. 3. r o waarin zij zijn vermeld en waarbij zij middels fotocopie van met name de labels worden aangeduid. Omdat de omringende factoren in hoge mate beslissend zijn voor het al ot' niet aannemen van merkinbrcuk is een ruimere formulering onwenselijk. Het verbod ten aanzien van het dric-strepen-motief wordt in gelijke zin geformuleerd omdat voorshands nog onvold oende dreiging bestaat voor verdere inbreuk op andere wijzen De petita sub z en 3 zijn toewijsbaar. Adidas heeft voldoende belang daarbij. Gelet op de vakantieperiode zullen ruimere termijnen worden gegund Het petitum sub 4. kennelijk gebaseerd op art. 13 bis BMW, wordt afgewezen. Dat Marca Mode te kwader trouw is geweest, is gesteld noch gebleken. Deze procedure draagt te zeer het karakter van een 'tcst-case' om dergelijke kwade trouw bij Marca Mode aan te nemen De dwangsommen zullen per onderdeel worden toegesneden op het belang d at betrokken is bij het gevorderde, en vatbaar worden verklaard voor matigi ng zoals in het d ictum nader aangegeven Het petitum sub 6 wordt afgewezen. De betreffende kosten dienen te worden aangemerkt als noodzakelijke voorbercidingskosten voor deze procedure, en zij worden verdisconteerd in de re liquideren proceskosten Het sub 7 gevorderde voorschot is op basis van de brief, weergevenondci'3.1.h, toewijsbaar tot ƒ ,-. Ditschadebedrag is alleszins aannemelijk, mede in het licht van al Ie geconstateerde merkilibreukcn. Spoedeisend belang is daarmee gegeven. Restiiuticrisico is gesteld noch gebleken Marca Mode behoort als de overwegend in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding. 3.zo Adidas c.s. verzoeken de termijn waarbinnen in verband met het TRTPs-Verdrag de bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zvi jaar te stellen. Voorgeval dit verdrag zou gelden (hetgeen naar voorlopig oordeel niet zo is, omdat geoordeeld is over de 'merits of the case') wordt de alhier gebruikelijke termijn van eenjaar gesteld. 4 De beslissing in kortgeding De president: 1 gebiedt gedaagden in de Benelux te staken en gestaakt te houden de in r.o en 3.12 aangewezen inbreuken op het dric-strepen-merk van Adidas zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ ,- per verwijtbare overtreding, met een maximum van f r.ooo.000,- aan te verbeuren dwangsommen; z veroordeelt gedaagde binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de raadslieden van ciscressen ter beschikking te stellen justificatoire bescheiden waaruit blijkt: - bij welke fabrikanten) - met aanduiding van namen en volledige adresgegevens - orders zijn geplaatst voor de sub r genoemde inbrcukmakende producten; - hoeveel van deze producten zijn georderd, uitgesplitst naar type; - hoeveel van deze producten zijn verkocht, uitgesplitst naar type; - de in- en verkoopprijs van deze producten, uitgesplitst naar type; en 3 beveelt gedaagden om een d oor gedaagden te betalen, maar door eiseressen aan te wijzen register-accountant, uiterlijk twee weken nadien in staat te stellen om te controleren of gedaagden op juiste en volledige wijze de informatie hebben verschaft waartoe zij zijn veroordeeld; 4 bepaaltdut gedaagden een direct opeisbare dwangsom verbeuren van ƒ ,- indien blijkt, dat verwijtbaar niet (volledig) door hen is voldaan aan de onder 2 of 3 vermelde veroordelingen, te vermeerderen mer een dwangsom van ƒ 5.000,- per dag, dat gedaagden vol harden in de niet naleving van genoemde veroordelingen, m et een maximum van ƒ ,- aan te verbeuren dwangsommen; 5 bepaalt dat een in dit vonnis genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voorzover handhaving van de hiervoor gekozen dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 6 veroordeelt gedaagden hoofdelijk om bij wijze van voorschot op schadevergocdingaaneiseressen te voldoen een bedrag van ƒ zo.ooo,- en wel uiterlijk vier weken na betekening van dit vonnis; stelt, voor zoveel nodig, op voet van artikel 50 lid 6 van het zgn. TRIPs Verdrag de termijn waarbinnen eiseressen een bodemprocedure zullen moeten aanhangig maken vast up eenjaar te rekenen vanaf de darum van dit vonnis; enz. b Gerechtshof te 's-hertogenbosch, 14 apri I 1997 (mrs. C. W. Mouton, F.r. Langemeijer en A.M J. van Buchem-Spapcns) 4 De beoordeling [...] 4.3 De grieven 111 en IV hebben betrekking op de in het beroepen vonnis onder 3.2 sub d en e vastgestelde feilen Grief III bestrijd tdatmarcamodc zelf vestigingen buiten Nederland heeft. Als door Adidas erkend staat dit vast, zodat deze grief inzoverre gegrond is. Naar Adidas on weersproken heeft gesteld zij n de bch erende vennoten van Marca Mode wel betrokken bij vcsrigingen in Duitsland, Frankrijk en België Grief IV bestrijdt dat het TIM-shirt van Marca Mode is voorzien van drie strepen, die dezelfde breedte hebben. Als door Marca Mode gesreld en door Adidas niet behoorlijk weersproken staat vast dat van de drie strepen op het TTMshirt de middelste streep 1 cm breed is en dat de twee buitenste strepen ieder 1,2 cm breed zijn. Deze grief is dus feitelijk juist.

16 4 L' O I J U L A D I N D U S I ' M E. E E ; C E \l I) ü M 16 F E J H U A R I 2ÜÜ1 sraat dat bij iemand die met het. teken wordt geconfronteerd associaties confusion' te stellen. De Benelux-land en hielden echter vast tussen hei teken en het merk worden gewekt Het JLSenGH heeft hiermee een extensieve interpretatie van het begrip overeenstemming gegeven, toegespitst op de mogelijkheid van associatie. Nu met die mogelijkheid kon worden volstaan, is tevens een abstract element in dit criterium ingevoegd, waardoor de beschermiiigsomvang van het merkenrecht verder werd verruimd. Di t betekende overigens niet dat ook de meest gezochte mogelijkheid al tot bescherming leidde. De reden om van eiser niet méér te verlangen is, dat hij niet met een praktisch onmogelijke bewijspositie mag worden opgezadeld; de door hem gestelde mogelijkheid diende echter wel voldoende aannemelijk te zijn. Dit associatiecrilerium heeft om de onder 2.8 en 2.9 genoemde aan het door het BcnGH ontwikkelde associatie-criterium. Uiteindelijk is een compromis bereikt waarin 'verwarring' her criterium voor merkinbreuk bleef, maar waarin ook het begrip 'associatie' een plaats kreeg." Aldus is art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn tot stand gekomen dat als volgt luidt:'het ingeschreven merk geeft de houder ccn uitsluitend recht. Dit redu staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hierroe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: (...) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek vctwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.' 2.14 Het is al bij eersre lezing duidelijk dat de in deze bepa- redenen de maatstaf van verwarringsgevaar ten ling opgenomen maatstaf onduidelijk is: worden aanzien van de herkomsr in de Benelux verdrongen. 1 let komt noch in de wettekst voor, noch in de Union-formulc. Tn de woorden van Gcrbrandy 18 : 'Het associatiecriterium slokt ccn aantal andere criteria (...) op'. TTet keren van verwarringsgevaar werd mitsdien een van de gevolgen van deze nieuwe maatstaf. Sinds de wetswijziging van 1971, althans sinds het wijzen van genoemd arresl, werd bescherming geboden als het publiek 1) het teken met het betrokken merk verwart (directe verwarring); z) een - juridisch of economisch - verband legt tussen de merkhouder en de gebruiker van het teken (indirecte verwarring); verwarringsgevaar en associaticmogelijkheid nu op één lijn gesteld, in wel k geval het verwarringsgevaar beter had kunnen worden geschrapt om de in 2.9 genoemde reden? Of dient de associaticmogelijkheid in het vervolg slechts ter precisering van het verwarringsgevaar, hoewel dat op zichzelf niet voor de hand ligt, nu de associaticmogelijkheid het ruimere begrip is? In de tiende overweging van de preambule van de Richtlijn wordt ten aanzien van het overeenstemmingscriteruim het volgende opgemerkt: 'Overwegende dat de door hel ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk ah aanduiding van de herkomst te waarborgen, absoluur is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten 3) een verband ziet tussen het teken en het merk, ofschoon dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het beide niet met elkaar worden verward (associatie in eigenlijke 7 in). 1» soortgelijk zijn; dat liet begrip overeenstemming in samenhang merk overeenstemt met hel teken en de waren of diensten 2.12 Deze verruiming van de nierkenrechtelijkc bescherming heeft positieve, maar ook negatieve kanten. De posivaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en niet met het gevaarvoor verwarring moet worden uitgelegd: dat het getieve zijde is met het voorgaande voldoende belicht. De negatieve is dat sprake is of kan zijn van een zekere in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of name de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag monopolisering van de componenten waaruit het merk is ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren opgebouwd (bv. strepen, ruiten, aan de natuur ontleende motieven). Aldus kan spanning ontstaan met her beginsel of diensten, de grondslag worde beschermingvormt.' 11 van medcd ingingsvrijheid, dat in ons land ('kartelland'), in z. 15 De Benelux heeft de Richtlijn op 1 januari 1996 geïmplementeerd. Na deze implementatie luidt art. 13A BMW elk geval tot voor kort, ook overigens iets minder ontwikkeld lijkt dan in de grote westerse industrielanden. Voorts hoorde men wel de klacht dat met name aan minder bekende merken wel een erg ruime bescherming werd geboden", hetgeen m.i. overigens beteugeld kon worden door eisen te stellen aan het realiteitsgehalte van de associaricmogelijkheid Hoe dat zij: de nierkenrechtelijkc bescherming die in de Benelux werd geboden, had zich on twikkcld tot de ru i m- ste i n Europa. 11 Dat andere EG-landen en de Kuropese Commissie hiermee moeite hadden gezien de daaraan inherente beperking van de mededingingsvrijheid, bleek tijdens de onderhandelingen over een EG-Mcrkcnrichtlijn. In de eerste ontwerpen werd afstand genomen van de Benelux, o.m. voorzover hier van belang - als volgt: A.i. Onverminderd de toepassing van het gemene rech t betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: (...) b elk gebruik, dar in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. z. 16 De verwijzing naar het verwarringsgevaar is dus niet als maatstaf in art, 13A BMW overgenomen. De Commissie heeft hiertegen bezwaar gemaakt en dit als strijdig met de door voor merkinbreuk de zware eis van een 'serious risk of 'Nvtm bij noten', i^yo, p.43. Vgl. hierover L. van Bunnen, Overeenstemming, verwarringsgevaar en/of associatie?. Bit ïptjs.p J Rrinkhof. Het bcsrip overeenstemming,terugblik en vooruitkijk, p. 50, in: Et-1! kwart mnv Benelux nh'rkavxdit, " W.C. van Manen, r.a.p.,p. 15S. ' H ' g 12 Vgl. over de totstandkoming van de Richtlijn I LR. tuis uier en M.C. Geuze. Bcschermingsomvang van hel merk in de Benelux en EEGharmonisaiic,Cir i<3s8,p. 2ise.v. " Mijn onderstrepiiircn-fbb. ' ' Tiacluiaiblad 1993, 12.

17 16 r F B R U A R I ' BIJ BLAD I N D U S T R I Ë L t E I G F N D O M 4 9 Richtlijn aangemerkt. 25 Volgens de regeringen van de Benelux-landen was van cen onjuiste implementatie echter geen sprake. In het Gemeenschappelijk Commentaar merkten zij op dat onder meer uit de notulen van de Raadsvergadering waarin de Richtlijn is vastgesteld- blijkens welke de Raad en de Commissie constateerden dat het associatiegevaar een begrip is dat is ontwikkeld door de Benelux-jurisprudentie - valt af te leiden 'dat de uitleg van het begrip overeenstemming door het Benelux Gerechtshof (Union) een gemeenschapsrechte] ij k aanvaarde norm is'. Hierin kan zonder veel moeite een 'non sequitur' worden herkend. Maar natuurlijk konden de regeringen hopen dat de aangehaalde constatering van Raad en Commissie méér is dan al leen een constatering. Aan dit argument werd van Benelux-zijde toegevoegd dat, nu het door het BcnGH ontwikkelde associaticcriterium in het Beneluxreeht is geworteld, de invoering in de wet van het engere begrip verwarring ten onrechte aanleiding zou kunnen geven tot deopvauingdat de beschermingsomvang van het merkenrecht is gewijzigd. Naar de inhoud zou de voorgestelde bepaling voldoen aan de Richtlijn. 2» 2.17 De mening van regeringen, dat er op dit punt niets was veranderd, werd door de meeste schrijvers gedeeld.' 7 Zij klonk eveneens door in enkele rechterlijke uitspraken. 28 Bij enkele auteurs bestond echter twijfel. 28 Omineus was ook de uitspraak van het Engelse High Court of Jusrice in de zogeheten Wagamamazaak, waarin Justice Laddic na een analyse van de betekenis van de Richtlijn, de Beneluxopvatting afwees. 3«z. 18 Waar het gaat om uitleg van begrippen u it de Richtlijn, is het laatste woord aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Dit geldt ook voorzover de betekenis van art. 13 BMW in het geding is, nu - zoals gezegd - bedoeld is de Richtlijn daarin te implementeren. Naar aanleiding van vragen van het Duitse Bundesgerichtshof heeft het Europese hof op n november derhalve nadat het thans bestreden arrest van het hof te Den Bosch was gewezen - een uitspraak gedaan over de betekenis van het criterium 'verwarring (...), inhoudende het gevaar van associatie'.-*' In dit arrcst(puma/sabèl of 'springcnderaubkatze') overwoog het hof ten aanzien van het aan art. 51 lid i, sub a en b identieke art. 4, lid 1, sub a en b onder meer: '" P. Ecckman, Het merkenrechten de HM W na de richtlijn, SEW 1995, p Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen, p. 8. -' S. Gerbrandy, Verwarring omtrent verwarring, in: Noten bij noten, t990, p. 48; Gielen/ W'ichcrs Hocth, a.w., nr. 1145; II.R. Fursrner en M.C. Geuze, i.a.p., p. 220; L. van Runnen, l'associarion comme critètc de ressembiancc entre signes eompares, in: Koten bij noten, a.w., p. 27 e.v.; Van Nicuwenhoven Helbach, Nederlands handels- eiifailussaneiusredit, 1989,p Hof van beroep Erussel 27mei 1993, IER 1993, p. H2en Hol Arnhem 2 mei 1995, l H p ' 9 J.J. Brinkhof tap. p. 39 e.v,: P.J. Kaufmann, Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno t99i; in Quibene distinxuic bene docet, 1991, p. 175 e.v.; P. Ecckman, t.a.p.p '" Wagamama/Raja mama's, BJE 1996, p Deze uitspraak is besproken door J.J. Brinkhof, AA 1997, p " HvJEG ir november 1997(Puma/Sabcl),IER 1997, p- 220, RtE 1997, p. 64. Het arrest is inmiddels besproken door Gielen, TER 1997, p , CohenJehora.ni. AA 1998, p en Verkadc,NJ (die spreekt van 'Het mcrkcnreclitarrest van de jaren '90'j. 11 Met zijn vraag wil liet Bundesgerichtshof in wezen weten, of het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' (...) aldus moet worden uitgelegd, dat reeds indien het publiek twee merken met elkaar zou kannen associëren opgrond van hun overeenstemmende begripsinhoud, gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling behoort te worden aangenomen f...); 14 De Belgische, Luxemburgse en Nederlandse regering hebben erop gewezen, dat hel begrip 'associatiegevaar 1 op hun aandringen in de genoemde bepalingen van de richtlijn is opgenomen, opdat deze op dezelfde wijze kunnen worden uitgelegd als art. 13A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarin ter afbakening van de omvang van het door het merk verleende uitsluitende recht niet hel verwarringsgevaar, maar het begrip overeenstemming als maatstaf wordt gebruikt. 15 Zij verwijzen naar een arrest van hetbcnelux-cerechtshof (arrest van 20 mei Union) (...). Deze rechtspraak berust op de gedachte dat wanneer een teken associaties met een merk kan opwekken, het publiek tussen het teken en het merk een verbandzal leggen. Een dergelijk verband kan schadelijk zijn voor het oudere merk, niet alleen wanneer daardoor de gedachte aan gelijke of verwante herkomst van de waren kan worden opgeroepen, maar eveneens wanneer geen verwarringsgevaar tussen teken en merk bestaat. Associaricmogelijkheden tussen een reken en een merk kunnen namelijk, omdat de waarneming vaak onbewust de herinnering aan het merk oproept, de 'goodwill' van het oudere merk overhevelen naar hei teken en aldus het imago van dit merk verwateren. 16 Volgens de genoemde regeringen omvat het associatiegevaar derhalve drie situaties: in de eerste plaats het geval, dat het publiek het betrokken teken en het merk merelkaar verwart (direct verwarringsgevaar); in de tweede plaats het geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verwart(indirectverwarringsgevaarofassociaticgcvaar): in de derde plaats het gevat, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk omdat door waarnemingvan het teken heriiitieringaanhet merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward(associatiegevaar in eigenlijke-in). 1/Onderzocht"dientderhalve teworden, of(...)art.4, lid i.subb, loepassingkan vinden ingevalgeen direct ofindirectverwarringsgevaar bestaat, maaralleen associatiegevaar in eigenlijkezin (...). 18 In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat art. 4, lid 1, sub b, van derichtlijnslechts toepassingkan vinden, indien wegens de identiteit of de gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten 'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk'. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatiefvoor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter preciseringvan de draagwijdte ervan. Reeds op grond van deze formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij hetpubuek geen verwarring kan ontstaan. 1$ Deze uitleg vindt eveneens steun in de tiende overweging van de considerans van de. richtlijn, waar wordt gezegd, dat het gevaar van vcrwarringl.) de grondslag voordebescherming vormt. (...) 2.19 Het Europese hof verwerpt dus de opvatting van de Bencluxregeringen, hetgeen betekent dat de Richtlijn in art. 13 BMW onjuist is geïmplementeerd. Overeenstemming is niet reeds aanwezig, indien het publiek merk en teken met elkaar zou kunnen associëren. Hiervoor is verwarring nodig. Associatiegevaar dient uitsluitend nog om

18 5 O B I J B L A D H D II S T R I È L [ E I G E Ml O» '6 F E B R U A R I 2001 de reikwijdte van het verwarringsgevaar te preciseren. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de gemiddelde consument (r.o ). Het is des te groter naarmate de onderscheidende kracht van hec oudere merk sterker is (r.o. 24) Speelt bij de beoordeling of van verwarringsgevaar kan worden gesproken, de herkomst van het gemerkte product nog een rol? Volgens Gielen kennelijk niet, nu hij uitdrukkelijksignaleertdathctlivjeg enerzijds nog niet heeft duidelijk gemaakt hoe de categorie van indirecte verwarring moet worden beoordeeld, maar anderzijds 'nergens spreekt van herkomsrverwarring' en dit 'terecht' acht omdat in de tekst van de Richtlijn dit woord ook niet wordt gebruikt: Het lijkt er dus op dat het hof ruimte laat voor een breed verwarringsbegrip." Met Verkade in zijn NJ-noot meen ik echter dat deze opvatting moeilijk houdbaar is. Her IIvJEG heeft immers in r.o. 16 de door de Benelux-regeringen aangedragen driedeling tot uitgangspunt van zijn beootdcling genomen en - kort gezegd - de eerste twee gevallen (direct en indirect verwarringsgevaar) wel bcschermenswaard geacht en het derde (associatiegevaar) op zichzelf niet: 'HetHvJEG vereist dus verwarring tussen hetzij de waren zelf, hetzij de ondernemingen erachter. Dat is niet anders dan directe of indirecte fterftonurverwarring.'-* 3 Deze opvatting is temeer aannemelijk omdat aldus aansluiting wordt gekregen bij het elders in Europa gehanteerde verwarringsbegrip, terwijl Gielens opmerking dar in de rekst van de Richtlijn het herkomstbegrip nier voorkomt, weinig gelukkig is, omdat dit in de Toelichting wel het geval is (zie nr van deze conclusie) Van Bunnen en Brinkhof menen dat met de Richtlijn in feite wordt teruggekeerd naar de situatie onder de oude Nederlandse Merkenwet van In essentie lijkt mij dit juist,-'s met dien verstande dat het IivJEG enerzijds nog niet heeft duidelijk gemaakt hoe de (tusscn)categorie van de indirecte verwarring moet worden beoordeeld, maar anderzijds een aantal nieuwe preciseringen heeft gegeven, terwijl er voorhands ruimte is voor Gielens opvatting dat - binnen de thans aangegeven kaders - het begrip verwarri ngsgevaar ruimhartig mag worden uitgelegd. Dit laatste neemt echter niet weg dat in de praktijk de merken rechtelijke bescherming zal versmallen.* De vraag is nu of deze maatstaf ook het Bossche hof voor ogen heeft gestaan, waarbij - zoals opgemerkt - in aanmerking is te nemen dat zijn arrest van eerdere datum is dan het arrest Puma/Sabèl. Voor de goede orde zij eraan herinnerd dat de onderhavige procedure is ingeleid op 26 juli 1996, zodat geen overgangsrechtelijke problemen rijzen en de beantwoording van de door de Hoge RaadJ'' aan het Beneluxhof gestelde overgangsrechtelijke vragen, in onze zaak dus niet behoeft te worden afgewacht. '" T.a.p., p. 2-L;J. " ; Verleide, t.a.p. ni' " Vgl.L. van Bunnen,Overeenstemming, verwarringsgevaarcn/ofassociatie, BIE it;c;s, p ; J.J. Brinkhof, t.a.p. p. 41 en In dezelfde richting onlangs hef hof Den Haag, arrcsl van <j april 1098, besproken inbie i99s,p ih Zie hierover de aangehaalde AA-nooL van Cohen Jehnram, p. 70S ('Epiloog'). "" HR 7 februari 1997, NJ" 1997,314. Dienaangaande kan enerzijds aan Adidas worden toegegeven, dat de Richtlijn zelf in de tiende overweging van de preambule (zie hiervoor, nr. 2.14) een aantal factoren noemt, waarvan het gevaar voor verwarring afhangt. Het hof heeft deze factoren expliciet in zijn beoordeling betrokken. In zijn arrest komen immers achtereenvolgens aan de orde de bekendheid van het beeldmerk van Adidas (r.o ), de aanwezigheid van associaticgevaar (r.o en 4.6), de mate van overeenstemming (opvallende gelijkenis) tussen het merk en het teken (r.o. 4.7 en 4.8), alsmede de geïdentificeerde waren, i.c. de betrokken kledingstukken (r.o ). Anderzijds valt op dat riethof nergens toetst aan het gevaar voor verwarring, maar wel de Union-maatstaf citeert (r.o (slot) en 4.8 (slot)). Nu is het misschien niet geheel onverdedigbaar hei bestreden arrest zo uit te leggen dat het Bossche hof hoewel het dat niet met zoveel woorden overweegt, in wezen aan de Richtlijn heeft getoetst. Met Marca^ meen ik echter dat in deze - door Adidas verdedigde 39 - uitleg aan het hof cen bedoeling zou worden toegeschreven die het hof niet heeft gehad, terwijl zij bovendien door geen van beide partijen in de feitelijke instanties is bepleit. Dit klemt temeer nu de president onmiskenbaar van de Union-maatstaf is uitgegaan, 4 " waartegen in appèl geen grief is aangevoerd Ik acht het voorts om de volgende twee redenen geen goede politiek het bestreden arrest door uitleg (die in dit geval in feite 'inleg' zou zijn) te redden. Ten eerste is het wenselijk dal de Hoge Raad laat blijken de Europese rechtspraak ten uitvoer te leggen, hoezeer hij er wellicht de voorkeur aan zou hebben gegeven dat die rechtspraak anders had geluid. Dit klemt te meer omdat ik in de aangehaalde LER-nool van een gezaghebbend auteur als Gielen lees dar zo niet alles, dan toch heel veel bij het oude kan blijven, hetgeen mij onhoudbaar lijkt. Tegen dit licht zou een uitleg als bovenbedoeld, die vervolgens weer zijn eigen leven zal gaan leiden, een verkeerd signaal zijn. Ook de advocaat van Marca, mr. Van Nispen, geeft in overweging de in art. 13A BMW besloten maatstaf in die zin richtlij neon form te interpreteren,* 1 datde maatstaf'gevaar voor verwarring' daarin wordt ingelezen. Weliswaar gaat het hier om een novum in cassatie, maar dat is in dit geval geoorloofd, nu het van zuiver juridische aard is. Verkade toont zich eveneens voorstander van zodanige uitleg.* 2 Hij voegt daaraan overigens toe dat 'de rechters de Beneluxstaten (daarmee) bovendien van Frankovich-aansprakelijkheid (kunnen) ontlasten'. ïen tweede wordt in d e stukken uitvoerig meld ing gemaakt vaneen in Duitsland aanhangige parallel-procedure waarin aan Adidas een veel geringere bescherming is geboden dan in Nederland. Nu het toepasselijke recht hetzelfde is, moet van een ongewenste divergentie worden gesproken, dit temeer nu Ad idas cen Duits bedrijf is. De meest recente mededeling over deze procedure is, dat cassatie aanhangig is bij,s Repliek, nr. 5. waaruir ilt citeer: 'Het zou van ecu gebrek aan respect voor de communautaire rechtsorde getuigen als Bencluxrechlers zich aan dit soort onwaarachtigheden zouden overgeven'. -^S.l.iirs *" R.o. 3.8 en ;MO (twee strepen) en t.o {drie strepen). " S.t. nr. 26. ' ' NJ-nooL in-. H.z.

19 16 F E B R U A II I / 3 O 1 B I J B L A D I K D U S T R I Ê L E C I G R N D O M 5 I het BGH.43 Het is gewenst dat de fehenrechter naar wie de als merk ingeschreven woord wordt gebruikt op zich zelf onderscheidend vermogen bezit omdat ook dan de vorm niet los valt te denken zaak na vernietiging wordt verwezen, rekening houdt met de verdere ontwikkelingen in die Duitse procedure. van het woord dat merk zijn onderscheidend vermogen geeft, en dat ^en processuele complicatie is, dat ik eerder om redenen van consistentie concludeerde dat in het kader van het speelt dat het publiek in het in feite gebruikte teken niet meer een dit slechts anders is, ingeval die vormgeving een zo overheersende rol eerste middel vragen moeten worden gesteld aan het woord waaraan op een bepaalde wijze vorm is gegeven, maar nog een Beneluxhof. Daarom kan niet nu reeds worden vernietigd enkel een grafische voorstelling - dus een beeldmerk - zal zien. op hel tweede middel. In het belang van een duidelijke koers Aan te nemen valt echter dat deze op woordmerken toegespirste beslissing, die kennelijk als achtergrond heeft de ei van de Hoge Raad op dit punt, kan echter aanleiding worden gezien met een bespreking van het tweede middel te sen van de praktijk, 4 '' niet over de hele linie van het merkenrecht geldl. Dat zou te zeer op gespan nen voet staan met her beginnen. Die bespreking kan echter nog niet uitmonden in een uitdrukkelijk dictum, tenzij de Hoge Raad zou terugkomen op de in Lincoln/lnterlas ingeslagen weg en mid Uit dit alles volgt dat het ontoelaatbaar is - in elk geval als depotstelsel. del I direct afdoet. bescherming van een beeldmerk wordt ingeroepen -buiten 2.25 De onderdelen 1 en 3 van middel II zijn dus gegrond het depot om te beoordelen of de producten van gedaagde omdat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting over de uitleg van art. 13A BMW. De onderdelen 2 en Uit het thans bestreden arrest, in zijn geheel gelezen inbreuk maken op de merkartikelen van eiseres. behoeven geen bespreking. en mede in verband gezien met het bestreden vonnis van de 2.26 Middel III, dat bestaat uit twee onderdelen, richt zich president en de daartegen aangevoerde grieven, blijkt echter dat het hof wel degelijk de depots van Adidas tot uit tegen r.o. 4.7 van het bestreden arrest. Onderdeel 1 klaagt erover dat het hof het recht heeft geschonden door de als inbreukmakend aangemerkte kledingstuk De president heeft in r.o. 3.2 van zijn vonnis een uitvoerige gangspuntvan de beoordeling heeft genomen. ken van Marca te vergelijken met de ter zitting getoonde kledingstukken van Adidas. Het hof had de vraag of het gebruik r.o. 3.5 wordt dan overwogen dat (allereerst) zal worden be omschrijving gegeven van de (zeven) depots van Adidas. In van bet twee-strepen motief door Matca merkinbreuk oplevert, echter moeten onderzoeken door dit motief te vcrgel ij vormt o p het merk van Adidas'. Die beoordeling vindt pi aats zien of de twcc-strepen-kleding van Marca 'een inbreuk ken mei het drie-strepen beeldmerk van Adidas, zoals dar is in r.o. 3.1 o van het vonnis, waarin evenwel wordt gesproken gedeponeerd. van de 'kledingstukken afzonderlijk' en 'de beide collecties 2.27 De toclaatbaatheid van de twee-strcpcn-kleding van als geheel'. Reeds de president heeft het dus samenvattend Marca beoordelend, overweegt het hof: 'Vergelijking van de over 'de kledingstukken', waar hij mede het oog heeft op de wederzijdse kledingstukken levert een opvallende gelijkenis op.'(r.o. 4.7) stemmend met het depot. ter zitting getoonde kledingstukken van Adidas, overeen Deze formulering is inderdaad niet gelukkig, omdat in het De hiertegen geri chte grief XIII van Marca maakt tegen deze systeem van de BMW het depot van een merk voorwaarde is formulering geen bezwaar. Integendeel zelfs, nu ter toelichting van de grief wordt opgemerkt: voor bescherming. Dit brengt mee dat bij de beoordeling van de vraag naar merkinbreuk moet worden uitgegaan van 'Voorzover de bedoelde Marca Mode kleding met streepd ecoraties gelijkenis vertoont met de bedoelde Adidas kleding^s ooit nier-onderscheidende elementen die dus 'vrij' zijn, on (...).' het merk, zoals het is gedeponeerd.' Daarnaast mochten der de Unionmaatstaf worden meegewogen ter beoordeling Mede gezien het feit dat het hof, blijkens zijn r.o. 4.1 onder ofvan merkinbreuk sprake is, nu zij vielen onder'de bijzondere omstandigheden van het gegeven geval'. 15 depots heeft ovetgenomen en aan zijn beoordeling ten a, de door de president gegeven omschrijving van Adidas' Aan te nemen val t dat het arres tpuma/sabcl h i eri n geen verandering brengt. Ook de Richtlijn zegt dat de vraag naar worden uitgelegd dan dat daarin wordt gerefereerd aan die grondslag gelegd, kan zijn r.o. 4.7 rcdel ijkenvijs niet anders 'verwarring, inhoudende het gevaar van associatie' afhangt depots. van 'tal van factoren'. Het 11 vjeg overweegt dan ook in r.o. Onderdeel 1 mist dus feitelijke grondslag, naar ik meen, en 22 en 23 van zijn arrest dat het verwarringsgevaar globaal kan daarom geen doel treffen. dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. onderscheiden door de combinatie van de kleurslelling 2.29 Onderdeel 2 betoogt dat kledingstukken zich kunnen Dit ligt anders wat betteft wél onderscheidende elementen zwart/wit en het ontbteken van andere decoratieve elementen. Nu deze onderscheidende elementen geen onderdeel van het merk, zoals het in feite wordt gebruikt. Zijn deze niet gedeponeerd, dan worden zij ook niet meegewogen ter vormen van het merk zoals gedeponeerd, had her hof deze beoordeling of van inbreuk sprake is. Weliswaar heeft het niet in zijn beoordeling mogen betrekken en zich moeten Beneluxhof^6 dit uitgangspunt wat betreft wwrtfmcrken beperken tot niet-gedeponeerde elementen welke op zichzelf geen o n d erscheidende kracht hebben. opgerekt door te overwegen: Dflf dan in beginsel nog steeds sprake is van gebruik van bet woord-2.3merk, ook indien de (niet gedeponeerde-fbb)vormgn! ingwaarin het satie betrokken en kan zonder onderzoek van feitelijke aard Deze stelling is door Marca echter voor het eerst in cas niet op haar juistheid worden beoordeeld. Het onderdeel is 45 Dupliek Adidas nr. 7. " GicIcn/WichersHoerh.a.w., nr ' KR 2 maart 1990, K7 1991,14S. Zie met name r.o. 3.2 alsmede Vcrka<k in zijn noot, nr. 7. Zie voorts Cielen/Wichcrs HoeLn, a.w. nr. 10S6. 45 Benelux Gerechtshof 16 december 1996, NJ 1996, Vgl. J.H. Spoor,Di'acsra&grotivan merk, werken uiti'indin&rcdc 1990, P.4S-52. S Mijn ondersrreping-t'bb.

20 L 2 B I J B L A D N D II S ' 11 I a E E I G E N D O M 16 F E B R U A R I?Oni derhalve gebaseerd op een ongeoorloofd novum, zodat het reeds op deze grond dient te worden verworpen. Overigens is het onderdeel in zoverre op een feitelijk onjuist uitgangspunt gebaseerd, dat de vier internationale depots van Adidas, die het hof mede heeft aangehaald, wel degelijk vermelden dat de d rie strepen eenzelfde kleu r hebben die contrasteert met de kleur van de kleding waarop ze zijn aangebracht. Of het feit dat andere decoratieve elementen ontbreken, tot de onderscheidende elementen van het merk behoort, is m.i. twijfelachtig: veeleer lijkt van cen nietkarakteristiek element sprake. Hoe dat zij: dit is cen aan de feitenrechter voorbehouden kwestie Middel III faalt derhalve over de hele linie M/ddriR'richt zich tegen r.o ,waarinheLhofheeft overwogen dat de mogelijkheid van associatie groter is omdat het in sterke mare gaat om een (vrij) jong publiek dat merkgevoeliger is dan enkele decennia geleden. Het middel acht deze overweging onbegrijpelijk: een grotere mate van merkgevoel ighcid leidt er immers toe dat het publiek cen beter beeld heeft van het merk, waardoor de mogelijkheid van associatie juist kleiner wordt Marca heeft bij dit middel geen belang omdat het hier gaat om een oordeel dat kennelijk is gegeven ter weerlegging van grief IX, die echter was gericht tegen een overweging ten overvloede van de president (r.o. 3.8 van diens vonnis: 'Dit geldt temeer omdat (...)'). Ook 'shofs thans bestreden overweging draagt daarom het karakter van een ten overvloede Op zichzelf acht ik het middel echter terecht voorgedragen (zo merk ik op mijn beurt ten overvloede op). De aard en de opvattingen van het in aanmerking komende publiek spelen een rol bij beantwoording van de vraag of een teken met een gedeponeerd merk overeenstemt, zulks als één van de bijzondere omstandigheden van het geval waarmee de rechter rekening moet houden. Daarbij geldt als vuistregel dat naarmate het publiek deskundiger en professioneler is, overeenstemming tussen merk en teken minder snel kan worden aangenomen. 49 Hiermee is 's hofs oordeel niet te rijmen - althans niet zonder nadere motivering, die ontbreekt - terwijl dat oordeel ook logisch onaannemelijk is Marca heeft aangevoerd* 0 dat het middel 'haaks staat' op r.o. 24 vari het Puma-arrest, waarin het 1 IvJEG overwoog dat het vcrwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Met mr. Van Nispen' 1 meen ook ik echter dat hier twee dingen door elkaar worden gehaald. De overweging van het Europees hof berreft de bekendheid van het merk, de eerdergenoemde vuistregel de deskundigheid van het publiek. Beide vuistregels kunnen in toepasselijkheid samenlopen (zoals in onze zaak); zij zullen dan naast al Ie andere ter zake dienende omstandigheden van het geval tegen el kaar moeten worden afgewogen. Evenmin juist lijkt mij daarom de mede op deze overweging gebaseerde stelling van Gielen: 52 4g Giclcn/WichersHoerh,a.w,,nr en ; Van Nieuwenhoven Helbach, 3.w.. p su S.t. nr. 6.z. ' ' S.l. nr. 39 en repliek nr ' IER p Men zal dus van goede huize moeten komen om de stelling te betrekken dat in een bepaald geval door de deskundigheid van het desbetreffende publiek geen verwarringsgevaar bestaat Middel V ten slotte bestaat uit twee onderdelen die beide gericht zijn tegen r.o en 4.7. De onderdelen bevatten m.i. in de kern dezelfde rechtsklacht. Deze klacht komt erop neerdal hethof heeft miskend dat de beschermingsom vang van het drie-strepen-beeldmerk zich na depot niet zover kan gaan uitstrekken dal het ook soortgel ij kc streepmotieven in de ban doet, als deze ten tijde van het depot in het publieke domein vielen De rechtspraak over deze kwestie is in de volgende zin gevestigd. Een teken kan onderscheidend vermogen hebben en derhalve als merk dienen, ook indien dit teken of een daarop lijkend teken door andere ondernemingen voor soortgelijke waren als louter decoratief element wordt gebruikt. Of dit het geval is, hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek het teken ten tijde van het depot of daarna al dan niet als louter decoratief opvat. Anders gezegd: zodra een teken als merk wordt gebruikt en het publiek het als zodanig opvat, kan er sprake zijn van een rechtsgeldig merk." De beschermingsomvang van een merk is in hoofdzaak afhankelijk van de onderscheidende kraelu daarvan. Deze onderscheidende kracht is echter geen constante grootheid. Een aanvankelijk niet onderscheidend teken kan na verloop van tijd onderscheidend, vermogen krijgen en een aanvankelijk zwak onderscheidend merk kan, bijvoorbeeld door consequent gebruik en intensieve reclame, uitgroeien tol een sterk merk (inbu rgering).5i Voor de vraag of er sprake is van merkinbreuk moet worden gekeken naar het onderscheidend vermogen van het merk op het tijdstip waarop het aangevallen gebruik van het merk of het overeenstemmende teken een aanvang nam. Of het merk ten tijde van liet depot al dan niet onderscheidende kracht had en zo ja, in welke mate, is in het kader van de vraag naar merkin breuk derhalve niet relevant Hieruit volgt dat de beschermingsomvang van een merk zich door de (groter wordende) onderscheidende kracht daarvan, inderdaad kan gaan uitstrekken tot soortgelijke tekens die daar (te) dicht tegen aanliggen, ook al behoorden die tekens aanvankelijk tot het publieke domein. Het oordeel van het hof geeft dan ook geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting Het middel acht deze consequentie onbevredigend en stelt een verfijning voor, analoog aan het Polyglot-arrest, 56 dat een woordmerk betrof, in dat arrest is in de kern beslist dat indien een op zichzelf geldig woordmerk tevens beschrijvend is ten aanzien van door een derde aangeboden waren of diensten, - de merkhouder zich mei succes kan verzetten tegen gebruik van dat woord door die ander als van cen merk, met dien verstande dat 5; Vgl. Benelux Gerechtshof 23 december 1985, Hit 19S6, 54 (Adidas) en 16 december 1991, NJ 1992, 59o(Knrbenyn), alsmede Benelux Gerechtshof 7 november 1988, BIE 1989, 58 (Om iiisporl). *' Vgl. W.\. Hoyng, Inburgctingsperikelen, Notat hij noten, a.w., p ; Giclcn/WichersHoeth. a.w., nr ; Van Nieuwenhoven Helbach, a.w.. p ; Benelux Gerechtshof 27 februari 1977, Js7 197S, 415 (Beecham/Centtafarmfcn 17 maait 1977,MT 1978,416 (Campins-Gaz). ^ Benelux Gerechtshof 13 december 1994, NJ 199*, 409 (Quick). ' s Bcncluxhof 16 juni 1995.NJ 1995,745.