Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 januari 2001, 69e jaargang, nr. 1. Actualiteiten. 3 Onrechtmatige daad

Transcriptie

1 U I T G A V E VAN HET B U R E A U V O O R DE I N D U S I K I t L F G E N D O M 16 januari 2001, 69e jaargang, nr. 1 Bijblad bij De Industriële Eigendom I N H O U D Actualiteiten 3 Onrechtmatige daad Europese Hof kent geen directe werking toe aan art. 50 TRTPs-verdrag voor Europees aangepakte i.e.-ondenverpen (blz. 3). Nr. 6 Pres. Rechtbank 's-gravenhage, zz juli 1999, Allergan/ Ipscn Farmaceutica (niet voldaan aan de eisen voot individueel vetgelijkende reclame; verbod en rectificatie). Jurisprudentie Berichten Rechterlijke uitspraken Actualiteiten merken- en modellen recht (blz. 27). 1 Octrooirecht Domeinnaamdag (blz. 27). Nr. 1 Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 26 jan. 2000, Roche Diagnostics e.a./kirin Amgen e.a. (eerdere uitleg beschermingsomvang Amgen-octrooi omvat ook liet vervaardigen van EPO via cdna; de Geiietics-octrooien kunnen hoogstens worden beschouwd als afhankelijk van het Amgen-octrooi; hoewel Roche inbreuk maakt op het Gcnctics-11-octrooi verbod geweigerd o.g.v. de afhankelijk- Officiële mededelingen Personeel. - Sluiting Bureau I.E. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). - Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg; Overeenkomst van Nice; Overeenkomst vanlocarno; O vereenkomst van Wenen. - Of de van Octrooigemachtigden. Nr. 2 Rechtbank 's-gravenhage, 10 mei 2000, Ilucskcr Synthetic e.a./naue-fasertechnik (mat met dezelfde functie en hetzelfde resulraat als die volgens het octrooi maakt geen inbreuk, omdat de wijze waarop dit gebeurt wezenlijk verschilt; geen equivalentie). Nr. 3 Rechtbank 's-gravenhage, 26 april 2000, Philips International/Navcom (terugwerkende kracht nietigheid; belang; uitvinding niet nawerkbaar). Nr. 4 Rechtbank 's-gravcnhage, 20 jan. 1999, P.L.J. Bom Bchccr/Boal Systemen (mede-eigendom octrooi; ontbindingovereenkomstverplichtniet tot overdracht om niet van octrooiaandeel; verdeling gemeenschap volgens BW; beschermingsomvang). 2 Merkenrecht Nr. s Rechtbank 's-gravenhage, 26 aug. 1998,Tekno/J.A.M. van den Nou land h.o.d.n. Sjaak's Hobby shop e.a. ('Tekno' onderscheidend, doch zwak merk; 'Techno Hobby' niet ver warringwekkend overeens temmend). Mededeling van de redactie Van diverse zijden heeft de redactie signalen ontvangen over de matige leesbaarheid van het Bijblad. De redactie heeft daarom besloten met ingang van deze nieuwe jaargang zowel de lettergrootte als de tegelafstand aan te passen, in de verwachting daarmee aan de bezwaren tegemoet te komen.

2 . :. B I J B L A U I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M J A N U A R I 2 Q O 1 C O L O F O N Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: NLG 175,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees builen Nederland wordt NLG 50, per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummer. 1? van de jaargang aisnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de adm i n istratie He'èimHging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt her abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820,2180 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) Rabobank Bankrekeningnummer Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: Sdu Grafisch "Red rijf bv, Den Haag Auteursrecht voorbehouden m Ere-voorzittcr van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. JJ. Brinklioi mevr. mr. drs. N. Hageimiis dr.j.ii.j. denhailos jhr. mr. J. L.R. A. Huydecoper mr. F. Nclcman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A. A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W.F. Verkadc mr. ir. J.H.F. Winclcels Carresptmdmtm: F. Ilenning-Bodewig (verbonden aan hetmax-pianck-institut,münchen) S. Mande! (Conseiller, Cour d'appel de Paris) II. Laddie (mr. Justice, High CourtLondon) Redactie-secretaris: mr. J. L. Driessen Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 uv Rijswijk (Z.H.) Telcfoonnr. (070) Telefax (070)

3 IC J A N U A R I! I» I B I J B L A D 1 \ D U S T H I Ë L 1 F I G E N D O M 3 A C T U A L I T E I T E N EuropeseHofkentgeen directe werking toe aan art. 50 TRIPs-verdrag voor Europees aangepakte i.e.-onderwerpen, maar schrijft wél verdragsconforme interpretatie van nationaal recht voor van dien aard, dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen.' (r.o. 44). In r.o. 45 voegt het hof daar echter meteen aan toe; 'Met de vaststelling dat de bepalingen van het TRIPs in deze zin geen rechtstreekse werking hebben, is het door de verwij1 Nadat de A-G Cosnias nog had geconcludeerd tor nietzende rechters aan de orde gestelde probleem evenwel niet ontvankelijkheid, heefr liet HvJ EG op 14 december 2000 geheel opgelost.' En dan volgt de aanwijzing tot verdragsgelukkig tocli antwoord gegeven op de prejudiciële vragen conforme uitleg in r.o. 47 (herhaald in r.o. 49 en in het dicvan Nederlandse rechters in de Dior/Tuk en Layher/Asscotum): zaken. 'Betrejt het een gebied waarop het TRIPs van toepassing is en de GeMeteen na het Hermès-arrest van her IIvjEG van 16 juni meenschap reeds regelgevend is opgetreden, zoals het geval is met het 199S1 waarin de kwestie van de direcre werking niet aan merkenrecht, [dan] moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstabod kwam, had de Haagse vice-president mr. Willems op 25 ten [...], wanneer zij met toepassingvan hun nationale recht voorlojuni 199a inde mcrkcnzaakd/or/tu/?2 gevraagd: 'Moet artikel 50, lid 6 van het TRJPs zo worden opgevat, dat dit di- pige maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot dat gerecte werking heeft in die zin dat de daar bedoelde rechtsgevolgen ookbied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels intreden ingeval de nationale wet geen met deze verdragsbepalingzo veel mogetijk toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van artikel 50 van het TRIPs.' overeenkomstige bepaling bevat?' 4 Het Hoi' geeft in r.o. 48 ook aan wat geldt voor i.e.in de steiger-nabootsingszaak Layher/Assco stelde de Hoge onderwerpen op gebieden waarop de EG (nog) niet Raad op 30 oktober 1998 die vraag ook.' De Hoge Raad Europees-rcgclgcvcnd is opgetreden. Daar geldt vrijheid stelde nog twee andere vragen: of riet HvJ EG zich ook bevoor de lidstaten om aan art. 50 lid 6 wel of niet rechtstreekse voegd achtte tot ui tleg van het TRIPs-verdrag in andere i.e.werking toe te kennen; het Europese gemeenschapsrecht zaken dan merkenzaken (Hermès was immers nadrukkelijk dwingt daar niet toe, maar verzet zich er evenmin tegen. toegespitst op het merkenrecht), en of het in Nederland door het Burgerlijk Wetboek beheerste slaafsenabootsingslccrstuk ook als een i.e.-recht in de zin van art. 5 Slaafse-nabootsingsleersttik. De kwalificatievraag of het ob50 TRIPs moest gelden. ject al dan niet kan gelden als 'tekening of model' in de zin van art. 25 TRIPs, blijft- zoals dat artikel al aangeeft-voor2 Bevoegdheid HvJ EG in andere i.e-zaken dan merkenzaken. Ter- behouden aan de nationale rechters. Het HvJEG claimt hier (nog) geen superviserende taak: r.o. 54. wijl het Hof in het Hermes-arrcst zijn bevoegdheid nog gerelateetd had aan de Gemeenschapsmcrkcnvcrordcning en Maar of de bescherming gegoten is in een wettelijk subjecbeperkt had tot het merkenrecht, wordt nu, in het licht van tief tekening- of modelrecht, dan wel onder de noemer van het feit dat het TRTPs-verdrag mede door de Europese Gehet onreehtmatigc-daadsrecht kan worden bestreden, meenschap als zodanig is gesloten, bevoegdheid tot uitleg maakt volgens r.o. 62 van het arrest niet zo veel uit. De navan het gehele TRIPs-verdrag aangenomen 'om aldus de tionale rechter kan dus art. 50 TRIPs ook toepassen op door de Gemeenschap aangegane verplichtingen uit te legproductnabootsingszaken als in de steiger-zaak tussen Laygen' (r.o. 33). Ook als het gaat om kwesties die zowel onder her en Assco. Maar ingevolge de niet geheel complementair nationaal recht als onder gemeenschapsrecht vallen, acht geformuleerde r.o. 63 en het dictum (laatste alinea), kan de het Hof zich bevoegd tot uitlegging van het TRIPs' teneinde nationale rechter dat ook laten. onderling afwijkende uitleggingen in de toekomst te voorkomen'(r.o. 35). 6 Open einden. Het arrest kent al met al enige open einden. Naast de vermelde, aan de nationale rechter overgelaten 3 Rech ts treekse werking art. 50 lid 6 TRJPs? Wat d e rech rstreckse kwesties is - zeker voor Nederland -het minst bevredigende open einde dar nog steeds niet gezegd is hóe art. 50 lid 6 werking betreft, verwijst het Hof naar de criteria van eertrjps aa eigenlijk (inhoudelijk) moer worden uitgelegd. dere arresten Dcmirel en Racke.4 Het gaat erom of de vertiet gaat daarbij - als bekend - met name om de vraag of die dragsbepaling in kwestie, gelet op de bewoordingen, het bepaling wel of niet medebrengt dat de winnaar in een i.e.doel en de aard 'een duidelijke, nauwkeurige en onvoorkortgeding slechts gebruik kan blijven maken van de voorwaardelijke verplich ting behels t, voor de uitvoering en werlopige veroordeling, als bij binnen 20 werkdagen of king waarvan geen verdere handeling is vereist'. 31 kalenderdagen (naar gelang welke van beide termijnen Onder verwijzing naar het arrest in de zaak van Portugal de langste is) spontaan zijnerzijds een bodemgeschil aantegen de Raad der EG,' hoewel gewezen in een andere conspant; zulks tenzij de rechter bij het treffen van de voorlotext, acht het Hof de bepal ingen van het TRIPs-verdrag 'niet pige voorziening daarvoor meer ruimte geeft, en dat laatste is wat nu standaard gevraagd wordt, en - met wisselende 1 Jur. 199S, p. I-3603, B1E 1998, nr. 40, p. 191,^/^1999, p. 58 m.nt. termijnen, maar doorgaans véél langer van 20 werkdagen of Larei, N71999, 40 mel noten Alkema, Snijders ciivcrkadc. 31 kalenderdagen-ook toegewezen wordt. 'IEE 1998, De vraag is evenwel of dit allemaal nodig is. Dat de win3 NJ 1999,»44 nende eiser in een kortgeding zijnerzijds binnen die korte Jur. 1987, p resp.jur. 1998, p. I verdragstermijn of anders binnen de door de rechter be- HvJ EG 23 november 1999 (zaak C-149/96), Jur. 1999, P-I-6395, r.ovv

4 B I Ë L E paalde langere termijn hel initiatief tot een bodemprocedure moet nemen (de gangbare opvatting in Nederland) is bestreden door Snijders in zijn noot in Nj 1999, 240 op basis van Engelse, Franse en Spaanse versies van TRIPs. Volgens Snijders kan art. 50 lid 6 zulk een initiatief van de oorspronkelijke eiser pas verlangen na een desbetreffend verzoek van de in kort geding veroordeelde gedaagde, zodat de oorspronkelijk eiser tijdig gewaarschuwd wordt en alsnog prompr een bodem procedure aanhangig kan maken. Anders Brinkhof, BIE 2000, pp. 3S2-383 (sub 13). Op een oordeel van het HvJEG over deze uitlegkwesrie zit (in elk geval) Nederland te wachten, maar helaas is die vraag E I G E N D O M 16 J A N U A R I 2 C 0 1 door de nationale rechters in Dior/Tuk enlayhcr/assco niet aan het HvJEG voorgelegd. Die vraag is door de Hoge Raad gelukkig wél gesteld in het arrest Route 66II van 1999.s De troost die wij hebben na bovenstaand arrest, is dat we er nu op mogen rekenen dar die vraag door het HvJEC zal worden beantwoord. D.W.K V. 6 HR 5 maart 1999, NJ m.ni. D.W. F. V. J U R I S P R U D E N T I E Nr. 1 President Arrondissementsrechtbank te VGravenhage, 7,6 januari 2000" 11-octwoi rechtstreeks voortvloeit. Kirin Amgen betoogt immers dat (vrijwel) alle CHO-cellen in staat zijn tot N- en O-gebonden glycosylering, terwijl vaststaat dat voor de vervaardiging van Eprex/ (er ythropoietin II) Erypo gebruik word t gemaakt van dergelijke cellen. Voor het geven van een inbreukverbod zoals door Roche gevorderd is echter geen plaats. Daarvoor wordtverwezen naar hetgeen is overwomr.j.w. du Pon gen omtrent de t^fhanmijke. verhouding tussen het Amgen-octrooien Art.30, lid zrow (1910) liet Genetics-ll-octrooi. Daaiyan uitgaande is niet op voorhand aande beschermingsomvangvan het Amgen octrooi is in eerdere uit-nemelijk dat het in de bodemprocedure zal komen tot een onvoorspraken aldus uitgelegd, dat dit octrooi elke wijze van vervaardigenwaardelijk verbod van Eprex/Erypo zoals thans doorrochegevorvan EPO virecombinant DNA-techniek omvat, derhalve ook hetver- derd. vaardigen van EPO via cdna. Die uitleg voerde noodzakelijkerwijs tot een verbod om Recormon te verhandelen, nu dat middel als Rolnummer KG 99/1252 werkzaam besianddeelbevatepo, verkregen viarecombinantdna- 1 Roche Diagnosrics GmbH, voorheen Boehringer Manntechnologie, en het in die uitleg niet terzake doet dat het in Recor- heim GmbH te Mannheim, Duitsland, mon toegepasteepo via cdna is verkregen. 2 Roche Diagnostics Nederland BV, voorheen Boehringer De omstandigheid dat op het vervaardigen van EPO via cdna aanmannheim BV te Almere, Genetics een octrooi was verleend betekende slechts dat Genetics voor 3 Genetics Ilistitulelnc. te Cambridge, Massachusetts, Verhumaan idna mogelijk een afhankelijk octrooi kan verkrijenigde Staten van Amerika, ciseressen, procureur mr. H.C. gen, Grootvcld, advocaat mr. P. A.M. Hendrick te Amsterdam, De TBA heeft bij zijn beslissing van 19 oktober 1999 het Genetics-l-tegen octrooi, nadat dit eerder door de oppositieafdeling was herroepen, in 1 Kirin Amgen Inc. te ThousandOakSjCalifornié', Verenigde stand gehouden. Dit is evenwel ongenoegzaam om op voorhand destaten van Amerika, conclusie te rechtvaardigen dat hetgeen Hof en rechtbank omtrent de2 Ortho Pharmaceutical Corporation te Raritan, New Jersey, beschermingsomvang hebben beslist onjuist is, zodat ook in dit kortverenigde Staten van Amerika, geding als uitgangspunt heeft- tegelden de ruime beschermingsom-3 CilagNV/SA teberchem,belgié', gedaagden, procureur mr. vangvan het Anigen-oetrcoi, zoals door Hof en rechtbank omschre-j.l.r.a. Huydecoper. ven. Indien het al zo zou zijn dat het toepassen van CHO-cellen die in en rolnummer KG 1254/99 staat zijn totn- en O-gebonden glycosylering, zoals beschreven in het 1 Roche Diagnostics GmbH, voorheen Boehringer MannGenetics-ll-octrooi, moet worden beschouwd als een nieuwe en inheim GmbH te Mannheim, Duitsland, ventieve variant binnenliet via tccombinantdna-technick verkrij- 2 Genetics Institutc Inc. te Cambridge, Massachusetts, Vergen van EPO, dan doet dat er niet aan afdat ook die nieuwe en inven- enigde Staten van Amerika, eiseressen, procureur mr. II.C. tieve variant valt onder het Aingen-octrooi, uitgaande van de bredegrootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, beschermingsomvang die ook in dit kortgeding is aangenomen. Dattegen betekent dan ook dat het Genetics-ll-octrooi hoogstens kan worden1 Kirin Amgen Inc. te Thousand Oaks, Californië, Verenigde beschouwd als een afiankelijk octrooi ten opzichte van hetamgen- Staten van Amerika, octrooi. 2 Ortho Pharmaceutical Corporation te Raritan, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, Art. 30, lid 1 ROW(i9io) 3 Cilag NV/SA te Berchem, België, Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Genetics-ll- 4 Janssen-Cilag BV te Tilburg, gedaagden, procureur mr. octrooi is duidelijk dat er inderdaad sprake is van inbreuk als doorj.l.r.a. Huydecoper. Rochegesteld. KirinAmgen heeft dit niet voldoende kunnen ontzenuwen, hetgeen ook moeilijk denkbaar is nu een dergelijke inbreuk uit Achtergrond van het geschil haar stellingname metbelrekking tot'de geldigheid van het Genetics- 1 Tn een (hierna nog verder te bespreken) vonnis van deze rechtbank van 13 maart 1996 is een, naar het oordeel van de president juiste en nog steeds actuele, omschrijving gege' Beruep ingesteld. Red.

5 16.1 A N U A R I B I J B L A D I N D U S I I M t L E E I G E N D O M 5 ven van de ach tergrond van het-diverse procedures bestrijkende - geschil tussen partijen waar het ook in deze zaak om gaat. Die omschrijving luidt als volgt: 1 Het geschil tussen partijen speelt zich af op het gebied van de recombinant DNA-techniek en heeft met name betrekking op het door middel van die techniek vervaardigen van cen als hormoon fungerend eiwit, erythropoietine (verder: EPO), dat in het lichaam de vorming van rode bloedlichaampjes en/of de ijzeropname stimuleert. II DNA-moleculen (DNA= dcoxyribonttclcïnezuur) bestaan uit twee afzonderlijke aan elkaar complementaire strengen die zijn opgebouwd uit de nucleotidebasen adenine, thymine, cytosine en guanine. Adenine in de ene streng kan uitsluitend worden gekoppeld aan een thyminc-molcculc in de andere streng terwijl cytosine in de ene streng uitsluitend kan worden gekoppeld aan guanine in de andere streng. Vandaar dat de beide strengen steeds noodzakelijk eikaars spiegelbeeld zijn. III EPO word t i n het menselijk lichaam normaliter gevormd in niercellen. De vorming van EPO wordt gereguleerd door een gen, zijnde een in de celkern aanwezige DNA-scqucntic. Dat gen bevat naast gedeelten die voor de vorming van EPO coderen, de zgn. exons, ook gedeelten die dat niet doen, de zgn. introns. De exons worden in de celkern afgelezen en gekopieerd ('transcriptie') in betrekkelijk onstabiele RNAmoleculen (RNA = ribonucleïnezuur), het zgn. messengcr- RNA (mrna). De mrna moleculen begeven zich vanuit de celkern naar het cytoplasma en worden daar afgelezen en vertaald ('translatie') in eiwitten doordat opvolgende codons (tripletten van nucleotiden) coderen voor opvolgende aminozuren. Bij ieder codon past slechts één aminozuur, doch voor een aantal aminozuren wordt gecodeerd door meerdere, verschillende, codons. Dit verschijnsel wordt genoemd: de degeneratie van de genetische code. IV Indien het gen als geheel wordt geïsoleerd spreekt men van genomisch DNA. V Het is echter ook mogelijk het hiervoor bedoelde mrna te isoleren uit cellen waarin dat mrna op dat moment voorkomt en daarvan vervolgens in vitro een complementaire DNA-kopie te maken, die dan wordt aangeduid als complementair DNA (cdna). Voor de vervaardiging van cdna is het dus niet nodig de beschikking te hebben over het gen als geheel. De feiten 2 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Kirin Amgen is houdster van Europees octrooi o , verder te noemen: het Amgen-octrooi. De titel van het octrooi luidt 'Production of erythropoktin'. b De verlening van het octrooi is op 25 juli 1990 gepubliceerd. Het octrooi is verleend voor Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. De aanvrage is ingediend op 12 december Er is een beroep op prioriteit gedaan. De prioriteitsstukken dateren van 13 december 1983, zi februari 1984, 28 september 1984 en 30 november c De conclusies van het octrooi omvatten onder andere: - DNA reeksen die coderen voor EPO daaronder begrepen menselijk EPO; - plasmiden of vectoren waarin DNA reeksen als hiervoor aangeduid zijn opgenomen; - gastheercellen die met DNA sequenties of plasmiden of vectoren als eerder aangeduid zijn getransformeerd of getransfcctccrd, en waarin EPO tot expressie komt; - polypeptiden, gekenmerkt doordat zij door prokaryotische of eukaryotische expressie van een exogene DNA reeks als eerder aangeduid zijn geproduceerd; - werkwijzen voor de bereiding van EPO met toepassing van de DNA reeksen, plasmiden en vectoren en gastheercellijnen als eerder aangeduid; - farmaceutische samenstellingen waarin de eerder aangeduide polypeptiden zijn opgenomen, en in het bijzonder: EPO, op de eerder aangeduide wijze vervaardigd, hierna aangeduid als repo. d 'Legen de verlening van het octrooi is door zes opposanten oppositie ingesteld. De oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft in haar beslissing van 25 november 1992 de opposities afgewezen. e Bij beslissing van 21 november 1994 heeft de technische kamer van beroep (hierna ook te noemen: TBA) van bet Europees Ocrrooibureau het octrooi in gewijzigde vorm gehandhaafd. f Nadat de oppositieafdeling van het EOB op 26 mei 1997 op basis van de beslissing van de TBA had beslist en zowel Roche als Kirin Amgen daarvan in beroep was gekomen, heeft de TBA andermaal beslist op z6 maart Het aldus gewijzigde en aangepaste Amgen-octrooi is op 23 december rggs als EP B2 gepubliceerd. g De thans van belang zijnde conclusies van het Amgenoctrooi luiden als volgt: 1A DNA sequence for tise in securing expression in a pwcaryotic or eucaryotkhost cel of apolypeptide product havingatleast part of the primary stmctural cmifirmtion jsicj ofthatofeythropoktin to allow possession of the biologkal pwperty ofcausing bone marrow cells lo increaseproduction of reticulocytesandredbloodcellsand toincrease hemoglobin [sic] synthesis or iron uptake, said DMA sequence sekctedfrom thegroup consistmgof: (a) ÜieDNA sequences set out in TabksVand Vlortheircomplementttry strands; (b) DNA stquem.es whkh hybridize undcr stringent conditions to the protein coding regions of the DNA sequences defined in (a) orfragments thereof; and (c) DNA sequences whkh, kit for the degeneracy ofthegenetic code, woitld hybridize to the DNA sequences defined in (a) and (b). 2 A cdna sequence according to Claim 1 encoding hitman erythropoktin. 3 A cdna sequence according to Claim 1 being a monkey species ayihropoietin codingdna sequence. 1$ A recombinant polypeptide havingpartorall of the primary stmctural cenformation of hitman or monkey erythropoktin as setfonk in Table VI or TableV or any alleïic varian tor derivative thereof possessing the biologkal property ofcausing bone marrow cells to increase production of reticulocytes and red blood cells to increase hemoglobin synthesis or iron uptake and characterized by being the product ofeucatyotic expression ofan exogetious DN/1 sequence and whkh lias higher mokcular weight by SDS-PAGEfrom erythropoktin isolatedfrom urinary sources.

6 6 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 J A N U A R I J O H 2 A polypeptide product of the expression in a eucaryotic host cell of maakt op het Amgen-octrooi. Dit arrest is in stand gelaten a DNA sequence according to any of Claims 1,2,3,5,6and 7. bij arrest van de Hoge Raad d.d. 21 april Aprocessforproductionofapolypeptidehavingat least partof the m Ook in de door Kirin Amgen aangespannen bodem heeft de zesde kamer van deze rechtbank bij von- primary structural conformation of crythropoietin to allovf posses-procedursion of the biologkal property of causing bone marrow cells to in-nicrease production ofreticulocytes and red blood cells and to increase markt te brengen wegens inbreuk op bet Amgen-octrooi. van 13 maart 1996 aan Roche verboden Recormon op de hemoglobin synthesis oriron uptake, whichprocess is characterized De door Roche in reconventie ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Amgen-octrooi werd bij datzelfde by culturing undersuitable nutriënt conditions a procaryotic or eucaryotic host cell transformed or transfected with a DNA sequence vonnis afgewezen. according to any of Claims 1,2,3,5, 6 and/in a manner allowingthe n Tegen laatstbedoeld vonnis is Roche in hoger beroep gekomen. Het pleidooi voor het Hof heeft plaatsgevonden op host cell wexpresssaülpolypeptideiandoptionallyisolatingthedesired polypeptide product of the expression of the DNA sequence. zi januari Tot nu toe heeft het Hof nog geen arrest 3oApharmaceuticalcompositioncomprisingapolypeptideproduced gewezen, doch dit wordt, naar partijen mededelen, thans in accordance with the process of Claim 27,28 or 29 and a pharma-verwachceutically acceptatie diluent, adjuvantor carrier. spraak van dit vonnis in kort op 27januari 2000, derhalve één dag na de uit geding. h Ortho Pharmaceutical Corporation is licentiehotidster van o Genetics Institute Inc. is tevens rechthebbende op het Europees octrooi Bi, dat haar met dagtekening 8 ja Kirin Amgen onder het Amgen-octrooi en produceert onder dat octrooi begrepen producten, waaronder een geneesmiddel, genaamd Eprcx en/of Erypo, welk geneesmiddel als werk voor een Method for the production oferythropoietin, verder ook nuari 1992 en prioriteit vanaf 4 december 1984 is verleend zame stof via recombinant DNA-techniek verkregen humaan EPO bevat. Dat geneesmiddel wordt in Nederland ren p Tegen de verlening van het Gcnctics-TT-octrooi is opposi te noemen: het Gcnetics-Il-octrooi. verkoop aangeboden via Jansen-Gilag B.V. tie ingesteld, onder meer door Kirin Amgen. Het octrooi, dat 11 conclusies bevat, werd door de oppositieafdeling in i De in deze zaak mede als eiseres optredende vennootschap stand gelaten in een gewijzigde vorm, die nog wel de conclusies 1-7, maar niet meer de conclusies 8-11 bevatte. Genetics Tnstitute Tnc. is rechthebbende op het Europees octrooi Bi, dat haar met dagtekening 2 mei 1991 en q Roche is van de beslissing van de oppositieafdeling in beroep gekomen bij de TBA van het EOB. Op 15 en 16 april prioriteit vanaf 4 december 1984 is verleend voor een method for the production oferythropoietin, verder ook te noemen: het 1999 hebben aldaar de Oral Proceedings plaatsgevonden Gcnctics-l-octrooi. Dit octrooi beschermr, voorzover te dezen van belang, de vervaardiging met behulp van recombi conclusies, te weten de niet meer ter discussie staande con waarbij Genetics een hoofdverzoek heeft verdedigd van 9 nant DNA-techniek van hum aan EPO, ZVJ 1 ks m et toepassing clusies 1-7 en, in plaats van de oorspronkelijke conchisies van humaan cdna. 8-11, cen tweetal conclusies, genummerd 8 en 9, welke laatste conclusies luiden als volgt: j Tegen het Gcnctics-I-octrooi is door vijf partijen oppositie 8 Methodforproducingrecombinanthumanerythropoktin(hEPO) ingesteld, onder meer door de in deze procedure als gedaagde optredende Janscn-Cilag B.V. Nadat het octrooi op (a) culturing, in a suitable medium, CHO cells which contain, opera- by the steps of: 11 oktober 1996 doordeoppositieafdelingvan het EOB was tivelylinkedtoan expression control sequence, adna sequenceencodinghepoand herroepen en de octrooihouder daartegen beroep had ingesteld, heeft de TBA op 19 oktober 1999 de opdracht gegeven (b) recovering and separating the recombinant heto producedfivm aan de oppositieafdeling het octrooi in stand te houden op the cells and the medium, characterized in that CHO cells are used basis van nader omschreven conclusies, waarvan conclusie 1 which have the capability ofproducing N- and O-linked glycosylation, with incorporation offucose and N-acetylgalactosamine, and luidt als volgt: Amethodforthcproductionofkumanerythropoietincomprisingculturing in a suitable medium eukaryotic host cells containing the covered and separated from the cells and the medium. that recombinant hmpo with N- and O-linked glycosylation is re- DNA sequence as shown in Tabk3 from the sequence ATG encoding 9 Method according to claim 8, wherein the recombinant hepo has initial Met throughaga encoding the terminal Arg operatively linked to an expression control sequence, and separating the crythro N-acetylglucosamine (Nacglc) of 1.4 : 1. specifically galactose: a glycosylation pattern comprising relative molar levcls ofhexoses to poietin so producedftom the cells and the medium. Nacglc=o. 9:1 and mannose: Nacglc - o. 5:1. k Roche produceert onder een licentie die haar is verleend door Genetics fnstitute Ine een farmaceutisch preparaat dat als werkzaam bestanddeel humaan EPO bevat, verkregen met gebruikmaking van cdna-rcekscn als bedoeld in het Genetics-I-octrooi. Het product werd door Roche onder de merknaamrecormon in Nederland op de markt gebracht. 1 Bij arrest in kort geding van 3 februari 1994 heeft het Gerechtshof te 's-gravenhage op verzoek van Kirin Amgen aan Roche verboden Recormon in Nederland in het verkeer te brengen, zulks op de grond dat Roche dusdoende inbreuk r Op 16 april 1999 heeft de TBA beslist (samengevat) de zaak terug te verwijzen naar de oppositieafdeling met de opdracht het octrooi te handhaven op basis van het door Genetics ingediende hoofdverzoek. s Bij op verkorte termijn uitgebrachte dagvaarding van 17 september 1999 heeft Kirin Amgen cen bodemprocedure tegen Genetics Tnstitute Tnc. aanhangig gemaakt, waarin wordr geconcludeerd tot nietigverklaring van de conclusies 8 en 9 van het Genetics-II-octrooi, voorzover verleend voor Nederland. Op 30 november 1999 heeft Genetics in die zaak voor antwoord geconcludeerd, en tevens in reconventie een

7 1G J A N U A R I 3001 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 7 verbod gevraagd met betrekking tot het geneesmiddel Eprex/F.rypo op de grond dat Kirin Amgcn door het op de markt brengen van dit middel inbreuk maakt op het Gcnetics-n-octrooi. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 3 Bij dagvaarding in de zaak rolnummer KG 99/1252 vordert Rochc (samengevat): - dat Kirin Amgen zal worden geboden de tenuitvoerlegging van het arrest van het Gerechtshof te 's-gravenhage d.d. 3 februari 1994 met onmiddellijke ingang te staken; - dat de president zal opheffen het verbod, zoals geformuleerd in voormeld arrest alsmede zal opheffen het verbod en de veroordelingen, bevelen en geboden zoals geformuleerd in het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's- Gravenhage d.d. 13 maart Bij dagvaarding in de zaak rolnummer KG 99/1254 vordert Roche (samengevat) cen verbod om inbreuk te maken op het Nederlands deel van het Genetics-II-octrooi, met nevenvordcringen. 5 Tegen de achtergrond van de vas tstaande feiten legt Roche aan die vordering ten grondslag (samengevat) dat zich sedert het wijzen van het arrest van het Hof van 3 februari 1994 en het vonnis van de rechtbank van 13 maart 1996 zodanige nieuwe fei ten heb ben voorgedaan, dat de bij die rechterlijke beslissingen gegeven verboden met betrekking tot het geneesmiddel Recormon behoren te worden opgeheven en Kirin Amgen onrechtmatig handelt door die beslissingen jegens Roche in te roepen. Bovendien staat, aldus Roche, sedert die nieuwe feiten zich hebben voorgedaan vast dat Kirin Amgen door het op de markt brengen van het geneesmiddel Hprex/Erypo inbreuk maakt op de aan Genetics toekomende uitsluitende rechten op de in het Gcnctics-TToctrooi belichaamde uitvinding. 6 Kirin Amgen heeft tegen de vorderingen van Roche gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan, Beoordeling van het geschil Toepasselijke octrooiwet 7 Ambtshalve wordt overwogen dat liet hier Europese octrooien betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is. De vordering tot opheffing van verboden Uitgangspuntvan de beoordeling in kortgeding 8 Gelet op de - zoals Rochc het met recht noemt - 'proceshistorie' van partijen met betrekking tot de vraag of Recormon inbreuk maakt op het Amgen-octrooi is, uit een oogpunt van (Nederlandse) rechterlijke besluitvorming daaromtrent, de situatie thans als volgt: - in kort geding is een door het Gerechtshof gegeven verbod van kracht, dat door de Hoge Raad in stand is gelaten; - In de bodemprocedure is in eerste aanleg eveneens een verbod gegeven; - Het appel tegen het in de bodemprocedure gegeven verbod is nog aanhangig, terwijl het Gerechtshof reeds langer dan een jaar nodig blijkt te hebben om daaromtrent te beslissen. 9 Hetgeen Roche thans vordert komt er in feite op neer dat al hetgeen tot nu toe - zowel in kort geding als ten gronde - is beslist buiten effect wordt gesteld. Een dergelijke, zeer verstrekkende, maatregel zal in een kort geding als liet onderhavig waarin op een termijn van twee weken vonnis moet worden gewezen slechts kunnen worden genomen indien met welhaast volstrekte zekerheid valt aan te nemen dat rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad, geconfronteerd met hetgeen door Rochc thans als nieuw feitenmateriaal wordt aangevoerd, tot cen oordeel zouden zijn gekomen volstrekt tegengesteld aan dan dat wat zij - in eensluidende zin - tot nu toe gemotiveerd in hun diverse beslissingen tot uiting hebben gebracht. 10 Aan vorenstaand uitgangspunt kan - anders dan Roche kennelijk bedoelt te betogen - niet afdoen de omstandigheid dat het Gerechtshof meer dan een jaar nadat de pleidooien hebben plaatsgevonden nog steeds geen arrest in de bodem zaak heeft gewezen. Roche stelt nu wel dat daaruir al volgt dat het Hof het kennelijk niet met de rechtbank eens is omdat het anders wel eerder tot een - bevestigende - uitspraak was gekomen, doch een dergelijke stelling is te speculatief om serieuze aandacht te verdienen. Met evenveel recht-cnspcculatie-zou immers kunnen worden beweerd dat, indien het Hof van oordeel zou zijn dat het door de rechtbank - en door het Hof zelf in kort geding - gegeven verbod niet langer aanvaardbaar zou zijn, het Hof alleen al daarom zou hebben gestreefd naar een eerdere uitspraak. De president zal dit punt bij de beoordeling van het aanhem voorgelegde geschi I dan ook verder buiten beschouwing laten en bij die beoordeling het uitgangspunt, neergelegd in r.o. 9, hanteren. De onderbouwing van de vordering van Roche 11 Naar de kern genomen beroept Roche zich ter onderbouwing vanhaar vordering op een tweetal, door haar als nieuw feitenmateriaal bestempelde, omstandigheden, te weten (i) de beslissing van de TBA van 19 oktober 1999 met betrekking tot het Genetics-1-octrooi en (ii) de beslissing van de TBA van 16 april 1999 aangaande het Genetics-II-octrooi. Roche stelt dat op grond van die beslissingen thans vaststaat dat Recormon geen inbreuk kan maken op liet Amgen octrooi zodat de met betrekking tot Recormon gegeven verboden dienen te worden opgeheven. De beslissing van de TBA omtrent het Genetics-l-octrooi 12 Naar tussen partijen niet in discussie is - immers met name door Roche erkend - stelt Roche hiermee een punt aan de orde dat reeds uitvoerig zowel in de kort gedingprocedure als in de bodemzaak aan de orde is geweest, te weten: de vraag naar de beschermingsomvang van het Amgen-octrooi. Dat geschilpunt heeft meer in het bijzonder betrekking op de vraag of dat octrooi alle wijzen omvat waarop via recombinant DNA-tcchnick EPO wordt verkregen (zoals Kirin Amgcn betoogt) of slechts het verkrijgen van EPO via genomisch DNA beschermt, met als gevolg dat het verkrijgen, van EPO langs de weg van complementair of copy-dna niet onder de beschermingssomvang valt (hetgeen het standpunt van Roche is). 13 In de door Roche ter discussie gestelde uitspraken van Hof en rechtbank is dit geschilpunt ten gunste van Kirin Amgen beslist. Het Hof heeft bij zijn arrest van 3 februari 1994 immers onder meer het volgende overwogen:

8 a B I J B I A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 J A N U A R I! ü «l Door het veiyaardigen en in het verkeer brengen van Recormon met daarin EPO, datverkregen is door toepassingvandna recombinant technologie, wordt (..) inbreuk gemaakt op de rechten van Kirin Amgen en Boehringer (lees: Roche) heeft verdedigd dat haar repo is verkregen door expressie van het voor repo coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een cdna-bank. Dit doet echter niet terzake omdat Kirin A mgen blijkens conclusie 1 rechten heeft verkregen voor het gen 1 onafhankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen. 14 De rechtbank heeft in haar vonnis van 13 maart 1996 onder meer het volgende overwogen: WatinheiAmgen-octrooiwordtgeopenbaard,enwatdusdebijdragc aan de stand der techniek betreft, is niet alleen de volledige aminozuursequentie van het humane EPO maar bovendien de sequentievan het daarvoor coderende gen, inclusief introns. Ook wordt geopenbaard welke delen van dit gen als voor het eiwit EPO coderende sequentie moeten worden aangemerkt. Tenslotte wordt aan de vakman geopenbaard koe hij de hand kan leggen op die sequentie(s). Terecht en in overeenstemming met de bijdrage aan de techniek claimt het octrooi dan ook die geopenbaarde sequenties en de coderende delen daarvan, ongeacht hoe diezijn bereid. Ookals die sequenties op een andere wijze kunnen worden bereid, neemt dat nog niet weg dat hetamgen octrooi is geweest waarin voor het eerst is beschreven hoe de vakman over deze sequenties kon beschikken. (r.o. 13 en 14) en: In conclusie 1 van hetamgen-octrooi worden geclaimd-zakelijk samengevat en voor zover te dezen van belang - DNA-sequenties die coderen voor humaan EPO en die geheel of ten dele hybridiseren met de voor eiwit coderende delen van de in tabel VI van het octrooi omschreven DNA-sequentie dan wel met de complementen daarvan. Gezien de selectieve koppeling van adenine aan uitsluitend thymine en vancytosine uitsluitend aan guanine en gezien de omstandigheid dat precies bekend is welke codons kunnen coderen voor welke aminozuren betref theieen groepvan stoffen dievrij nauwkeurigafgegrensd is. Niet in dispuutis tussenpartijen datdestand van de techniek devakman ten tijde van de prioriteitsdatum in staat stelde de door deze gewenste DNA-sequenries samen te stellen, mits hem althans de basenvolgorde van de beoogde sequentie bekend was. Datblijkt overigens niet alleen uit voorbeeld 11 van het octrooi waar syn thetisch beoogde DN'A-sequen ties worden vervaardigd en worden ingebouwd in gastheercellen (resp. E. Coli en gistcellen) maar ook uit andere plaatsen van het. octrooischrift, U Gezien hel hiervoor reeds bedoelde voorbeeld 11 uit het octrooischrift is dan ook in elkgevaldc stelling van Boehringer (lees: Roche) onjuist, dat de leer van het Amgen-octrooi beperkt zou zijn tot de verkrijging van genomisck DNA. Naar het oordeet van de rechtbank is dus geenszins gebleken dat conclusie 1 van het octrooi stoffen claimt die niet volgens de leer van het octrooi in combinatie met de stand der techniek konden worden vervaardigd: de stand der techniek leerthoeeen bepaalde gewenste DNAsequentie kon worden vervaardigd en het Amgen-octrooi leert wat de coderende DNA-sequentie voor EPO is. 1 Zowel de rechtbank als de Ilogc Raad hebben vastgesteld dat liet Hof hiermee bedoelt: de voor EPO coderende sequentie* Daaraan doet niet af dat er inmiddels andere vervaardigingswijzen mogelijk zijn gebleken van stoffen die gezien hun eigenschappen en/ of samenstelling geheel en al vallen onder de letter van conclusie 1, zoals bijvoorbeeld het cdna waarvan de vervaardiging geschiedt op de door Genetics Institute Inc. geoctrooieerde endoorboehringer (lees: Roche) toegepaste werkwijze. Dat vervaardiging van cdna niet door het octrooi van Kirin Amgen wordt geopenbaard wilnietzeggen dat datcdnagezienhetbevatten van (onder meer) de voor humaan EPO coderende sequentie niet kan vallen onderde beschermingsomvang van het Amgen-octrooi. Ook betekent het vorenstaande niet dat Kirin Amgen bescherming zou krijgen die niet in overeenstemmingzou zijn met de bijdrage van het octrooi aan de ontwikkeling van de techniek: Kirin Amgen leert in dit octrooi voor het eerst welke de DNA-sequentie is die codeert voor humaan EPO en op welke wijze de vakman de beschikking kan krijgen over die sequentie en vergelijkbare sequenties. Het is niet onredelijk dat zij dan ook bescherming kan claimen voor die sequentie terwijl het (gezien enerzijds de genetische verschillen die in de natuur kunnen voorkomen en anderzijds tervoorkomingvan al te gemakkelijk omzeilen van haar octrooi) ook noodzaketijk isdie beschermingsomvangruim'teformuleren. (r o. 16 tot en met 21) 15 Zoals uit vorenstaande citaten volgt, hebben Hof en rechtbank de beschermingsomvang van het Amgen-octrooi aldus uitgelegd, dat dit octrooi elke wijze van vervaardigen van EPO via recombinant DNA-techniek omvat, derhalve ook het vervaardigen van EPO via cdna. Die uitleg voerde noodzakelijkerwijs tot cen verbod om Recormon te verhandelen, nu dat middel als werkzaam bestanddeel bevat EPO, verkregen via recombinant DNA-technologic, en het in die uitleg niet terzake doet dat het in Recormon toegepaste EPO via cdna is verkregen. 16 Anders dan het Hof (kon doen) heeft de rechtbank bovendien aandacht besteed aan de omstandigheid dat inmiddels op het vervaardigen van EPO via cdna aan Genetics een octrooi was verleend, te weten het Gcnctics-I-octrooi. Daaromtrent heeft de rechtbank overwogen dat dit slechts betekende dat Genetics voor humaan cdna mogelijk een afhankelijk octrooi kan verkrijgen. 17 Het is duidelijk dat de kort geding-rechter, zolang niet vast staat hoe het Hof in de bodemzaak omtrent dit punt zal oordelen, vorenstaande oordelen heeft te respecteren, tenzij zou blijken van nieuwe feiten die overduidelijk in een andere richting wijzen. 18 Uit het enkele feit dat de TBA bij zijn beslissing van 19 oktober t999 het Genetics-T-octrooi, nadat dit eerder dooide oppositieafdeling was herroepen, in stand heeft gehouden, vallen dergelijke feiten niet op voorhand af te leiden, te minder nu cen motivering van die beslissing nog niet voorhanden is. Roche heeft dergelijke feiten ook niet, althans onvoldoende, gesteld, doch veeleer haar door Hof en rechtbank verworpen standpunt dat verkrijging van EPO via cdna en daarmee Recormon - niet onder het Amgen-octrooi valt herhaald, onder toevoeging dat de beslissing van de TBA van 19 oktober 1999 dejuistheid van haar standpunt bevestigt. Dit is evenwel ongenoegzaam om op voorhand de conclusie te rechtvaard igen dat hetgeen Hof en rechtbank daaromtrent hebben beslist onjuist is, zodat ook in dit kort geding als uitgangspunt heeft te gelden de mime beschermingsomvang van het Amgen-octrooi, zoals door T Tof en rechrbank omschreven.

9 1 e J A N U A R I B I J B L A D I N D U S T R I E L L L I G K N D O M 9 19 Dat betekent dat hetgeen Roche heeft aangevoerd met een beroep op de stand van zaken met betrekking tot het Genetics-I-octrooi onvoldoende is om tot opheffing van de gewraakte verboden te komen. De beslissing van de TBA met betrekking tot het Genetics-n-octrooi 20 Roche betoogt dat door de beslissing van de TBA de conclusies 8 en 9 van het Genetic-II-octrooi in stand te laten buiten twijfel is komen te staan dat Recormon geen inbreuk kan maken op het Amgen-octrooi. De door Roche in dat verband ontvouwde redenering valt als volgt samen te vatten: - Zowel het Amgen-octrooi als liet Genetics-TI-octrooi betreffen een werkwijze voor liet produceren van recombinant hepo, waarbij voor de productie gebruik wordt gemaakt van Chinese Hamster Ovarium cellen, kortweg aangeduid alschoceilen. - Anders dan in het Amgen-octrooi wordt in het Gcnctics- Il-octrooi gebruik gemaakt van - en specifiek gekozen voor - CHO cellen die in staat zijn tot N- en O-gebonden glycosylering, met opname in de kool hydraatketens van zowel fucosc als N-acetylgalactosamine, en wordt een recombinant hjlpo met N- en O-glycosy lering uit de cellen en het kweckmcdium gewonnen en afgescheiden. - Het Amgen-octrooi kan dan ook (nog) slechts betrekking hebben op het vervaardigen van EPO u i t CHO cellen die niet in staat zijn tot N- en 0-gcbondcn glycosylering als voormeld. - Door de TBA is het Amgen octrooi kennelijk niet nieuwheidsschadelijk geacht ten opzichte van het Genetics- TI-octrooi, en de TBA heeft de door het Genctics-ll-octrooi geopenbaarde werkwijze kennelijk als inventief verschillend bescho tiwd van hetgeen het Amgen-octrooi openbaart. - Nu Recormon wordt vervaardigd op de wijze als in het Genetics-II-octrooi is omschreven, derhalve met gebruikmaking van CHOcellen die in staat zijn tot N- en O-gebonden glycosylering, kan er geen sprake van zijn dat Recormon (nog) inbre uk maakt op liet Amgen-octrooi. 21 Als meest verstrekkend verweer tegen dit betoog van Roche heeft Kirin Amgen aangevoerd dat het Genetics-IIoctrooi naar verwachting in de reeds aanhangige bodemprocedure zal worden vernietigd. Het belangrijkste argument dat Kirin Amgen voor deze stelling aanvoert houdtin.datdetbabijzijnbeslissingomdegchandhaafde conclusies 8 en g te accepteren kennel ijk is uitgegaan van de onjuiste veronderstelling dat in het Genetics-II-octrooi inderdaad een relevante keuze van u itgangsmaterialen (te weren: bepaalde CHO-cellen) wordt geleerd, welke keuze men zou kunnen maken bij de toepassing van de uit de stand van de techniek bekende werkwijze van hel Amgen-octrooi. Die veronderstelling is, aldus Kirin Amgen, onjuist, nu van een dergelijke keuze geen sprake is aangezien (vrijwel) alle CHO cellen de in het Genetics-TT-octrooi beschreven N- en O-glycosylering uitvoeren. Een dergelijke keuze is dan ook noch nieuw, noch inventief ten opzichte van het Amgenoctrooi. 2 2 Hoewel naat het voorlopig oordeel van de president, zeker gelet op de als uitgangspunt genomen brede beschermingsomvang van het Amgen-octrooi, vraagtekens zijn te zetten bij de geldigheid van het Genetics-II-octrooi, moet het uiteindelij kc oordcel daarover worden overgelaten aan de bodemrechter nu het bestek van het kort geding zich niet leent voor een verantwoorde oordeelsvorming daaromtrent. Dat betekent dat voorshands moet worden uitgegaan van de geldigheid van het Genetics-il-octrooi in de vorm waarin het door de TBA is geaccepteerd. 23 Dat brengt evenwel nog niet met zich dat reeds daarom op voorhand vaststaat dathetverbod met betrekking totrecormon moet worden opgeheven. Daartoe is het volgend redengevend. 24 Indien het al zo zou zijn dat het toepassen van CHOcellen die in staat zijn tot N- en O-gebondcn glycosylering moet worden beschouwd als een nieuwe en inventieve variant binnen het via recombinan t DNA-tcchnick verkrijgen van EPO, dan doet dat er niet aan af dat ook die nieuwe en inventieve variant val tonder het Amgen-octrooi, uitgaande van de brede beschermingsomvang die ook in dit kort geding is aangenomen. Dat betekent dan ook dat het Genetics- II-octrooi hoogstens kan worden beschouwd als een afhankelijk octrooi ten opzichte van het Amgen-octrooi. De daaruit voortvloeiende fricties tussen beide octrooien zullen moeten worden opgelost door het - mogelijk over en weer - verlenen van (d wang)licenties. 25 Hoe een en ander zal worden uitgewerkt valt in het kader van dit kort geding niet te overzien. Maar in elk geval is niet op voorhand aannemelijk dat het resultaat daarvan zal zijn dat het middel Recormon vrijelijk - dat wil zeggen zonder acht te slaan op de rechten uit hoofde van het Amgen octrooi - zal kunnen worden verhandeld. Nu het juist dat is wat Roche wensr te bereiken met haar in de onderhavige procedure ingestelde vordering is de slotsom dat ook haar thans besproken argumenten niet tot toewijzing van die vordering kunnen leiden. De inbreukvordering 26 Roche stelt dat Kirin Amgen door verhandeling van het medicijn Eprex/Erypo inbreuk maakt op het Gcnctics-Iloctrooi, nu voor de vervaardiging van de in dat medicijn verwerkte EPO gebruikt wordt gemaakt van CHO-cel len die in staat zijn tot N-en O-gebondcn glycosylering. 27 Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Gcnctics-II-octrooi is duidelijk dat er inderdaad sprake is van inbreuk als door Roche gesteld. Kirin Amgen heeft dit niet voldoende kunnen ontzenuwen, hetgeen ook moeilijk denkbaar is nu een dergelijke inbreuk uit haar stcllingname met betrekking tot de geldigheid van het Genetics-noctrooi rechtstreeks voortvloeit. Kirin Amgen betoogt immers dat (vrijwel) alle CHO cellen in staat zijn tot N- en O-gcbondcn glycosylering, terwijl vaststaat dat voor de vervaardiging van Eprex/Erypo gebruik wordt gemaakt van dergelijke cellen. 28 Voor het geven van een inbreukverbod zoals door Roche gevorderd is echter geen plaats. Daarvoor wordt verwezen naar hetgeen in het vorenstaande is overwogen omtrent de afhankelijke verhouding tussen het Amgen-octrooi en het Genetics-TI-octrooi. Daarvan uitgaande is niet op voorhand aannemelijk dat het in de bodemprocedure zal komen tot een onvoorwaardelijk verbod van Eprex/Erypo zoals thans door Roche gevorderd.

10 1 O B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 J A N U A R I 2001 Conclusie b Nabento is een dochtermaatschappij van Huesker en 29 De vorderingen van Roche zullen worden afgewezen. Als houdt zich meer speciaal bezig met de vervaardiging en verkoop van zogenaamde afdichtmatren onder het merk Na de in het ongelij k gestelde partij zal zij worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten. bento. Deze afdichtmat wordt voornamelijk gebruikt voor het creëren van een voor water ondoorlaatbare afdichting Beslissing in de gevoegde zaken: tussen hogere en lager gelegen bodemlagen, bijvoorbeeld voor autowegen in waterwingebieden of voor het grondoppervlak van tankstations en luchthavens. De president wijst de vorderingen af; c Voor de door ciscrcsscn ontwikkelde Nabento-mat is een veroordeelt Roche in de op deze procedure vallende kosten, Europees octrooi verleend onder nummer , waarvan de verlening is gepubliceerd op 7 september 1994 (met tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kïrin Amgen begroot op ƒ800,- aan verschotten en ƒ5.000,- aan procureurssalarisleend aan Paul Schreck te Kreuz wertheim (Duitsland), is ge- prioriteitsdatum 8 oktober 1991). Dit Europees octrooi, ver verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. designeerd voor onder meer Nederland. d Naue drijft een onderneming die zich eveneens bezig houdt met onder andere de vervaardiging van afdichtmatten die worden gebruikt voor dezelfde toepassingen als Nr. 2 Arrondissementsrechtbank te 's-gravcnhage, 10 mei de afdichtmatten van eiseressen. e Naue is houdster van het Europees octrooi nummer o 278 (afdichtmat) 419 (hierna: het octrooi), dat aan haar is verleend voor: Wasserundurchlassige Dichtungsmatte, bestehend im wesentlichen aus Mrs. EJ. Numann, J.A. Hagen en J. de Bruijn emertrügerschicht, einerzwischenschichtausquellfdhigem Ton und einer Deckschicht (voor water ondoorlaatbare afdichtmat, in Art.30, lidzrow (1910) hoofdzaak bestaande uit een dragerlaag, een tussenlaag uit Ook al wordt met denabento-mat in wezen dezelfde functie vervuld en in wezen hetzelfde resultaat bereikt als met de mat volgens trooi is gepu bl iceerd op 22 april 1992 (met prioriteitsdatum opzwclbarc klei en een deklaag). De verlening van het oc het octrooi, ie wijze waarop dit gebeurt is allerminst, en dus ook niet 13 februari 19S7). Als gedesigneerde landen zijn aangewezen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, in wezen, dezelfde. Zowel de gebruikte materialen van de lagen zijn verschillend alsook de toegepastetechniekvanverenigingvan die la Frankrijkgen. De rechtbank verenigt zich met het oordeel van de Technische stein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Liechten Kamer van Beroep en de daarvoor gegeven motivering dat een tussenlaag bestaande uit bentoniet en vezels die daar door een naald luidt als volgt: f Conclusie 1 van het octrooi (in de authentieke Duitse taal) bewerking zijn ingebracht geen gelijke werking heeft als een Aero-Wasserundurchlassigvlies. Evenals de Technisclw Kamer van Beroep is de rechtbank voorts chen aus emertrügerschicht(z), einer Zwischenschicht aus quellfdhi- Dichtungsmatte (1), bestehend im wesentli van oordeel dat Vemaddtmg en Vernahung zozeer van elkaar ver geschillen, dat niet van eauivalen te verbindingen kan worden gespro (a) die Trager- und/oder die Deckschicht (2, 4) aus einem VUesstoff Ton (3) und einer Deckschicht (4), dadurchgekennzeichnet, dass ken. 1 Huesker Synthetic GmbH & Co te Gescher, Duitsland, 2 Nabento VUesstoff GmbH te Falkenstcin, Duitsland, eiseressen, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mr. T.F.W. Overdijk en mr. H.M.E. Bertrams beiden te Amsterdam, tegen Naue-Fasertechnik GmbH & Co KG te Espelkamp-Fiestel, Duitsland, gedaagde, procureur mr. S.U. Ottevangers. a Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 19 januari 2000 (mrs. E.J. Numann, J.A. Hagen en J. de Bruijn) Feiten 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet (meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde producties staat tussen partijen het volgende vast: a Huesker drijft een onderneming die zich voornamelijk richt op de vervaardiging en verkoop van zogenaamde 'geotextielen' voor technische toepassingen, onder andere in de weg- en waterbouw. ' Beroep ingesteld. Red. und die gegebenfalls nicht aus einem VUesstoff bestehende Schicht aus einem Gewebe oder Gewirke bestekt und (b) alle drei Schichten (2-4) miteinander vernadelt sind, g Tegen het octrooi is, onder meer door Huesker, oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (EOB). Bij besluit van 12 oktober 1994 heeft het EOB de ingebrachte bezwaren verworpen. Tegen dat besluit is, eveneens onder meer doorhuesker, beroep ingesteld bij detechnischekamervan Beroep van het EOB, die dit beroep bij uitspraak van 7 februari 1996 (T 090S/ ) heeft verworpen. h Tegen het Duitse gedeelte van het octrooi is in Duitsland de nietigheid ingeroepen voor het Bundespatentgericht. Naue heeft in die procedure de conclusies van het octrooi in aangepaste vorm verdedigd. In zijn uitspraak van 18 maart 1997 (3 Ni 12/96 (EU)) heeft het Bundespatentgericht de vordering afgewezen voor zover h et de verdedigde vorm van liet octrooi betrof. Vordering, grondslagen verweer 2.1 Eiseressen hebben gevorderd dat de rechtbank het octrooi van Naue geheel of gedeeltelijk nietig verklaart voor zover het gelding heeft voor Nederland. Aanvankelijk hebben zij voorts primair gevorderd dat de rechtban k voor recht verklaart dat eiseressen door het vervaardigen, verkopen of anderszins te gebruiken ofinhet verkeer tebrengen van een vern ieu wde N abento-afdichtmat, zoals nader in de dagvaar-

11 16 J A ^ U A I l l 2 H 1 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 1 ding beschreven, in geen van de in het octrooi aangewezen landen inbreuk maakt op het octrooi van Nauc. Subsidiair hebben zij gevorderd dat de rechtbank voor recht verklaart dat ciscressen door het vervaardigen, verkopen of anderszins te gebruiken of in liet verkeer te brengen van de vernieuwde Nabento-afdichtmat geen inbreuk maakt op het octrooi voor zover het gelding heeft voor Nederland. 2.z Eiseressen hebben daartoe gesteld dat het octrooi niet nieuw en niet inventief is, en voorts dat hun vernieuwde Nabento-mat geen inbreuk maakt op het octrooi. 2.3 Nauc heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering. Daarbij heeft zij de bevoegdheid van de rechtbank betwist om kennis te nemen van de vorderingen van eiseressen, voor zover die vorderingen betrekking hebben op andere landen dan Nederland. 2.4 Ter gelegenheid van het pleidooi hebben eiseressen de primair gevorderde grensoverschrijdende verklaring van recht ingetrokken. Beoordeling 3.1 Ambtshalve wordt overwogen dat liet hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór ï april 1995, zodat ingevolge artikel 103 "Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet (1910) onverkort van toepassing is. hetbevoegdheidsincident 3.2 Aangezien ciscressen ten aanzien van het opgeworpen bevoegdheidsincident volledig zijn tegemoetgekomen aan de bezwaren van Naue door de grensoverschrijdende vordering in te trekken, heeft Naue daarbij geen belang meer en zal de rechtbank de exceptie verwerpen. De bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de niet-inbreuk voor zover deze betrekking heeft op Nederland is door Natie niet bestreden. Om proces-economische redenen is ter zitting van 10 december J S99 besloten dat inzake de vordering met betrekking tot de niet-inbreuk slechts zal worden gepleit indien en voorzover het octrooi niet nietig wordt verklaard. inhoudelijk 3.3 Voor zover ciscressen zich in dit geding beroepen op stellingen die ook in de beroepsprocedure bij de Technische Kamer van Beroep naar voren zijn gebracht, verwerpt de rechtban k deze. Zij neemt daartoe de door de Technische Kamer van Beroep in haar uitspraak van 7 februari 1996 gegeven motivering over en maakt deze tot de hare. nieuwheid 3.4 Eiseressen doenhet beroep op niet-nicuwheid met name ondersteunen door het Europese octrooi o van 9 apri 11986, verleend aan G.H. Tcsch (stu k E7 in de procedures bij het EOE). Dit octrooi beschrijft een gelaagde mat waarbij zich tussen de deklaag en de dragerlaag korrelachtig materiaal bevindt en waarbij de deklaag en de dragerlaag met elkaar door een naaldbewerking zijn verbonden. Eiseressen hebben er met name op gewezen dat het octrooi van Tesch expliciet wordt verwezen naar de mogelijkheid van het gebruik van Tonsand. 3.5 Het Bundespatentgcricïit heeft hierover in zijn uitspraak van 18 maart 1997 overwogen dat het octrooi van Tescli afdichtproblcmcn niet noemt, terwijl uit dit octrooi evenmin de voor het octrooi van Natie karakteristieke oplossingen zijn af te leiden, zoals de toepassing van zweibare klei en de opbouw van een tegendruk tegen het zwellen bij en na het opzwellen van de klei, waardoor de gezwollen kleidccltjes dichter opeengepakt komen te zitten. Eiseressen achten deze uitspraak onbegrijpelijk, omdat Tonsand, net als Ton, het vermogen heeft om te zwellen. Daaruit leiden eiseressen af dat het octrooi van Tesch mede betrekking heeft op gelaagd materiaal dat is voorzien van ccn tussenlaag van zwel bare klei. 3.6 De rech tban k overweegt hieromtrent dat, ook al zou het zo zijn dat Tonsand het vermogen heeft om te zwellen, het octrooi van Tesch dat geheel onbesproken laat en in het bijzonder geen aandacht schenkt aan de specifieke problemen (en mogelijkheden) die kunnen ontstaan wanneer de tussenlaag in aanzienlijke mate zwelt, hetgeen bij het octrooi van Nauc juist wel het geval is welk octrooi daarin ook uitdrukkelijk voorziet. Met het Bundespatentgericht is de rechtbank van oordeel dat het octrooi van Tcsch niet is gericht op het oplossen van afdichtproblemen bij een afdichtmat en dat daarom de vakman die een voor water ondoorlaatbare mat wil maken niet bij dat octrooi te rade zal gaan. Met het octrooi van Tesch wordt derhalve de nieuwheid van het octrooi van Naue niet aangetast. inventiviteit 3.7 Met de Technische Kamer van Beroep is de rechtbank van oordeel dat de probleemstelling die aan het octrooi ten grondslag ligt, nieuw is. Zij bestaat uit een combinatie van een verbetering van het afdichtvermogen van de gezwol len klcideeltjes in de tussenlaag en een goede opvang van schrjifkrachten bij gebruik van de matten op hellingen. Met de conclusies van het octrooi wordt deze probleemstelling opgelost. De vraag is vervolgens of deze oplossing op uitviiidersw r erkzaamfocid berust. Ingevolge het bepaalde in artikel za, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet (1910) wordt datgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd, geacht te zijn uitgevonden, wanneer het vóór de d ag van indiening voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand lag. 3.8 Huesker heeft doen betogen dat het voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, volgend uit het Amerikaanse octrooi US A (Crawford), voor de hand lag om ccn mat te maken waarin de klei niet vrij kon opzwellen. Met de Technische Kamer van Beroep is de rechtbank echter van oordeel dat genoemd octrooi ervan uitgaat dat de bentonietlaag ongehinderd kan opzwel len (waarbij de deklaag kapot moet gaan), alsmede dar capillaire werking voorkomen moet worden. Hieruit volgt dat een naaldbewerking volgens bet octrooi, waarbij de drie lagen met elkaar verbonden blijven en waarbij vezels en bentonict intensief worden vermengd (met het risico van capillaire werking), niet voor de hand lag. 3.9 Huesker heeft voorts naar voren gebracht dat het met het octrooi beoogde voordcel van het opbouwen van ccn tegendruk tegen het zwel len in de praktijk niet van belang is, aangezien dit soort afdichtmatten vrijwel direct pleegt te worden bed ekt met een aard- of bodemlaag van 30 tot 50 cm d i ktc, welke laag afdoende tegendruk levert. De rechtbank overweegt hieromtrent dat het octrooi zelf geen voorschriften geeft over de roepassing in de praktijk en in het bijzonder niet vermeldt dat altijd een aard- of bo-

12 1? B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 J A N U A R I demlaag nodig is. Integendeel kan uit het octrooi worden opgemaakt dat de matten die overeenkomstig de conclusies worden vervaardigd ook zonder extra aard- of bodemlaag kunnen worden toegepast. Het octrooi laat deze mogelijkheid in ieder geval open. beperkingvan conclusie i 3.10 Huesker heeft tenslotte doenbeplei ten dat het voornederland verleende octrooi partieel moet worden vernietigd en op dezelfde wijze beperkt: - als het prioriteitsoctrooi dat werd verleend op Naties oorspronkelijke aanvraag (DE ), dan wel - als het voor Duitsland geldende Europees verleende octrooi (DE ) De rechtbank kan nier inzien waarom deze inperkingen nodig zouden zijn. Gelet op al het vorenoverwogene is immers niet gebleken dat het octrooi in de huidige vorm niet aan de eisen van de Rijksoctrooiwct (1910) voldoet Aangezien het octrooi niet nietig wordt verklaard, kan de vordering met betrekking tot de niet inbreu k worden bepleit. De rechtbank zal de zaak daartoe verwijzen naar de zitting van maandag 13 maart om uur ledere verdere beslissing wordt aangehouden. Beslissing De rechtbank: - verklaart zich bevoegd tot ken nisneming van het onderhavige geschil; - wijst de vordering tot nietigverklaring van het Europees octrooi o voor zover dit octrooi geldig is in Nederland af; en, alvorens verder te bes lissen: -venvö'st de zaak naar de zitting van maandag 13 maart 2000 om uur, ten einde partijen i n staar te stellen de vordering met betrekking tot de niet-inbreuk re doen bepleiten; - houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. b Eindvonnis Arrondissementsrechtbank, enz. 3 Huesker en Nabento hebben gesteld dat zij een afdichtmat (hierna: de Nabento-mat) in het verkeer brengen, althans voornemens zijn dit te doen, die als volgt is opgebouwd: (i) de drager- en de deklaag van de Nabento-mat zijn voorzien van geweven afdekmateriaal; (ii) de tussenlaagbes nat uit een zogenaamd Acrovlies, dat is een vlies met veel poriën per volume-een heid, dat dankzij deze poriën het poedervormige bentoniet in zich kan opnemen; (iii) de verbinding van de drie lagen is aldus, dat deze aan elkaar worden vastgenaaid, met een afstand tussen de naden van 37,5 mm; (iv) de poedervormige bentonietiaag wordt daarbij niet volledig gefixeerd. 4 Huesker en Nabento stellen dat de Nabento-mat niet aan de navolgende kenmerken van conclusie 1 van het octrooi beantwoordt: a de drager en/of deklaag bestaat niet uit vliesstof, b de drie lagen zijn niet door een naaldbewerking met elkander verenigd. 5 Partijen verschillen van mening over de beschermingsomvang van het octrooi. Daarbij zijn zij het erover eens dat de Nabento-mat geen letterlijke inbreuk maakt opliet octrooi. Naue heeft zich echter op het stand punt gesteld dat niet de constructie van de Nabento-mat precies wordt bereikt wat het octrooi haars inziens beoogt; een stevige verbinding van afdeklaag en dragerlaag, waarbij een onbelemmerd zwellen van het bentoniet wordt tegengegaan, mede doordat vezels en/of vezelbundels door de bentonietiaag dringen. Omdat de tussenlaag van de Nabento-mat al bestaat uit een vermenging van vezels en bentoniet, moet volgens Naue worden geoordeeld dat met deze mat wel inbreuk op het octrooi wordt gemaakt. 6 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69, eerste lid, Europees Ocrrooivcrdrag en het daarbij behorende protocol bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen totuitleg van die conclusies dienen en wel zodanig dat zowel een billijke bescherming van de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Teneinde aan de octrooihouder een billijke bescherm i ng te kunnen bieden dient de achter de bewoordingen van het octrooi liggende uitvindingsgedachre onder ogen te worden gezien en dit kan ertoe leiden dat ook varianten op de maatregelen die in de octrooiconclusies zijn beschreven onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht. In verband met de rechtszekerheid van derden mag daarbij wel worden verlangd dat dezen redelijkerwijs moeten hebben kunnen begrijpen dat de desbetreffende varianten, hoewel zij strikt genomen niet als behorend tot de maatregelen in de zin van het octrooi zijn te beschouwen, toch onder de beschermingsomvang daarvan zouden worden gebracht. 7 Uit de beschrijving blijkt dat doel van de uitvinding van het octrooi is een voor water ondoorlaatbare afdichtmat te verschaffen, waarbij de dragcrlaag en de deklaag ook bij en na het opzwellen van de opzwellend vermogen bezirrende klei vast met elkaar verbonden blijven, om een tegendruk tegen het opzwellen op te bouwen, welke een dichtere pakking van de opgezwollen kleideelrjes waarborgt, en waarbij de overbrenging van schuifkrachten van de deklaag naar de dragerlaag niet door de zeer lage wrijvingswaarden van het opgezwollen kleimateriaal wordt beperkt. Het overeenkomstig de uitvinding aan d e orde gestelde probleem wordt opgelost doordat (a) de dragerlaag en/of de deklaag uit een vliesstof en de eventueel niet uit een vliesstof bestaande laag uit een weefsel of brciscl bestaat en (b) alle drie lagen door een naaldbewerlcing verenigd zijn. Door de naaldbewerkingsvereniging aan het naar de bentoniet-tussenlaag toegekeerde binnenoppervlak en de daaronder gelegen zones van de vlicsstoffen verkrijgt men een intensieve vermenging van vezels en bentoniet. Bovendien verkrijgt n 1 en door de stevige vereniging d oor d e naaldbewerking bij het opzwellen van het bentoniet door de bevochtiging een opzwel tegendruk, welke tezamen met de intensieve vermenging van vezels en bentoniet een waterondoorlaatbaarheid van de uitgevonden afdicluniatten garandeert. 8 De Nabento-mat lost hetzelfde probleem op als de uitvinding volgens het octrooi. Ook bij denabento-matwordtimmers een voor water ondoorlaatbare afdichtmat verschaft,

13 IC J A N U A R I 2001 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E L I G F N D O M 1 3 waarbij de dragerlaag en de deklaag ook bij en na het opzwellen van de opzwellend vermogen bezittende klei vast met elkaar verbonden blijven. Voorts wordt ook bij de Nabento-mat de oveibrenging van schuifkrachten van de deklaag naar de dragerlaag niet door de zeer lage wrijvingswaarden van het opgezwol len klcimateriaal beperkt. g Er bestaan echter grote verschillen in de wijze waarop met de mat volgens het octrooi en met de Nabento-mat de oplossing voor het probleem wordt verkregen. Bij de Nabento-mat bestaat, anders dan kenmcrk(a) van conclusie ï van het octrooi bepaalt, niet de dragerlaag en/of de deklaag uit een vliesstof, maar juist de tussenlaag. Deze bestaat immers uit cen Aerovlies, dat de opzwelbare klei in zich opneemt. Omdat op deze maniet reeds een intensieve vermenging van vezels en bentoniet tot stand is gebracht, is het voldoen aan kenmerk (b), de naaldbcwcrking (Vemadelung), overbodig en kali de verbinding van de lagen plaatsvinden door een eenvoudig aan cl kaar naaien (Vemdhung). 10 Ook al wordr aldus met de Nabento-mat in wezen dezelfde functie vervuld en in wezen hetzelfde resultaat bereikt als met de mat volgens het octrooi, de wijze waarop dit gebeurt is allerminst, en dus ook niet in wezen, dezelfde. Zowel de gebruikte materialen van de lagen zijn verschillend alsook de toegepaste techniek van vereniging van die lagen. De rechtbank verenigt zich met het oordeel van de Technische Kamer van Beroep van het EOB (Uitspraak van z maart 1999, T 0272/ ) en de daarvoor gegeven motivering dat een tussenlaag bestaande uit bentoniet en vezels die daar door een naaldbewerking zijn ingebracht geen gelijke werking heeft als een Aerovlies. Evenals de Technische Kamer van Beroep van het EOB (uitspraak van 7 februari 1996, rechtsoverweging 3.1 z) is de rechtbank voorts van oordcel dat Vemadelung en Vemdhung zozeer van elkaar verseri i I len, dat niet van equivalente verbindingen kan worden gesproken. In het octrooi is voorts geen enkele aanwijzing te vinden dat ook de maatregelen die bij de Nabentomat zijn toegepast onder de beschermingsomvang zouden moeten vallen. 11 Uit het voorgaande vloeit voott dat de vordering op dit punt dient te worden toegewezen. 1 z Aangezien de partijen in deze procedure deels in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, Beslissing De rechtbank: - verklaart voor recht dat Huesker en Nabcnto, door het vervaardigen, verkopen of anderszins gebruiken of in het verkeer brengen van de Nabento-mat zoals die in rechtsoverweging 3 van dit vonn is is omschreven, geen inbreuk maken op het Europees octrooi o B1 voor zover dat gelding heeft in Nederland.; - compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr. 3 Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 26 april 2000 (gidssysteem voor voertuigen) Mrs. J. W. du Pon, M.Y. Bonncur en H. Wien Art. 51, lid 1 ROW (1910)}" artvi, lid 1 Wijzigingswet 1987 De vermelding van de verlening van het gewijzigde octrooi is op de voet van artikel 103 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) gepubliceerd op 19 april Naar het oordeel van de rechtbank brengt het bepaalde in het artikel VI, lid J van de Overgangs- en invoeringsbepalingen van de Rijkswet van 29 mei 19S7, Stb. 316 (de Wijzigingswet 19S7) met zich mede dat op het octrooi van toepassing is artikel 51 lid 1 ROW1910 zoals dat op 1 december 1987 is komen te luiden. Art.5i,lid5ROW(wo) Nietigverklaring van een Europees octrooi, waarop de sinds 1 december 1987 geldende ROW 1910 van toepassing is, heeft ingevolge artikel 51 lid 5 van deze wet terugwerkende kracht, in dit licht kan niet worden gezegd dat Philips ieder belang bij haar vordering mist, in aanmerking genomen dat Navcom Philips, heeft beticht van inbreuk op het octrooi en Philips dus niet kan uitsluiten dan Navcom op enigmomentvanhaar schadevergoedingvoor hetverleden zal vorderen. Art. 14, lid 1 onderbrow(1910) Uit paragraaf' van de beslissing van de J<vB blijkt dat deze uitvinding van het litigieuze octrooi daarin zag dat middelen worden verschaft om, onmiddellijk nadat de V-bocht is voltooid en dus nog vóór het bereiken van de plaats waar de fout was gemaakt, de chauffeur een correct mstructmrï te geven over het vervolgvanzijn route. Uit de summiere beschrijving van het octrooi (kolom 3, regel 42 tot kolt/m 4, regel 30) wordt echter op geen enkele manier duidelijk hoe het daarin geopenbaarde systeem de bestuurder, direct nadat hij de U-bocht heeft voltooid, de correct instruction zou kunnen geven o ver h et vervolg van zijn rou te. De uitvinding is dus in de oorspronkelijke stukken niet zodanig beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. Philips International BV te Eindhoven, eiseres, procureur mr. W. Taekema, regen Navcom NV te Curacao, Nederlandse Antillen, gedaagde, procureur mr. H.J. van Gijssel. 1 Tussen partijen staat het volgende vast, a Gebre Admasu heeft op 5 januari 1979 een aanvraag om Europees octrooi ingediend voor een door hem uitgevonden vehicle guidance system. Op 2 maart 1983 heeft de onderzoeksafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) op deze aanvrage octrooi volgens 3 conclusies verleend. Bij beslissing van 31 juli 1984 heeft de oppositieafdeling van het EOB het octrooi herroepen. Cebre Admasu heeft tegen deze beslissing betoep ingesteld bij de Kamer van Beroep (KvB) van het EOB, die op 30 oktober 1987 het beroep gegrond heeft geoordeeld en de zaak voor verdere afdoening heeft terugverwezen naar de oppositieafdeling onder de bepaling dat Gebre Admasu Europees oerrooi moer worden verleend volgens de oorspronkelijke conclusies 1 en 3 (waar-

14 bij conclusie 3 moet worden hernummerd tot conclusie 2). De vermelding van de verlening van het gewijzigde octrooi is onder nummer o gepubliceerd op 19 april In het octrooi zijn onder meer Nederlanden Duitsland aangewezen. b De twee conclusies van het gewijzigde Europees octrooi (hierna tevens: het octrooi) luiden in de authentieke Engelse taal; 1 Vehicle guidanccsystcm comprising: systeem. Deze vordering is bij vonnis in kort geding van 16 (a) memory means for storing groups ofbinary data, in which each januari 1997 afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Navcom hoger beroep ingesteld, welk hoger beroep thans nog aanhan group includes a coded distance, instruction and direction signal, (b) meam (SUR) for addressing the memory means, gig is. (c) a register (CMR)forstoringone ofsaid groups ofbinary data selec-ted by said addressing means, GmbH- een onder Philips International B.V. ressorterende Op 13 december 1996 heeft Philips Patentverwaltung (d) meansfor generatinga signal representing a distance travelled, vennootschap- tegen Gebre Admasu een Nichtigkeitsktage (e) comparator means (UDC) responsive to the coded distance signal betreffende het octrooi ingediend bij het Duitse Bundespatentgericht. in the register (CMR) and to the signal representing distance travelled for generating a signal representing the difference between the Bij vonnis van 2 juli 1998 heeft het Bundespatentgericht het coded distance and the distance travelled, Duitse deel van het octrooi nietig verklaard op de grond dat (f) means responsive to the signal from the comparator means for de uitvinding onvoldoende is geopenbaard. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. switchingthrough the instruction anddirection signal in the register (CMR) to an instruction and direction unit (lad), (g) means (SJP) for generating a signal respresenting a change of 2 Philips heeft nietigverklaring van het Europees octrooi ge course of the vehicle, and vorderd. Uit het gestelde onder 3 van de dagvaarding blijkt (h) control means (SCU) responsive to signaisfrom the instruction dat deze vordering is beperkt tot het Nederlandse deel van and direction unit (JAD), the register (CMR) and the signal representing the change of course of the vehiclefor checkingwhether the drirangschikt onder drie kopjes, namelijk a) gebrek aan inven dit octrooi. Philips heeft haar nietigheidsargumenten gever correctly foliowed the instruction and direction, and for trigge-tiviteitring the addressing m-eans (SUR) to select the nextgroup oj'dataif'the loofde uitbreiding. Als nietigheidsgronden heeft Philips b) onvoldoende openbaarmaking en c) ongeoor driver lias foliowed the instruction and direction correctly, aangevoerd: charactcriscd in that the control means (SCU) isso arranged that - naar aanleiding van a): gebrek aan inventiviteit; ifthc driver does notfollow the instruction and direction signal correctly, the system instructs the driver to mahe a U-turn to bring the gebied van de nij verheid/gebrek aan inventiviteit; - naar aanleiding van b): ontbreken van een uitkomst op het vehicle back to the point where the error occured and then issues the -naar aanleiding van c): gebrek aan nieuwheid/gebrek aan correct instruction, inventiviteit. 2 A vehicle guidance system according to claim 1 in which means are providedforprodiicingonepalseforeachmeterof'thedistance travelled. 3 Navcom heeft dezevorderinggemotiveerdbetwist. Bij het octrooischrift behoort de volgende figuur: CDC sm en - 57T '~J /, < 7 <? 1 UU «^ 7 \ ; ti u Hu * -...,. R I Ë L E E I G E N D O M 16 J A N U A R I 2001 c Gebre Admasu heeft de Nederlands en Duitse delen van het octrooi op 19 juni 1996 overgedragen aan Navcom. De overdracht van het Nederlandse deel van het octrooi is op 26 juni 1996 ingeschreven in het daartoe bestemde register. d Bij exploit van 5 november 1996 heeft Navcom (onder meer) Philips gedagvaard voor de president van deze rechtbank in kort geding en daarbij, kort gezegd gevorderd dat P hi I ips word t verboden om inbreuk te maken op het octrooi, met name door toepassing van het zogenoemde Carin- in het bevoegdheids incident 4 Bij incidentele conclusie heeft Navcom de stelling opgeworpen dat de rechtbank zich op grond van artikel 21 EEX on bevoegd d ien t te verkl aren om van de vordering kennis te nemen, althans op grond van dit artikel de zaak moet aanhouden, omdat in Duitsland al eerder een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt. De rechrbank verwerpt deze exceptie. Nog daargelaten dat de Dui tse procedure niet is/wordt gevoerd tussen de partijen in de onderhavige procedure, zoals artikel 21EEX eist, is niet voldaan aan de voorwaarde voor toepasselijkheid van dit artikel dat heide procedures betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. Immers, in de ene procedure gaat het om het Nederlandse deel van het octrooi, terwijl het in de andere procedure gaar om het Duitse deel daarvan. Gelet op het bepaalde in artikel 16 lid 4 EEX is de Nederlandse rechter ten aanzien van de geldigheid van het Nederlandse deel van het octrooi exclusief bevoegd net zoals de Duitse rechtenen aanzien van het Duitse deel van het octrooi exclusief bevoegd is. De rechtbank zal zich dan ook tot kennisneming van de vordering bevoegd verklaren. 5 Als de in her incident in het ongelijk gestelde partij dient Navcom te worden verwezen in de kosten daarvan, Aangc-

15 16 J A N U A R I 2 ü ü 1. B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 5 zien Philips niet heeft geconcludeerd in het incident, zullen haar kosten worden begroot op nihil. In de hoofdzaak Toepasselijke octrooiwetgeving 6 Aangezien de verlening van het (gewijzigde) octrooi is gepubliceerd voor i apri I 1995 is ingevolge artikel 103 van de Rijksoctrooiwct 1995 (ROW1995) uitsluitend liet bepaalde in of krachtens de Rijksoctrooiwet 1910 (ROW 1910) van toepassing. 7 Tot 1 december 1987 voorzag de ROW niet in nietigverklaring van een octtooi op de gronden dat de uitvinding onvoldoende is beschreven en dat de geoctrooieerde materie is uitgebreid. Per die datum zijn daarop toegesneden nietigheidsgronden opgenomen in artikel si lid 1 sub b. c en cl ROW De vermelding van de verlening van het gewijzigde octrooi is op de voet van artikel 103 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) gepubliceerd op 19 april 19S9. Naar het oordeel van d e rechtbank brengt het bepaalde in artikel VI lid 1 van de Overgangs- en invoeringsbepalingen van de Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316, (de Wijzigingswet 1987) met zich mede dat op het octrooi van toepassing is artikel 51 lid 1 ROW 1910 zoals dar op 1 december 1987 is komen te luiden. 9 Hoewel de door Philips aangevoerde nietigheidsgronden aansluiten op hetgeen voor 1 december 1987 in artikel 51 lid 1 ROW 1910 was bepaald, zijn haar nietigheidsargumtenten ontleend aan de na die datum geldende tekst van artikel 51 lid 1 ROW Navcom heeft haar verweer met name op deze argumenten toegespitst. De rechtbank acht het bij deze stand van zaken gerechtvaardigd om, ambtshalve de rechtsgronden aanvullend, de vordering van Philips te beoordelen op basis van de ROW 1910, zoals deze op 1 december 1987 is komen te luiden. Belang 10 De geldigheidsduur van het octrooi is inmiddels verstreken. Dat doet de vraag rijzen of Philips nog wel belang heeft bij haarvordering. Daarover wordtvoorzover nodighetvolgende overwogen. 11 Nietigverklaring van een Europees octrooi, waarop de sinds 1 december 1987 geldende ROW 1910 van toepassing is, heeft ingevolge artikel 51 lid 5 van deze wet terugwerkende kracht. In dit licht kan niet worden gezegd dat Philips ieder belang bij haar vordering mist, in aanmerking genomen dat -zoals uit het onder ï.d. overwogene blijkt Navcom Philips heeft beticht van inbreuk op het octrooi eü Philips dus nier kan uitsluiten dat Navcom op enig moment van haar schadevergoeding voor het verleden zal vord eren. inventiviteit bezit -Philips betwist zowel het een als het ander - spitst het geschil tussen partijen zich met name toe op de vraag of de uitvinding in de oorspronkelijke stu kken zodanig is bcschrevendatdegemiddeldevakman in staatis deze na te werken. Met Philips is de rechtbank van oordeel dat het antwoord op deze vraag ontkennend moet luiden. Uit de summiere beschrijving van het octrooi (kolom 3, regel 42 tot kolom 4, regel 30) wordt immers op geen enkele manier duidelijk hoc het daarin geopenbaarde systeem de bestuurder, direct nadat hij de U-bocht heeft voltooid, de correct instruction zou kunnen geven over het vervolg van zijn route. De rechtbank verwijst verder naar de overwegingen van het Bundespatentgericht hieromtrent, waarbij zij zich aansluit. 14 Het N ederlands deel van het octtooi zal dan ook word en nietigvcrklaard. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Navcom worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Beslissing De rechtbank: Tn het incident - Verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Philips; - Veroordeelt Navcom in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van Philips begroot op nihil; In de hoofdzaak - Verklaart nietig het Nederlands deel van Europees octrooi , verleend aan Gebre Admasu en thans ingeschreven op naam van Navcom; - Veroordeelt Navcom in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Philips begroot op ƒ z.366,34, waarvan ƒ 646,34 voor verschotten en ƒ 1.720,- voor salaris van haar procureur; - Verklaart dit vonnis, wat de proceskostenveroordeling in de hoofdzaak betreft, uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Denietigheidsargumenten 12 Uit paragraaf van de beslissing van de KvB blijkt dat deze de uitvinding van Gebre Admasu daarin zag dat middelen worden verschaft om, onmiddellijk nadat de U-bocht is voltooid en dus nog vóór het bereiken van de plaats waat de fout was gemaakt, de chauffeur een correct instruction te geven over het vervolg van zijn rome. Kennelijk deelt Navcom deze zienswijze van de KvB. 13 Er vcrondcrstcllenderwijs van uitgaande dat de uitvinding van Gebre Admasu hierin is gelegen en veronderstellenderwijs aangenomen dat deze uitvinding

16 1 6 BIJ BLAD I N D U S T R I Ë L E L I G L M IJ O M 16 J A N U A R I 2051 Nr. 4 Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 20 januari 1999* (Bom/Boal) Mrs. E.J. Numann, J.W. du Pon en Chr. A. J.r.M. Hensen Artt. 6:265fï.i66enyi69BWf art. 39 ROW (1910) De uit te spreken ontbinding van de overeenkomst tussen partijen opgrond van wanprestatie vanboalen mogelijkerwijze ook van Bom, zal in elk geval niet tot gevolg hebben dat reeds daardoor voor Boal de verplichting ontstaat om haar gedeelte van het octrooi om niet aan Bom over te dragen. Voorop staat dat partijen blijkens het octrooischrift een volledig gelijkwaardige positie innemen met betrekking tot het onderhavige octrooi, nu de aanvraag-uiteindelijkop beider naam is gesteld en zij - derhalve - in het octrooischrift beiden als octrooihouder worden- aangemerkt-. Zij hebben zich in de periode daarna ook als zodanig gedragen. Uit niets blijkt dat Boal zich ooitjegens Kom heeft verplicht om haar aandeel in het octrooi bij een eventueel eindigen van de samenwerking aan Bom over te dragen, al dan niet tegen vergoeding. Dat betekent dat de aanstaande ontbinding van de overeenkomst tot gevolg zal hebben dat ten aanzien van het octrooi een gemeenschap zal (blijven) bestaan die slechts kan worden verdeeld op basis van het voor verdeling geldende wettelijke regime. Zolang die verdeling niet heeft plaatsgevonden, zal - bij gebreke van enige afspraak terzake- ieder van partijen gerechtigd zijn deaandeoctrooihoudervoorbehoudenhandelingenteverrkhtenzonder daarvoor aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn. Anderzijds zal geen van partijen, gelet op het bepaalde in art. 39 lid 2 ROW1910, zonder toestem ming van de ander een licentie onder het octrooi aan derden kunnen verlenen. waarbij het binnenstuk van de bodem van deze roede-opneemkamer verbonden is met een opwaarts gerichte binnenwand van de roedeopneemkamer (7), waarbij de bovenstukken van de binnenwanden van de beide roede-opneemkamers (7) onderlingzijn verbonden door het kokerbovenstuk (6), waarbij zich vanaf het bovenstuk van de binnenwand van elke roede-opneemkamer (7) een als oplegrand (8) gevormd draagmiddel voor glasplaten (28) zich buitenwaarts uitstrekt, waarbij het bovenstuk van de binnenwand en de bovenrand van de kokerzijwand of één van beide als draagmiddclen resp. als draagmiddel voor de dakroeden (27) zijn resp. is uitgevoerd en waarbij de roede-opneemkamers (7) condensopvanggoten (7) vormen, die via doorlaten (40) communiceren met de Iwkemtimte, die ten minste als condensafvoergoot dienst doet. c Bij het octrooischrift behoort onder meer het volgende figuur: Art.30, lid2row(1910) De rechtbank geeft een globaal en voorlopig oordeel omtrent de vraag welke van de ten processe ter sprake gebrachte goten wel [categorieën za en 2EJ en welke niet [categorie 3AI onder de beschenningsomvang van het octrooi vallen. P. LJ. Bom Beheer BV te Naaldwijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. B.J.M. Veldhoven, advocaat'mr. P.A.M. Hendrick, tegen Boal Systemen BV te De T.ier, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. Ch. Gielen. Defeiten ia Partijen zijn gezamenlijk rechthebbende op het Nederlands octrooi nr , (hierna ook te noemen: het octrooi), hun onder dagtekening van 2 februari 1988 verleend voor een goot voor een warenhuis. b De (enige) conclusie van het octrooi luidt als volgt: Goot voor een warenhuis welke goot uit geëxtrudeerd profielmateriaal bestaat, omvattende ten minste één kokerruimte met een kokeronderstuk, met opstaande kokerzijwanden en mer een kokerbovenstuk, dat de bodem van een buitengoot vormt en omvattende aan weerszijden draagmiddclen voor liet dragen van dakroeden en dak-glasplaten, met het kenmerk, dat het bovenstuk van elke kokerzijwand verbonden is met een zich van deze kokerzijwand binnenwaarts uitstrekkende bodem van een roede-opneemkamer (7), ' Tussenvonnis. Red. d De aanvrage die tot het verlenen van het octrooi heeft geleid stond aanvankelijk op naam van P.L.J. Bom. Die aanvrage is vervolgens op 6 januari 1983 bij akte overgedragen aan P.L.J. Bom Beheer B.V. en aan Boal Systemen B.V., toen nog gebeten Boal B.V. e Bom is een bedrijf dat zich bezighoudt met kassenbouw, waartoe zij dient te beschikken over - onder meer - goten als die welke onder het octrooi vallen, doch die zij niet zelf produceert. f Boal is een bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen en vervaardigen van geëxtrudeerd aluminium profielmateriaal. g Sedert september 19SZ is tussen partijen een aantal, elkaar opvolgende, overeenkomsten gesloten, die telkens ten doel hadden de relatie tussen partijen vast te leggen, waarbij werd afgesproken (samengevat) dat Boal de goten onder het octrooi zou produceren, terwijl die door Bom zonden

17 '6 J A N U A R I B I J 1 I *D I \l n U S '[' H I Ë L E E I G E N D O M 1 / worden afgenomen ten behoeve van haar activiteiten als kassenbouwer. Tevens werd voorzien in de mogelijkheid voor Boal om de onder de beschermingsomvang van het octrooi vallende goten te leveren aan derden. Tenslotte werd een door Boal aan Bom af te dragen vergoeding voor het produceren van de goten vastgesteld. h De laatste tussen partijen gesloten overeenkomst is neergelegd in een door beide partijen ondertekende akte, waarin als ingangsdatum ï september 1989 is vermeld. Ook deze overeenkomst kent als uitgangspunt dat de productie van d c onder het octrooi vallende goot bij uitsluiting zal geschieden door Boal (artikel 1.1) terwijl Bom die goten van Boal zal betrekken (artikel 2.1.) en Boal een vergoeding van ƒ 0,60 exclusief BTW per geproduceerde kilo eindproduct, aan Bom zal voldoen (artikel 4.1.). Artikel 2.2. van deze overeenkomst luidl als, volgt: hom heeft het recht - zulks in afwijking van het in artikel 1.1. bepaalde-de aluminium PB goten benodigd voor eigen behoefte zelf te (laten) vervaardigen indien zij zulke goten niet tegen de laagste marktprijzen of in voldoende hoeveelheden van Boal kan betrekken Devurdcringin conventie, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Bom vordert (samengevat): -Boal te gebieden om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan Bom een volledig overzicht te geven van alle gootrypes die zij sedert de datum van de overeenkomst heeft vervaardigd en/of verhandeld en/of door derden heeft doen vervaardigen onder opgave van nadere informatie daaromtrent, alsmede aan Bom een lijst te overhandigen, houdende alle (sub)licentieverhoudingen tussen Boal en derden met betrekking tol goottypes die onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, zulks op straffe van een dwangsom indien Boal niet aan deze geboden zou voldoen; - te verklaren voor recht dat een aantal nader in de dagvaarding omschreven goottypes vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi: - Boal te gebieden om binnen dertig dagen na betekening alsmede indien de door Boal geproduceerde goten van onvoldoende van het ten deze te wijzen vonnis volledige medewerking te kwaliteit zijn, een en ander door derden aan te wijzen deskundigen vast te stellen. i Artikel ro.i van de overeenkomst van 1 september 1989 (hierna, ook te noemen: 'de overeenkomst') bepaalt dat de overeenkomst is aangegaan voor de duur van het octrooi. Voorst beval de getypte tekst, van de overeen komst de bepaling, dat ieder van partijen deze zonder inachtneming van een opzegtermijn tussentijds kan beëindigen, indien: - de andere partij in staat van faillissement mocht worden verklaard, surseance van betaling mocht aanvragen of op enigerlei andere wijze het vrije beheer over haar vermogen mocht verliezen; - de andere partij ondanks sommatie in strijd blijft handelen met enige bepaling uit de overeenkomst. j Nadat de akte houdende de overeenkomst met inbegrip van de in het vorenstaande weergegeven opzeggingsgronden tijdens een bijeenkomst van partijen op 9 januari 1990 reeds zijdens Bom was ondertekend, heeft de vertegenwoordiger van Boal metdehand een nadereopzeggingsgrond in de overeenkomst opgenomen en geparafeerd. Die handgeschreven bepaling voorzag in opzegging indien 'de zakelijke relatie tussen Bom en Boal duidelijk afwijken van heden'. De vertegenwoordiger van Boal heeft die door hem bijgeschreven bepaling geparafeerd, doch de vertegenwoordiger van Bom heeft dat geweigerd. Nog diezelfde dag heeft Bom aan Boal schriftelijk (samengevat en onder meer) laten weten de toevoeging aan de opzeggingsgrond onterecht te achten en verzocht dit te willen bevestigen. Een dergelijke bevestiging heeft Boa! achterwege gelaten. k Bij brief van 28 januari 1993 heeft Boal onder meer het volgende aan Bom doen weten: (...) 1993 op onjuiste gronden opgezegd. Aan die opzegging Voort is hei zo dat, aangezien 11 thans met uw eigen systemen op de komt geen rechtskracht toe, zodat de overeenkomst nog markt actief bent, de zakelijke relatie tussen partijen, zoals die be steedstond ten tijde van het ondertekenen der exploitatie-overeenkomst - Boal is in de uitvoering van de overeenkomst toereken van kracht is. van het octrooi d.d. 1 september 19S9, dusdanig afwijkt van baar tekort geschoten. Ook nadat zij in kort geding tot nakomingwas veroordeeld, is zij in gebreke gebleven aan Bom die van heden, dat wij h ierbij -met ingang van heden - de onderhavige overeenkomst opzeggen. (volledig) af te dragen de door haar verschuldigde vergoedingen met betrekking tot goottypes waarvan tussen par (...) 1 Naar aanleiding van die opzegging heeft Bom Boal in kort tijen vaststaat dat die onder de beschermingsomvang van geding gedagvaard. Bij vonnis van ri mei 1993 heeft depre- het octrooi vallen, Boal doet voorts geen opgave van en be- sident van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam Boal veroordeeld om de overeenkomst integraal en onverkort na te komen. verlenen aan een onderzoek naar de hoeveelheid door Boal geproduceerd eindproduct, en wel door aan een door deze rechtbank te benoemen rcgistcr-accountant alle ter berekening van in feite aan Bom verschuldigde licentievergoedingen dienstige bescheiden ter beschikking te stellen, zulks op straffe van een dwangsom indien Boal niet aan dat gebod zou voldoen; - Boal te gebieden om binnen veertien dagen na afronding van voormeld onderzoek aan Bom te voldoen hetgeen Boal aan Bom terzake van licentievergocding verschuldigd is, althans een schadevergoeding, in beid e geval len vermeerderd met een boeteopslag van 30%, zulks op straffe van cen dwangsom indien Boal niet aan dat gebod zou voldoen; - primair de overeenkomst van partijen d.d. 1 september 1989 te ontbinden en binnen dat kader Boal te gebieden binnen tien dagen na betekening van het vonnis haar 50% aandeel in het octrooi onmiddel lij k aan Bom over te dragen alsmede Boal te gebieden iedere direkte dan wel indirekte inbreuk op het octrooi te staken en gestaakt te houden, subsidiair gedaagde te gebieden de overeenkomst correct na te leven, alles op straffe van cen dwangsom indien Boal niet aan die geboden voldoet; - Boal te veroordelen om aan Bom terzake van buitengerechtelijke kosten te voldoen een schadevergoeding, nader te bepalen in een schadestaatprocedure; - Boal te veroordelen tot betaling van wettelijke rente over hetgeen Boal in het kader van het te wijzen vonnis aan Bom zal moeten voldoen. 3 Aan die vorderingen legt Bom (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag: - Boal heeft de overeenkomst bij haar brief van 28 januari

18 taalt geen vergoeding metbetrekking tot goottypes die naar de mening van Boal - doch ten ontechte - niet vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Boal verleent tevens zonder toestemming van Bom licenties aan derden met betrekking tot goottypes die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Tenslotte weigert Boal mee te werken aan een accountantsonderzoek dat zou kunnen leiden tot duidelijkheid omtrent de vraag welke, onder de beschermingsomvang van het octrooi vallende, goottypes door Boal worden vervaardigd, alsmede tot de vaststelling van de vergoedingen die Boal aan Bom verschuldigd is. - Op grond van de wanprestatie van Boal dient de overeenkomst te worden ontbonden, waarna Boal haar aandeel in het octrooi om niet dient te leveren aan Bom. Het op naam van beide partijen stellen van het octrooi heeft immers slechts plaats gevonden in het kader van hun samenwerking, zoals neergelegd in de diverse door hen gesloten overeenkomsten, laatstelij k die van 1 septembet Door ontbinding van die overeenkomst valt de titel weg waarop het octrooihouderschap van Boal berust en komt het octrooi uitsluitend nog toe aan Bom. - Bom heeft voorts aanspraak op betaling door Boal van al hetgeen deze uit hoofde van de overeenkomst tot aan de datum van ontbinding daarvan aan Bom verschuldigd was, te vermeerderen met een boete opslag van 30% ter vergoeding van het door het incorrect handelen van Boal jegens Bom aan deze veroorzaakte nadeel. Daartoe dient te worden vastgesteld welke door Boal geproduceerde en door haar niet verantwoorde goten onderde beschermingsomvang van het octrooi val I en, terwijl tevens een accountantsonderzoek nodig is ter vaststelling van het aantal door haar geproduceerde en/of verhandelde producten. Tenslotte dient Boal aan Bom de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden. 4 Boal heeft tegen de vorderingen vanbom gemotiveerd verweer gevoerd. De vordering in reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer 5 Boal vordert primair te verklaren dat de overeenkomst tussen partijen per 1 februari 1993 is ontbonden, met veroordeling van Bom tot terugbetaling aan Boal van te veel betaalde commissie tot een bedrag van ƒ ,- met de wettelijke rente ovef dat bedrag ingaande 1 februari 1993 en subsidiair te verklaren voor recht dat Bom is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en de overeenkomsr per de datum van het vonnis te ontbinden, met veroordeling van Bom tot vergoeding aan Boal van de door haar als gevolg van de tekortkoming geleden en nog te lijden schade, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente per 1 februari 1993 eu nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. 6 Aan die vordering legt Boal de volgende stellingen ten grondslag: - Voorzover de overeenkomsr van 1 september 1989 tot stand is gekomen, was Boal in elk geval gerechtigd deze op te zeggen dan wel te doen ontbinden tegen 1 februari 1993, zoals zij ook met haar schrijven van 28 januari 1993 heeft gedaan. -Bomhccft immers jegens Boal wanprestatie gepleegd door concurrerende goten te laten produceren, waardoor de samenwerking met Boal onmogelijk wetd gemaakt omdat B I J D L A D I N D U S 1 I I I F L E E I G E N D O M 16 J A N U A R I 2 0 D 1 Bom haar omzer bij Boal ingrijpend deed teruglopen. In elk geval kon van Boal begin 1993 niet worden gevergd dat zij aan de overeenkomst nog langer gebonden was, zodat deze alsnog per 1 februari 1993 ontbonden verklaard moet worden. - Voorzover de ontbinding niet per 1 februari 1993 wordt tiitgcsproken, dient de overeenkomst per de datum van hel ten deze te wijzen vonnis te worden ontbonden op grond van dezelfde wanprestatie van Bom. 7 Bom heeft tegen de vordering van Boal gemotiveerd verweer gevoerd. Beoordelingvan het geschil In conventie en reconventie 8 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier gaat om een Nederlands octrooi dat is aangevraagd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 102 van de Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet 1910 van toepassing is. 9 Een belangrijk deel van het debat van partijen heeft betrekking op de vraag: - of de overeenkomst van 1 september 1989 thans nog van kracht is en zo ja: - of die overeenkomst dan dient te worden ontbonden en zo ja: - op welke grond die ontbinding dan d ient te worden uitgesproken en welke gevolgen dat voor partijen met zich brengt. De rechtbank zal dan ook eerst op dat onderwerp ingaan. I o De in dat verband meest verstrekkende stelling is geponeerd door Boal en houdt in dat de overeen komst in het geheel niet tot stand is gekomen, omdat partijen het omtrent een essentieel onderdeel - de door Boal met de hand bijgeschreven opzeggingsgrond - niet eens zijn geworden. Deze - door Bom betwiste - stelling gaat echter niet op, omdat, ondanks het feit dat Boal er zeer wel van op de hoogte was dat de betreffende opzeggingsgrond voor Bom niet acceptabel was, niet alleen Bom doch ook Boal zich in de jaren na ondertekening van d e overeenkomst - door zonder voorbehoud mec te werken aan de uitvoering daarvan - heeft gedragen al sof deze onverkort gelding had, terwijl ook overigens uit niets is gebleken dat het al dan niet opnemen van die opzeggingsgrond door partijen als een essentieel onderdeel van de overeenkomst werd gezien. II Vervolgens komt aan de orde de - eveneens door Bom betwiste - stelling van Boal dat de overeenkomst per 1 februari 1993 is geëindigd dan wel per die datum geacht moet worden te zijn ontbonden. 12 Voorzover Boal heeft bedoeld te stellen dat zij de overeenkomstbij haar brief van 2S januari 1993 regelmatigheeft opgezegd, wordt dat betoog verworpen. Tussen partijen is niet langer i n gesch i 1 dat zij het nimmer eens zij n geworden omtrent de door Boal met de hand in de overeenkomst bijgeschreven opzeggingsgrond. Nu in bedoelde brief slechts die - niet overeengekomen - opzeggingsgrond wordt genoemd en niet een van de in aiti kei z.z. van de overeenkomst opgenomen, limitatief bedoelde, opzeggingsgronden, komt aan d eze opzegging geen rechtskracht toe. 13 Ook overigens is er geen aanleiding de overeenkomst per 1 februari 1993 als ontbonden te beschouwen. Boal stcltwcl

19 16 J A M IJ A R! 2 ü O 1 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 9 dat op grond van wanprestatie zijdens Bom van haar niet in redelijkheid mocht worden verlangd de overeenkomst langer te laten voortduren, doch in confesso is dat zij nimmer op die grond de overeenkomst heeft opgezegd dan wel enige andere actie heeft ondernomen om tot ontbinding van de overeenkomst te geraken. Ook hetgeen zij overigens op dit punt heeft gesteld, zoals met betrekking tot wijzigingen in de marktsituatie waardoor het prijsniveau van de geproduceerde goten anders kwam te liggen dan voorzien, is onvoldoende om daaraan het dooi Boal gewenste gevolg te kunnen verbinden. 14 Uit het vorenoverwogene volgr dat de overeenkomst nog onverkort gelding heeft, waarop de primaire vordering van Boal in reconventie afstuit. Vervolgens komt aan de orde de vraag of er aanleiding is de overeenkomst per datum van het in deze zaak te wijzen (eind)vonnis te ontbinden. Beide partijen hebben dat gevorderd, en zij hebben hun respectieve vorderingen ieder voor zich gegrond op de stelling dat de andere partij in de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar tekort is geschoten. Daaromtrenr wordt het volgende overwogen. 15 Ten processe is - door de erkenning daarvan zijdens Boal - komen vast te staan dat Boal aan Bom gedurende een aanmerkelijke periode minder vergoedingen over geproduceerde goten heefr afgedragen dan zij ingevolge de overeenkomst behoorde te doen. Boal heeft immers - naar vast staat eerst na her aanhangig maken van deze procedure - erkend dat een aantal goottypes welke zij nimmer aan Bom heeft opgegeven en waarover zij geen vergoeding heeft betaald inderdaad, zoals Bom heeft gesteld, onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Daarmede staat vast dat Boal jegens Bom wanprestatie heeft gepleegd, welke wanprestatie bovendien als voldoende ernstig kan worden aangemerkt om de gevorderde ontbinding van de overeenkomst per datum van het te wijzen (eind)vonnis te rechtvaardigen. 16 Boal lijkt haar stelling dat Bom op haar beurt jegens Boal wanprestatie heeft gepleegd in hoofdzaak te baseren op de -doorbomnictwccrsprokcn-omstandigheid dat Bom met een concurrerend product op de markt is gekomen, te weten goten vervaardigd uit een ander materiaal (kunststof) dan aluminium, alsmede dat Bom, al dan niet daarom, haar omzet aan van Boal afgenomen producten heeft laten teruglopen. Geen van beide omstandigheden kan echter op voorhand gelden als een wanprestatie ten aanzien van de onderhavige overeen komst, nu d ie geen verbod inhield voor Bom om andere dan de onder de beschermingsomvang van het octrooi vallende producten op de markt te brengen, en al evenmin op Bom de verplichting legde om een bepaalde minimum hoeveelheid onder de beschermingsomvang van het octrooi vallende goten af te nemen. 17 Van wanprestatie van Bom zou wèl sprake kunnen zijn indien Bom in plaats van de geoctrooieerde goten bij Boal te betrekken deze zelf zou vetvaardigen dan wel bij derden zou laten vervaardigen, terwijl er geen sprake is van de in artikel 2.z. van de overeenkomst bedoelde situatie dat Bom de goten niet tegen de laagste marktprijzen of in voldoende hoeveelheden van Boal kon betrekken of de door Boal geproduceerde goren van onvoldoende kwaliteit zijn. Voorzover Boal dir heeft bedoeld te stellen, is van belang dat Bom bij pleidooi lijkt te erkennen dat zij geoctrooieerde goten elders heeft betrokken, doch zich ter rechtvaardiging daarvan beroept op leveringsproblemen aan de zijde van Boal. Partijen dienen zich nader uit te laten omtrent de vraag of zij inderdaad voormelde standpunten innemen. Is dat het geval, dan rust op Bom de bewijslast van haar stelling dat zij gerechrigd was de geoctrooieerde goren ei ders te betrekken, en zal zij te zijner tijd tot dat bewijs worden toegelaten. 18 Uit het vorenoverwogene volgt dat de overeenkomst bij enig in deze zaak te wijzen (eind)vonnis zal worden ontbonden, in elk geval op grond van wanprestatie van Boal, doch mogelijkerwijs - indien aan Bom bewijs in voormelde zin zal worden opgedragen en zij in dat bewijs niet slaagt - eveneens wegens wanprestatie van Bom. Aldus komt aan de orde de vraag welke gevolgen die onrbinding met zich zal brengen, over welke vraag de rechtbank zich 0111 proceseconomische redenen thans reeds zal buigen. 19 Bom kan in elk geval aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst tot aan de datum van ontbinding, waarbij uirgangspunt zal zijn hetgeen in deze procedure is komen vast te staan omtrent door Boal onder het octrooi vervaardigde goten welke tot aan deze procedure nog niet aan Bom bekend waren en waarvoor geen vergoeding door Boal is afgedragen. Gesteld noch gebleken is evenwel dat Bom - met uitzondering van buitengerechtelijke kosten - daarnaast schade heeft geleden ten gevolge van de wanprestatie van Boal. In elk geval heeft Bom haar vordering, strekkende tot het, betalen van een 'boeteopslag' van 30% in het geheel niet onderbouwd, 20 Indien te zijner tijd de door Boal gestelde wanprestatie van Bom mocht komen vastte staan, kan Boal mogelijk aanspraak maken op schadevergoeding wegen omzetverlies. 21 De uit te spreken ontbinding zal in elk geval niet, zoals door Bom is betoogd, tot gevolg hebben dat teeds daardoor voor Boal een verplichting ontstaat om haar gedeelte van het octrooi om niet aan Bom over te dragen, Daarroc is het volgende redengevend. 22 Voorop staat dat partijen blijkens het octrooischrift een volledig gelijkwaardige pos itie innemen met betrekking tot het onderhavige octrooi, nu de aanvraag - uiteindelijk - op beider naam is gesteld en zij - derhalve - in het octrooischrift beiden als octrooihouder worden aangemerkt. Dat zij zich ook zowel tijdens de aanvrage van het octrooi als in de periode daarna als zodanig hebben gedragen blijkt - behalve uit de omstandigheid dat zij in de considerans van de overeenkomst van 1 september 1989 als 'gezamenlijk eigenaar' van het octrooi wolden aangemerkt - ook daaruit, dat zij - naar in confesso is - ieder de helft van de kosten van de aanvrage hebben voldaan en later ieder de helft hebben gedragen en nog dragen van de kosten die diverse - omvangrijke - inbrcukproccdurcs met zich hebben gebracht. Vervolgens blijkt uit niets - meer in het bijzonder niet uit de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomsten - dat Boal zich ooit jegens Bom heeft verplicht om haat aandeel in het octrooi bij het eventueel eindigen van de samenwerking tussen partijen aan Bom over te dragen, al dan niet tegen vergoeding. Dat van cen dergelijke verplichting nimmer sprake is geweest volgt tevens uit de - niet betwiste - omstandigheid dat Bom op enig moment in het kader van de onderhandelingen die hebben geleid tot de overeenkomst van 1 september 1989 heefr gerracht Boal te bewegen haar aandeel in het octrooi aan haar, Bom, over te dragen - waartoe Boal niet bereid bleek -, zonder dat Bom toen het

20 2 O B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 16 J A N U A R I 2001 standpunt heeft ingenomen dat zij daar op enige wijze toe gerechtigd was. 23 Anders dan Bom stelt valt (dan ook) uit geen van de daarvoor in aanmerking komende feiten - als hoedanig gelden de octrooiverleningsprocedure en hetgeen partijen zijn overeengekomen - af te leiden dat slechts de samenwerking tussen partijen is aan te merken als de titel - wat daaronder ook moge worden verstaan - op grond waarvan Boal medeeigenaar werd van het octrooi, met als gevolg dat Boal haar aandeel bij beëindiging van die samenwerking aan Bom zou moeten overdragen. 24 Dat betekent dat de aanstaande ontbinding van der partijen overeenkomst tot gevolg zal hebben dat ten aanzien van het octrooi een gemeenschap zal (blijven) bestaan die slechts kan worden verdeeld op basis van het voor verdeling geldende wettelijk regime. Zolang die verdeling niet heeft plaatsgevonden, zal- bij gebreke van enige afspraak terzake - ieder van partijen gerechtigd zijn de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen Le verrichten zonder daarvoor aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn. Anderzijds zal geen van partijen, gelet op het bepaalde in artikel 39 lid 2 van de Rijksoctroolwet 1910, zonder toestemming van de ander een licentie onder het octrooi aan derden kunnen verlenen. 25 Onder de in het vorenstaande geschetste omstandigheden, en in aanmerking genomen dat in deze procedure reeds een vergaande duidelijkheid is ontstaan omtrent de door Bom aan de orde gestelde vraag welke goten Boal in de afgelopen jaren heeft geproduceerd, komt het de rechtbank geraden voor dat partijen in der minne komen tot een algehele regeling van hun geschillen. In dat kader zouden partijen, zo ligt in de rede, kunnen besluiten het octrooi op naam van één partij te stellen waartegenover de andere partij een vergoeding ontvangt, mogelijk in de vorm van een licentie. 26 De rechtbank zal dan ook een comparitie gelasten waartoe evenwel nog geen datum zal worden vastgesteld. Indien partijen er onverhoopt niet in zouden slagen hun geschillen in onderling overleg te beslechten, kan de comparitie feitelijk plaatsvinden teneinde de mogelijkheden van een schikking onder leiding van de te benoemen rechter-commissaris verder te onderzoeken. Bij die gelegenheid kan desnoods ook opheldering worden verschaft omtrent de stellingen, weergegeven in r.o Tn afwachting van het verloop van de onderhandelingen van partijen en - mogelijk - de uitkomst van de te houden comparitie zullen de overige stellingen van partijen voorlopig onbesproken blijven. Teneinde partijen een verder houvast te geven bij liet loistandbrengen van een regeling zal de rechtbank evenwel reeds thans een globaal en voorlopigoordccl geven omtrent de vraag welke van de ten processe ter sprake gebrachte goten wel en welke niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Daarbij zal de rechtbank de door partijen gehanteerde indeling volgen, die voorziet in categorieën 2A, 2B en 3A. De goten, welke door partijen zijn aangeduid als vallende in categorie 3B behoeven geen bespreking meer, omdat Bom bij pleidooi te kennen heeft gegeven haar stelling dat die inbreukmakend zijn niet te handhaven. Categorie za 28 Het gaat hier om zes goottypen (nrs. B 5488, B 5493, B 50054, B en B 50093) waarvan partijen bij gelegenheid van het pleidooi eensluidend hebben verklaard dat die typen voor wat betreft de kenmerken die thans van belang zijn onderling geheel overeenstemmen. Goot B 5493 heeft de volgende vorm: CNI \ f ^ V 1 0) 29 Boal heeft betwist dat deze goten onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, en daartoe gewezen op uitvoering van de (bovenste) verbinding tussen de roedeopneem kamers. Het gaat aldus om de vraag of die verbinding al dan niet valt aan te merken als inbreukmakend op de in het kenmerk van de conclusie van het octrooi als kokerbovenstuk aangeduide verbinding (nr. 6 in figuur 2 van het octrooi). 30 Tussen partijen is - mede op basis van eerdere uitspraken omtrent de beschermingsomvang van het onderhavige octrooi - in confesso, dat voor inbreukvraag met betrekking tot de thans besproken kokerbovenkant van belang is, of deze al dan nier kan gelden als een directe steunbrug tussen beide rocdc-opnccmkamcrs. Naar het oordeel van de rechtbank is dat bij de goten waar bet nu om gaat zeker het geval, waaraan niet afdoet dat ook een tweede, onder de kokerbovenkant gelegen verbinding lussen de roedeopneemkamers is aangebracht en - mede - als steunbrug dienstbaar is. Boal heeft daarnaast gewezen op de knik die de kokerbovenkant van deze goten vertoont, doch niet valt in te zien dat een dergelijke knik op enige wijze afdoet aan de functie van die bovenkant dan wel anderszins het inbreukmakend karakter daarvan zou opheffen. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat de onderhavige goten vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Categorie zb 31 Dit betreft de goten B 12451, B en de goot, door partijen aangeduid als 'profiel I Akomij'. Deze goten worden... [bovenaan op de volgende pagina] afgebeeld. 32 Ook hier gaat het om de vraag of de kokerbovenkant kan gelden als een direkte steunbrug in voormelde zin. Hoewel opvalt dat de draagmiddelen voor de glasplaten steviger zijn uitgevoerd dan bij de goot volgens het octrooi het geval is, kan niet op voorhand worden aangenomen dat de kokerbovenkant geen directe steunbrug tussen de roedeopneemkamers vormt. Zolang daaromtrent geen nadere onderzoeksgegevens, voorhanden zijn merkt de rechtbank ook deze goten aan als val lende onder de beschermingsomvang van het octrooi.