,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW

Transcriptie

1 ,QWHUDFWLHWXVVHQGRPHLQQDPHQHQ PHUNHQUHFKW.ULVWRI9HUGX\FNW Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. F. Gotzen,1/(,',1* In het artikel Op Internet verliest Groen! zijn 1 wordt gezegd dat de groenen van geluk mogen spreken. De domeinnaam JURHQEHdie overeenstemt met de nieuwe partijnaam was immers al geregistreerd door Banan bvba, dat al tweehonderd vijftig domeinnamen had geregistreerd waaronder JURHQEH. De groenen mogen zich gelukkig prijzen omdat de zaakvoerder de domeinnaam wil verhuren of verkopen aan een schappelijke prijs: Ik zeg niet hoeveel het de groenen kost, maar meestal vragen we veel meer! en Er hebben zich trouwens ook andere kopers gemeld voor JURHQEH, die dan wilde doorverkopen aan de partij. Maar dat hebben we dus geweigerd. Het registreren van domeinnamen van domeinnamen blijkt dus lucratief te (kunnen) zijn. Als er al veel wordt betaald voor algemene domeinnamen zoals JURHQEH, hoeveel zal men dan moeten betalen voor domeinnamen waarin (bekende) merken in voorkomen? Deze vraagstelling brengt ons bij het uitgangspunt van de bespreking. Welke interactie bestaat er tussen domeinnamen en merkenrecht? Domeinnamen kunnen immers bedoeld of onbedoeld overeenkomen met merken. Wat zijn de financiële en juridische gevolgen daarvan? Niet alleen het merkenrecht, maar ook andere onderdelen van het recht (zoals recht op naam of handelsrecht) kunnen in conflict treden met domeinnamen. Allereerst wil ik het Internet en de domeinnamen als technologische fenomenen bespreken. De specifieke eigenschappen van deze informaticaverschijnselen hebben juridische implicaties. Een domeinnaam is bijvoorbeeld geen internetadres en welk deel van de domeinnaam is relevant voor het merkenrecht? Zelfs bij de registratie ervan kunnen er al rechtsvragen worden gesteld. Vervolgens valt de bespreking uiteen in twee delen. Enerzijds probeer ik de domeinnaam juridisch te kwalificeren en te bepalen of een domeinnaam een 1 "!$# % &')()&&* (, 18 november

2 KRISTOF VERDUYCKT merk kan zijn in de zin van de Benelux Merkenwet. Anderzijds moet er een onderscheid worden gemaakt in de verschillende conflictsituaties die kunnen bestaan tussen domeinnamen en merken. Ik concentreer me op de verhouding domeinnamen - Benelux Merkenwet omdat deze verhouding hoofdzakelijk aan bod is gekomen in de (overwegend Nederlandse) rechtspraak. De Benelux Merkenwet en vooral art. 13 A 1 staan hierbij dus centraal: in welke mate is een domeinnaam een inbreukmakend teken in de zin van art 13 A 1? Na deze situatieschets komen de verschillende procedures aan bod. Naast de gewone gerechtelijke procedures kan de merkhouder ook kiezen voor een alternatieve geschillenbeslechtingprocedure. Bij de gerechtelijke procedures kan de merkhouder ook een beroep op andere rechtsgronden zoals de W.H.P.C., art 1382 B.W. en de nieuwe wet inzake domeinnamen. Als uitleiding bespreek ik kort de situatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De merkhouder beschikt ook daar over de nodige bescherming, al verschillen de rechtsgronden en de procedures vaak van land tot land.,17(51(7(1'('20(,11$0(1 Eerst en vooral is het belangrijk om een juist beeld te schetsen van internet in het kader van de domeinnamen en om het begrip domeinnamen technisch te duiden. Ook de registratie verdient aandacht, aangezien hier al merkenrechtelijke vraagstukken kunnen opduiken. Zoals gezegd in de inleiding, ga ik uit van de Belgische en de Nederlandse domeinnamensituatie INTERNET Ik sta dus allereerst stil bij het internet zelf. Het internet bestaat al lang en toch ook weer niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontwikkelde begin jaren zestig de voorloper van het huidige internet om een veiliger communicatienetwerk tot stand te brengen. Dit netwerk werd dan in 1973 gelanceerd door de Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) en kreeg de naam Advanced Research Project Agency Network (ARPANET). Dit netwerk maakte het mogelijk dat verschillende computers op het netwerk konden worden aangesloten. Deze computers moesten wel dezelfde software gebruiken om informatie correct te versturen en te ontvangen. Ze moesten bijgevolg dezelfde taal spreken of een zelfde protocol gebruiken. Hiervoor werd het TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ontwikkeld dat nu nog de standaard is. In 1984 werd het netwerk in twee delen gesplitst. Enerzijds was er het MILNET, een verlengstuk van het oorspronkelijke uitsluitend militaire net en anderzijds ontstond er een civiel netwerk dat voornamelijk door onderzoekscentra werd gebruikt. Vanaf die splitsing verloopt de ontwikkeling van het moderne internet via twee wegen. 644

3 # INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT In de Verenigde Staten kreeg de National Science Foundation in 1985 belangstelling voor de mogelijkheden van het ARPANET en ontwikkelde een veel krachtiger netwerk waarmee tegen het einde van de jaren tachtig meer dan 4000 Amerikaanse onderzoeks en onderwijsinstellingen waren verbonden. Vanaf dat ogenblik is de internetopmars echt begonnen en kwam er interesse van ondernemingen en particulieren. Hierdoor kwam de huidige functie van het internet tot stand: het netwerk werd een elektronische snelweg. In Europa kreeg het internet in 1984 navolging toen het Centre européen de recherche nucléair het IP-protocol voor het eigen netwerk overnam. De bijdrage van deze instelling was de ontwikkeling van de hypertext links of hyperlinks op initiatief van Tim Berners Lee die ook de grondlegger is van de HyperText Markup Language of HTML, een opmaaktaal voor internetpagina s. Na de openstelling van het internet in 1992 verliep de ontwikkeling razendsnel. Voor internet bestaat er geen centrale overheid die reguleert of controleert. Wel is in 1993 InterNIC opgericht om het internet en de belangrijkste domeinen (.FRP) in de Verenigde Staten te reguleren. In andere landen, waaronder België, ontstonden er professionele organisaties die enerzijds domeinnamen uitgeven op grond van hun voorwaarden en anderzijds het Net beheren 2. Hier gaan we later dieper op in, eerst verdient het begrip domeinnaam onze aandacht DEFINITIE EN FUNCTIES VAN DOMEINNAMEN $OJHPHHQ Iedere websitehouder heeft een adres waarvan het belangrijkste onderdeel de domeinnaam vormt. De Belgische wetgever hanteert als definitie van dit begrip het volgende: HHQ DOIDQXPHULHNH ZHHUJDYH YDQ HHQ QXPHULHN,3,QWHUQHW 3URWRFRO DGUHV GDW KHW PRJHOLMN PDDNW HHQ RS KHW,QWHUQHW DDQJHVORWHQ FRPSXWHU WH LGHQWLILFHUHQ HHQ GRPHLQQDDP ZRUGW JHUHJLVWUHHUG RQGHUHHQGRPHLQYDQKHWHHUVWHQLYHDXGDWRIZHORYHUHHQVWHPWPHWHHQYDQ GH JHQHULHNH GRPHLQHQ J7/' GLH ZHUGHQ EHSDDOG GRRU GH,QWHUQHW &RUSRUDWLRQIRW$VVLJQHG1DPHVDQG1XPEHUV,&$11RIZHOPHWHHQYDQGH ODQGFRGHV FF7/' ]XONV NUDFKWHQV GH QRUP,62 3. Wie dit voor de eerste keer leest, zal daaruit niet begrijpen wat een domeinnaam is. Dit 2 ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, Group Reports Q 143: Internet Domain Names, Trademarks and Tradenames, +-,./.0, 1998 VI, :45;:<5>=@?:4A3 = 44>5BDC"E F/FGE H JÏ KL!)M ')'&KL!>'NO!!' ; T. HEREMANS, P Q *M ( M RST!$&)')& UV R!$W&)'X!!>'X'M! Q Y IZ'()!*RST!)M ( M ' [:R%!\>!', Gent, Larcier, 2003, Art. 2.1 Wet 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, ]-^ ^ 9 september

4 S KRISTOF VERDUYCKT wetsbegrip is zo verwoord dat de technische achtergrond ervan moet worden verduidelijkt. Zoniet bevinden we ons op voorhand op het verkeerde spoor. De grondgedachte van het internet was en is communiceren. Om te kunnen communiceren moet men in staat zijn de gewenste computer te lokaliseren in het netwerk. Tegelijkertijd is er sprake van identificatie: op deze plaats bevindt zich een welbepaalde persoon of instantie. Zowel het lokaliseren als het identificeren raakt de kern van de problematiek rondom domeinnamen. Voor het lokaliseren van iets of iemand maakt men gebruik van een adres, voor het identificeren gebruik je een onderscheidingsteken. Op het Internet is het adres het IP-nummer, de domeinnaam het identificatiemiddel. Omdat zovelen gebruik maken van het internet, moet iedereen identificeerbaar zijn en dit moet gebeuren op unieke wijze. Het numerieke internetadres of Internet Protocol (IP) adres is dus het unieke nummer van een computer. Maar dit adres bestaat in IP-vorm louter uit cijfers en punten. Het wordt geschreven in gescheiden groepjes van decimale cijfers zoals bijvoorbeeld De structuur wordt vastgesteld in het Internet Protocol, dat regelmatig wordt herzien om de groei van het aantal computers op het internet bij te kunnen houden 4. Maar dit gebruik van nummers tot identificatie is niet praktisch en zeker niet gebruiksvriendelijk. Vanuit dit perspectief heeft men ervoor gekozen om deze reeksen van cijfers te vertalen naar een aantal naamwoorden die als geheel het internetadres vormen en die corresponderen met het IPnummer 5. Een domeinnaam is dus een systeem van alfanumerieke vertaling van een numerieke code of in gewone mensentaal: het is een letterwoord (bv. NXOHXYHQDFEH) dat verbonden is met een internetadres dat louter bestaat uit cijfers en punten. Wie de on line informatie die betrekking heeft op onze universiteit wil doornemen, kan in het adresvakje van het computerprogramma om internet te bezoeken (de internet browser zoals Netscape en Microsoft Internet Explorer) ofwel de url (Uniform Resource Locator) intypen ofwel de overeenkomstige cijferreeks. In beide gevallen wordt de internetgebruiker doorverbonden naar dezelfde website. Naast het verschaffen van toegang tot websites, is een domeinnaam ook een belangrijk bestanddeel van adressen. De domeinnaam vind je terug in het gedeelte na en het is gemeenschappelijk voor alle geadresseerden die de domeinnaamhouder heeft aangeduid. De domeinnaamhouder is de enige die adressen kan creëren met zijn domeinnaam na 6. Het belangrijkste kenmerk van een domeinnaam is haar uniek karakter. Een welbepaalde domeinnaam behoort dus toe aan slechts één persoon, namelijk aan wie die naam als eerste liet registreren. 4 B. WESTERBRINK, De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System in DOMMERING, E.J. (ed.), _,, in _,, Deventer, Kluwer, 1999, J. SURMONT, Interaction between Domain Names, Trade +L!ZS&()!DI Names and cdb/!r!>&*stfeg% Trade Marks T! in DUMORTIER, h *Ï RR*IZ&(RiI c$jk& J., ROBBEN, F. en TAEYMANS, M. (ed.), Y I &)')(,h _, Gent, Larcier, 2001, p. 257, nr T. HEREMANS, ^ ^, p. 6, nr ! U!ZSÏ KLK Q 'M S>&:% M!' Q KLKL!*R`!'a(:IZKL!)M ')')&KL!>'!>b

5 S INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT Daarom is de algemene regel voor registratie van domeinnamen ILUVW FRPH ILUVWVHUYHG of OHSULQFLSHGHO XQLFLWp. Omdat het aantal aangesloten computers toenam, werd het steeds moeilijker om een wereldwijde unieke naam te kiezen. Dit probleem werd opgelost door een hiërarchische indeling van de adressen. Bijgevolg ontstond het Domain Name System of DNS, een stelsel om de alfanumerieke domeinnamen te vertalen in numerieke IP-adressen. Dit ziet er zo uit: Root 7/' V (WRSOHYHO) Generieke TLD s of generic Top Level Domains (J7/' V b.v..com,.gov,.edu Geografische TLD s of country code Top Level Domains (FF7/' V) b.v..be,.fr en.nl Secondleveldomeinen of organisatie-domeinen (VHFRQGOHYHO) b.v. NXOHXYHQ.DF.be, VRQ\.nl Subdomeinen (WKLUGOHYHO) b.v. ODZ.kuleuven.ac.be De domeinnaam is dus opgebouwd uit een aantal componenten. Een voorafgaande opmerking: het internetadres is niet gelijk aan de domeinnaam. Eerst is er de protocolnaam (KWWS) die wijst op het gebruikte protocol en dan volgt pas de eigenlijke domeinnaam. Bovenaan de DNS-structuur staat het root domein dat niet zichtbaar is voor gebruikers. Direct daaronder bevinden zich de WRSOHYHOGRPHLQHQ (TLD s) die we kunnen indelen in 2 categorieën: generieke en geografische 7. De generieke topniveaudomeinen zijn organisatie- of activiteitsgebonden lettercodes die kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: de drie open domeinen (FRPQHWHQ RUJ), de vier gesloten domeinen (PLOJRYHGXenLQW) en de zeven nieuwe 7 Zie G. BOGAERT en P. MAEYAERT, Handelsnaam Vennootschapsnaam Merk Bescherming en onderlinge U conflicten, Rechtspraak ( ), _:^ ]-^ lx^ 1999, 94-95; B. WESTERBRINK,, m b ^., 313; A.P. MEIJBOOM, Domeinnamen op Internet-Wat, waarom, hoe en waarheen?, 1997, afl. 1,

6 . j S j j KRISTOF VERDUYCKT domeinen (LQIR EL] QDPH SUR DHUR PXVHXP en FRRS). De drie open domeinen lenen zich voor registratie door eender welke persoon. De registrators oefenen geen toezicht uit op de geregistreerde domeinnamen; ze stellen zich dus ook niet de vraag of de domeinnaam al dan niet overeenstemt met het merk van de aanvrager. Bovendien zijn ze voor iedereen toegankelijk 8. De domeinen PLO JRY LQW HQ HGX zijn daarentegen gesloten omdat ze gereserveerd blijven voor de Amerikaanse overheid 9. Ten slotte zijn er nog de zeven nieuwe domeinen die werden toegevoegd om de snelle verzadiging van de gtld s tegen te gaan. Deze nieuwe domeinen zijn in merkenrechtelijk opzicht interessant. Voor de EL] domeinen is er een zgn. STOP-procedure (Start-up Trademark Opposition Policy) die het gebruik van merken in domeinnamen viseert. Deze procedure lijkt sterk op de Uniform Dispute Resolution Policy, één van de belangrijkste alternatieve geschillenprocedures. Voor LQIR was er een Sunrise Period, waarbinnen merkhouders voorrang kregen om hun merk als domeinnamen te registreren 10. Ook de QDPH domeinen kennen een dergelijke procedure, de Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy, die onder meer toelaat te onderzoeken of de domeinnaam wel overeenstemt met de naam van een fictief personage dat werd gedeponeerd als merk. Naast deze generieke domeinnamen bestaat het toplevel ook uit de domeinnamen met een landcode zoals EH en QO. Twee letters duiden het land van oorsprong van de website aan. In sommige landen zijn deze domeinnamen op hun beurt generiek ingedeeld. In Frankrijk bijvoorbeeld kunnen merkhouders hun merk registreren onder WUPIU. in plaats van onder de (algemene) cctld IU. Hierbij valt op te merken dat op 22 april 2002 de Verordening betreffende de invoering van het.eu topniveaudomein werd aangenomen 11. Deze.eu domeinen kunnen enkel worden verkregen door bedrijven, organisaties of natuurlijke personen die in de EU zijn gevestigd 12. Vooral art. 5.1 b trekt de aandacht: houders van merken kunnen bepaalde domeinnamen registreren voor de registratie wordt opengesteld voor het ruime publiek 13. Onder de TLD s bevinden zich dan de VHFRQGOHYHOGRPHLQHQ RI 6/' V die eigenlijk het belangrijkste zijn omdat ze zorgen voor de herkenbaarheid en het onderscheidend vermogen van de domeinnaam zoals bijvoorbeeld VRQ\ in ZZZVRQ\EH. Deze domeinen worden ook organisatiedomeinen genoemd I 8 T. HEREMANS, ^ 9,n M ( ^ o ,n M ( ^ o 18. ]-^ 648 ^, Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-topniveaudomein,. 30 april 2002, afl. 113, Art. 4.2 b Verord.. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eutopniveaudomein, ]G^. 30 april 2002, afl. 113, Art. 5.1 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-. 30 april 2002, afl. 113, 1. topniveaudomein,. ]G^

7 j S INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT omdat hiervoor vaak de naam van een organisatie wordt gekozen zoals NXOHXYHQDF in NXOHXYHQDFEH. Ten laatste zijn er de subdomeinen (thirdlevel) die de machines aangeven die zich binnen het organisatiedomein bevinden zoals ODZ in ODZNXOHXYHQDFEH. Ze zijn nodig als de domeinnaamhouder meer dan één server heeft gekoppeld aan het internet. 5HJLVWUDWLH Er bestaat geen overkoepelde instantie waar alle domain names kunnen worden geregistreerd 14. De registratie volgt de structuur van het DNS. De gtld s worden toegekend door Network Solutions, Inc. (NSI) in de Verenigde Staten. Deze registratie gebeurt in opdracht van de Internet Network Information Center (InterNIC) 15. Maar deze registratie is alleen mogelijk voor de drie open domeinen 16. Een FRPQHW en RUJ domeinnaam wordt verkregen via een Registration Agreement met NSI. De aanvrager moet zelf controleren of de betreffende naam al is geregistreerd via de InterNIC Whois Database op de website van InterNIC 17. Door deze registratie is de Domain Name Dispute Policy bindend voor de houder van de domeinnaam. Het wekt verbazing dat de NSI geen beperkingen aan de keuze van de domeinnaam stelt, wat toch voor conflicten kan zorgen 18. De registratie van cctld s gebeurt nationaal door de instelling in het betrokken land die daarvoor direct of indirect is aangesteld door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 19. De registratie van het HX topniveaudomein zal gebeuren via registrators 20. De vzw EurLGzal toezien op het beheer 21. In het licht van het voorwerp van deze paper (Benelux Merkenwet en domeinnamen) wil ik vooral aandacht besteden aan de registratie van deze domeinen in België en Nederland. Sinds 1 januari 2000 is de vzw Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaam registratie (DNS België, zie bevoegd voor het 14 B. DAUWE, Internet en merkenrechtelijke aspecten, ] Q U U ^Z]-^ pq^ pr^ 1996, afl. 2, AIPPI, p. 6, nr Voor de gesloten domeinen is geen registratie mogelijk, voor de nieuwe domeinen zijn er aparte instellingen U 18 B. WESTERBRINK, ^ ^, AIPPI, p. 6, nr Art. 2 b Verord. E.G nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het.eu-. 30 april 2002, afl. 113, 1.. topniveaudomein, "!J# % &)')(&)&* ( ]G^ 21 Zie, Consortium rond Belgen mag van Commissie EU-domeinnamen beheren, 22 maart

8 _ S S S ^ o _ KRISTOF VERDUYCKT beheer van de cctld EH. Eerst hanteerde deze instelling ook strenge regels 22, maar sinds 11 december 2000 zijn die regels geliberaliseerd: het principe ILUVW FRPHILUVWVHUYHG geldt ook voor EHst. Hierdoor nam het aantal gevallen van registratie in strijd met (merk)rechten van anderen toe. De enige maatregel die piraterij moet voorkomen is de verplichte aanvaarding van de EH geschillenregeling bij registratie van een EH domeinnaam 24. In Nederland is de situatie vergelijkbaar. Daar is sinds 1996 de Stichting Internet Domeinnaamregistratie belast met het beheer van de QO domeinnaam. Aanvankelijk kende de Stichting enkel een naam toe als die overeenstemde met het merk of de handelsnaam van de aanvrager 25, maar nu kan men gelijk welke domeinnaam registreren. Ook deze instelling heeft een geschillenregeling die wel bindende beslissingen kan nemen. Uit het voorgaande kunnen we een aantal zaken afleiden. Ten eerste moet elke domeinnaam absoluut uniek zijn, terwijl in het merkenrecht verschillende identieke merken naast elkaar kunnen bestaan, op voorwaarde dat ze ofwel gebruikt worden voor verschillende producten of diensten (specialiteit). Er zijn dus onderscheiden ondernemingen met identieke merken waarvan er maar één de overeenkomstige domeinnaam kan bezitten als gevolg van first come, first served. Dit leidt onvermijdelijk tot conflicten. Ten tweede zou men denken dat vooral de commerciële domeinnamen zoals FRP het merkenrecht aanbelangen omdat zij, meer dan anderen, merkinbreuken opleveren. Nochtans blijkt dat ook vele niet-commerciële domeinnamen genomen worden door bedrijven met duidelijke commerciële bedoelingen en met vermelding van merken. Er is dus theoretisch een conflict mogelijk zowel met een domeinnaam die wordt geregistreerd bij NSI als met een domeinnaam die ergens nationaal wordt geregistreerd 26. Ten derde is het Domain Name System zo opgebouwd dat het de registratie mogelijk maakt van een domeinnaam die ongeveer overeenkomt of verwarrend is met domeinnamen van ondernemingen gebaseerd op hum merken (b.v. VRQLH i.p.v. VRQ\), terwijl het merkenrecht zich verzet tegen het gebruik van verwarrende gelijkaardige merken. 22 Zie I. NICOLAS e.a., Commerce sur Internet, ' %!*')! %0!'q*!ZST % et droit des signes, ':%!* '!Z%0! %-U distinctifs!o(*im in BYTTEBIER, % K., FELTKAMP, R. en JANSSENS, E. (ed.),. h V n!*r, u/&s>! Antwerpen- b Apeldoorn, Maklu, 2001, ; K. DELESIE, Namaking van merken in, ^ v"^ , p. 860, nr. 3. h IZK0u Q %!** 23 T. HEREMANS, Belgische domeinnaam registratie vrijgemaakt, ^ 2000, afl. 6, 321; *&()!KL&* \wjx& G. GLAS en J. FELD, Belgium in CRISTAL, L.E. en GREENFIELD, N.S. (ed.), Yzy % T!, ' %!*')! %, RR Q!R h &R!wjk& Y o &)')(. * &:S% M S>! MuGR, New York, International Trademark Association, U 2001, T. HEREMANS, ^ ^, U B. WESTERBRINK, U ^ ^, B. DAUWE, ^ ^,

9 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT Ten slotte moet ik opmerken dat de bevoegdheden van de registratieinstellingen de facto bevoegdheden zijn, zonder grondslag in enige rechtsregel. Dit komt vooral tot uiting in de niet-bindende geschillenbeslechting (uitzondering in Nederland)..:$/,),&$7,((10(5.(15(&+7(/,-. 67$78879$1'20(,11$0(1 We stellen ons de volgende vragen: kan een domeinnaam een merk zijn? Wat is het onderscheidend vermogen en de beschikbaarheid ervan? Kan het gebruik van een merk in een domeinnaam dat merk instandhouden? 3.1. KWALIFICATIE Eerst en vooral moeten we ter beantwoording van deze vragen de kwalificatie van domeinnamen verfijnen. De technische en functionele draagwijdte van een domeinnaam is al besproken (hierboven, p. 4). In verbintenisrechtelijk opzicht is de domeinnaam een teken waarover de domeinnaamhouder een overeenkomst afsluit met de domeinnaamautoriteit waarbij deze laatste zich ertoe verbindt de domeinnaam in haar databank op te nemen en de internetgebruiker die op zoek is naar die domeinnaam exclusief door te verbinden met de door de houder aangeduide computer, terwijl de domeinhouder zich ertoe verbindt de registratievoorwaarden na te leven. Vanuit die overeenkomst ontstaat voor de houder een recht op de geregistreerde domeinnaam. Maar dit recht is geenszins eeuwigdurend of absoluut. Niet alleen heeft men slechts het recht om de domeinnaam tijdelijk te gebruiken (voor de periode van registratie), maar het recht is ook afhankelijk van de goede uitvoering van de overeenkomst met de registratieautoriteit 27. De kernvraag blijft nochtans: kan dit recht ook een merkrecht vormen? Is een domeinnaam een juridische relevant onderscheidingsteken? Het eerste waar ik aan dacht bij deze vraag was: als een domeinnaam een merk kan zijn, zou de Benelux Merkenwet (hierna verkort geciteerd B.M.W.) toch van toepassing zijn? Of: als de B.M.W. van toepassing is op domeinnamen (de domeinnaam voldoet aan de wettelijke vereisten), dan zou een domeinnaam toch een merk kunnen zijn? En daarenboven: heeft het Benelux Merkenbureau al domeinnamen aanvaard als merk? I 27 T. HEREMANS, ^ S.,

10 KRISTOF VERDUYCKT In het voorjaar van 1998 verklaarde de Belgische delegatie tijdens het 37 e congres van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle: /D SRVLWLRQ GX JURXSH EHOJH HVW TX XQ QRP GH GRPDLQH TXL HVW XWLOLVp H[FOXVLYHPHQWFRPPHDGUHVVH,3QHSHXWSDVrWUHFRQVLGpUpXQHPDUTXH en 6HXOHPHQW GDQV OHV FDV WUqV H[FHSWLRQQHOV R OH QRP HVW XWLOLVp SRXU GLVWLQJXHU FHUWDLQV SURGXLWV RX FHUWDLQV VHUYLFHV G XQH HQWUHSULVH OH QRP GH GRPDLQHSRXUUDFRQVWLWXHUXQHPDUTXH s{ De Nederlandse delegatie dacht er anders over: ³$OWKRXJK WKH GRPDLQ QDPH RULJLQDOO\KDGWKHIXQFWLRQRIDQLQWHUQHWDGUHVVLWLVQRZZLGHO\DFFHSWHGWKDW LVDVLJQZKLFKPD\VHUYHDVDWUDGHPDUN 29. Het is hierbij aangewezen om de Amerikaanse opvatting over de materie van de WHOHSKRQHPQHPRQLFV te bespreken. Dat zijn telefoonnummers waarvan de cijfers zijn gekozen in functie van de overeenkomst met de letters op het telefoonklavier. Zo kan men de cijfercombinatie gemakkelijk onthouden. In dat kader speelt het telefoonnummer een dubbele rol: het is een woord en een adres. In de Verenigde Staten worden deze telephone mnemonics beschermd door het merkenrecht; niet de cijfercombinaties, maar de overeenkomstige letters. De overeenkomst met domeinnamen ligt voor de hand: een domeinnaam is eigenlijk ook een mnemotechnisch middel om het IP-adres te memoriseren. In beginsel lijken domeinnamen dus vatbaar voor merkenrechtelijke bescherming 30 Als we kijken naar de B.M.W., verstaat art. 1 onder een individueel merk de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers van waren of verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren [of diensten] van een onderneming te onderscheiden. Er wordt aangenomen dat domeinnamen zich tot onderscheidingstekens hebben ontwikkeld 31. Maar of ze ook een merk kunnen zijn is een andere vraag. Want is het wel altijd een onderscheidingsteken voor waren of diensten? Sommige domeinnamen zijn ondertussen ingeschreven als merkenrecht (b.v. woordmerk gratiz.nl), maar deze inschrijving betekent nog niet dat ze moeten worden beschouwd als geldige merken. WEFERS BETTINK ging in 1997 ervan uit dat in bepaalde omstandigheden het publiek een domeinnaam kan beschouwen als een merk. De bepalende omstandigheden hiervoor zijn de 28 AIPPI, ,n M ( ^ o A. CRUQUENAIRE, Internet: La problématique des noms de domaine,, ')[ ^ h IZ'R ^ 1997, H.W. WEFERS BETTINK, Domeinnamen: merk of handelsnaam?,, m b 1997, afl. 5,

11 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT overeenkomst van de domeinnaam met een merk en de inhoud van de website 32. Hij komt tot de volgende indeling. Als de domeinnaam overeenkomt met het merk van een product dat op de website wordt aangeboden of waarover op de website informatie wordt verstrekt, zal de domeinnaam door het publiek vermoedelijk worden gezien als een teken ter onderscheiding van dat betreffende product: de internetgebruiker die de website één maal heeft bezocht, zal de domeinnaam voortaan associëren met dat product. Als de domeinnaam afwijkt van het op de website gebruikte merk, zal de domeinnaam alleen beschouwd worden als een merk wanneer de website zelf een product is. Zo gebruikt men ffly.com voor de Firefly website, een zoekdienst voor informatie op het internet. Volgens deze auteur wordt deze domeinnaam hier gebruikt ter onderscheiding van een dienst, naast het merk Firefly. In alle gevallen waar het publiek geen directe associatie meer heeft met een bepaalde soort producten of diensten krijgt de domeinnaam meer het karakter van een onderscheidingsteken voor een bepaalde website en is het geen zelfstandig onderscheidingsteken meer. Men kan ook een andere houding aannemen vanuit het perspectief van het betrokken publiek. Een domeinnaam is in essentie geen teken om waren of diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden, maar een bestanddeel van een internetadres dat dient om een bepaalde website te bereiken. Men zal het daarom eerder beschouwen als een hulp tot het bereiken van een website. Een telefoonnummer, een faxnummer of een adres heeft immers ook een doelgerichte en geen op zich onderscheidende functie. Bijgevolg is een domeinnaam slechts een middel om domeinen af te bakenen en websites te bereiken en ziet het publiek het niet als een teken om waren of diensten te onderscheiden. Maar het blijft wel een onderscheidingsteken. Hoe kunnen we deze contradictie oplossen? We nemen hiervoor een voorbeeld uit de rechtspraak, het referentiepunt voor dit kwalificatievraagstuk: de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van Amsterdam van 20 september Dit was één van de eerste domeinnaamgeschillen die aan een rechtbank werden voorgelegd. In deze zaak ging het om de domeinnaam RXGHUVQO. De eisers in deze zaak hadden het merk 2XGHUV YDQ 1X gedeponeerd in de Benelux voor drukwerken en ze 32,n M (., Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996,, m b 1996, afl. 6,

12 KRISTOF VERDUYCKT gebruikten het voor het maandblad Ouders van Nu. De verweersters gaven een concurrerend tijdschrift uit genaamd Ouders Online dat via het internet werd aangeboden op de website ouders.nl. De voorzitter stelde (overweging 6): KHW JHEUXLN YDQ HHQ GRPHLQQDDP RS LQWHUQHW WHU DDQGXLGLQJ YDQ HHQ YLQGSODDWV YDQ HHQ HOHNWURQLVFK WLMGVFKULIW PRHW ZRUGHQ DDQJHPHUNW DOV JHEUXLNYDQHHQWHNHQYRRUHHQZDDULQGH]LQYDQDUW$E Men kan uit dit standpunt afleiden dat in die omstandigheden de domeinnaam kan worden beschouwd als een merk. Maar een domeinnaam is toch niets meer of minder dan een teken ter onderscheiding van een domein ten opzichte van een ander domein en een domein is geen waar, noch een dienst. De voorzitter gaf zelf toe dat de domeinnaam enkel de vindplaats aanduidt van een elektronisch tijdschrift zonder vast te stellen of de domeinnaam het betrokken product onderscheidt van andere. Het grote probleem blijkt zich dus te situeren bij één van de basisvereisten van het merkenrecht: het vereiste van onderscheidend vermogen. In de zaak Burberrys/Bossy van 16 december 1991 heeft het Benelux Gerechtshof benadrukt dat een merk kan dienen om de waren (of diensten) van een onderneming te onderscheiden 34. Uiteraard kan een teken dat als domeinnaam wordt geregistreerd, in sommige gevallen zo worden gebruikt dat het publiek het zal opvatten als een gebruik als merk en dit is wellicht waar vele domeinnaamhouders naar streven. Maar de opvatting van het publiek wordt toch niet gecreëerd door het louter bestaan van een domeinnaam, wel door het gebruik van het teken dat ook als domeinnaam werd geregistreerd. Zoals gezegd is de domeinnaam op zich een teken dat wordt gebruikt als een onderscheidingsteken, maar anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Daarom voldoet het niet aan de wettelijke vereisten van art. 1 B.M.W.: het onderscheidt wel iets, maar niet de waren van een onderneming. Dit wordt ook bevestigd in de recente rechtspraak. Een opvallende beslissing is het vonnis van de rechtbank van Groningen van 15 februari Het onderwerp van deze zaak was het conflict tussen enerzijds het internetadres en woordmerk ZZZJUDWL=QO (de domeinnaam is gratiz.nl met als secondleveldomein gratiz) en anderzijds de domeinnaam ZZZJUDWLVQO. De eiser (gratiz) beroept zich op de zeer zware toets van het Benelux Merkenbureau om aan te duiden dat dit merk onderscheidend vermogen heeft. De verweerder stelt daarentegen dat de term slechts een 34 Benelux Hof nr. A 90/4, 16 december 1991 (Burberrys/Bossy), ] 654!'!ZU Q}~)Q * MOK en b ^ v"^ , 742, noot M. MOK. 35 Rb. Groningen 15 februari 2002,, m b 2002, afl. 4, , noot C. GIELEN. ^ 1991, 16, concl. M.

13 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT vindplaats op het internet beschrijft. De rechtbank overweegt (overweging 5.2): 'H UHFKWEDQN LV YDQ RRUGHHO GDW ZZZJUDWL=QO ]RZHO LQ KDDU RQGHUGHOHQ [gratiz.nl is als domeinnaam onderdeel van het internetadres] DOVRRN LQ KDDU JHKHHO±RQYROGRHQGHRQGHUVFKHLGHQGYHUPRJHQKHHIWRPDOVPHUNWHNXQQHQ GLHQHQ +HW JHPLGGHOGH SXEOLHN ]DO GLH QDDP LQ GH HHUVWH SODDWV DVVRFLsUHQ PHWHHQYLQGSODDWVRSKHWLQWHUQHW Bijgevolg moet men er rekening mee houden dat de aanneming van een domeinnaam als merk door het Benelux Merkenbureau geen garantie inhoudt van bescherming voor die domeinnaam als merk (de rechtbank verklaarde immers het depot van het woordmerk nietig). Het voorgaande betekent niet dat een term die identiek is aan een domeinnaam die deel uitmaakt van een internetadres geen geldig merk kan zijn. Op de website van het Benelux Merkenbureau vindt men hier een voorbeeld van 36. Het gaat om het beeldmerk 3ULQWMHNLQGMHQO waarbij de domeinnaam deel uitmaakt van het beeldmerk. Als men de afbeelding bekijkt, stelt men vast dat de domeinnaam die erin voorkomt niet constitutief is; men zou evengoed een ander teken gebruikt kunnen hebben. Het bestanddeel printjekindje.nl is volgens mij te beschouwen als een eigentijdse verschijningsvorm van de handelsnaam van die onderneming. Als men bijvoorbeeld de woorden canvas.be zou gebruiken in advertenties of op de website zelf als onderdeel van een beeldmerk of JIM.be als onderdeel van het beeldmerk dat wordt gebruikt als uithangbord van de zender, kan het een merk zijn, maar de domeinnaam kan dan niet meer worden beschouwd als een domeinnaam in de ware zin van het woord. Het is dan vergelijkbaar met alle andere merken die bestaan uit handelsnamen SAMENVATTENDE OPVATTING Als een domeinnaam gebruikt wordt in de ware zin van het woord, namelijk als technisch middel om websites te bereiken en domeinen van elkaar te onderscheiden, is het een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Bijgevolg is het geen merk. Als daarentegen een term overeenstemmend met de domeinnaam wordt gebruikt om waren en diensten te onderscheiden, kan het wel een merk zijn, maar dan gaat het niet meer om de domeinnaam in de ware zin van het woord, maar om een onderdeel van een merk. M.i. kan een domeinnaam in handelsrechtelijk opzicht enkel dienstig zijn als een onderdeel van een beeldmerk of als één van vele verschijningsvormen J. SURMONT, Interaction between Domain Names, Trade Names and Trade Marks, U ^ S ^, nr. 11, p

14 S S KRISTOF VERDUYCKT afgeleid van een merk of handelsnaam (waardoor het er ook inbreuk op kan maken), maar het kan als ten hoogste een onderdeel van een samengesteld merk op zich nooit een geldig zelfstandig merk vormen HOUDING VAN HET BENELUX MERKENBUREAU Het Benelux Merkenbureau heeft domeinnamen aanvaard voor zover de secondleveldomain van de domeinnaam niet zuiver beschrijvend of algemeen is en ze onderscheidend zijn 38. Maar het Bureau heeft nog geen echt beleid bepaald ten aanzien van het deponeren van domeinnamen 39. Kenschetsend is de eerder besproken zaak van ZZZJUDWL=QO waarbij de rechtbank van Groningen vaststelde dat er onvoldoende onderscheidend vermogen is 40. De rechtbank sprak daarom de nietigheid van het depot uit. We hebben hier duidelijk te maken met de hypothese waarin de domeinnaam wordt gebruikt in de ware zin van het woord, namelijk als onderscheidingsteken voor vindplaatsen (domeinen) van gratis producten op het internet en dus geen merk kan zijn. De rechtbank oordeelt bovendien dat het te beschrijvend is wat geldt voor vele domeinnamen. Het argument dat de aanname van domeinnamen als merk door het Benelux Merkenbureau meteen ook de garantie inhoudt dat men over een geldig merk beschikt, wordt hierdoor tegengesproken. Uit deze bespreking blijkt dat het geen evidentie is om een technisch verschijnsel het juridisch statuut van merkenrecht toe te kennen INSTANDHOUDING VAN EEN MERK DOOR DE DOMEINNAAM Kan het gebruik van een merk in een domeinnaam het merk instandhouden of anders geformuleerd: kan het merk als domeinnaam in een internetadres ervoor zorgen dat het merk niet verloren gaat? Hier verschuift het perspectief stilaan. De kwestie of een domeinnaam kan worden gekwalificeerd als een merk is belangrijk voor de GRPHLQQDDPKRXGHU die hoopt op bescherming van het merkenrecht. Hier komt daarentegen het belang van de PHUNKRXGHU aan bod. Nu wordt gekeken vanuit zijn oogpunt: in hoeverre kan het gebruik van een domeinnaam die overeenstemt met mijn merk dat merk instandhouden en het bijgevolg redden van de sanctie van verval krachtens art. 5.2 a B.M.W.? Volgens het Hof van Justitie zou de bescherming van het merk niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, die erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is U 38 G. GLAS en J. FELD, U ^ ^, B. WESTERBRINK, ^ ^, 343., m b 40 Rb. Groningen 15 februari 2002, 2002, afl. 4, , noot C. GIELEN. 656

15 o o INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik van een merk moet daarom betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming, met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. Het kan gaan om het gebruik door de merkhouder en om gebruik door een derde die de toestemming hiertoe heeft gekregen 41. In de Benelux gelden vergelijkbare beginselen 42. Men lijkt het eens te zijn dat het gebruik van een merk LQ HHQ ZHEVLWH een gebruik kan uitmaken in de zin van art. 5.2 a B.M.W. zoals een advertentie in een papieren uitgave 43. Hoe zit het dan met gebruik van een merk LQ HHQ GRPHLQQDDP: kan bijvoorbeeld het internetadres via de domeinnaam VRQ\EH en vooral het second level domain VRQ\gebruik van het merk Sonyuitmaken om verval te voorkomen? Hier zijn twee antwoorden op: Nee, maar en Ja, maar. Diegenen die menen dat gebruik van een merk in een domeinnaam geen instandhoudend gebruik is, vertrekken vanuit de veronderstelling dat alleen de vermelding van het merk in de website gebruik uitmaakt van het merk. Als de domeinnaam die toegang geeft tot die website ook het merk vermeldt, kan hij bijdragen tot het instandhouden van het merk. De aanwezigheid van het merk op de website is dus eigenlijk van belang, de vermelding van het merk in de domeinnaam is slechts bijkomstig 44. Deze zienswijze is enigszins contradictorisch: het vermelden van het merk in een website is instandhoudend gebruik, terwijl de loutere vermelding van het merk in een domeinnaam dit niet is. Volgens mij kan het gebruik van het merk in de domeinnaam nochtans bijdragen tot het vinden of behouden van een afzet ten opzichte van waren of diensten van andere ondernemingen. Waarom zou het merk in de website gebruik van het merk zijn als in de meeste gevallen het publiek de domeinnaam die naar de website leidt en die het merk vermeldt, tegelijk met die website ziet? De andere opvatting lijkt me daarom juister in het kader van de realiteit van het internet. Art. 5.3 c B.M.W. is hierbij van belang. Dit artikel bepaalt dat voor de toepassing van art. 5.2 a onder gebruik ook wordt verstaan: KHWJHEUXLNYDQKHW 41 h IZ'R Benelux Hof nr. A 80/1, 27 januari 1981, ] ^ 1981, 113, noot F. DE VISSCHER.!>'!ZU Q}J~)Q * ^, ')[ , 23, concl. W. Berger en ^, m b 42 H.v.J. 11 maart 2003, nr. C-40/01, jx!@(*im 2003, %G(!qU M afl. ' % 3,!* '! %-!Z%-()!qU 172. & RI)S M M ' c Ï *KL&:% M Ï 'Nƒ(*IM % 43! E. WERY, T. VERBIEST e.a., Q *I u/!>' n! U [:!r!z%)c*&)': &M R h *!>& % M IZ', in o M ' c Ï *K& % M IZ' SÏ KLK Q 'M S>&:% M Ï ', VIII, Brussel, Larcier, 2001, p. 113, nr ,n M ( ^,

16 S S KRISTOF VERDUYCKT PHUNGRRUHHQGHUGHPHWWRHVWHPPLQJYDQGHPHUNKRXGHU. Een domeinnaam wordt veel door derden gebruikt en daarmee wordt ook het merk vermeld in de domeinnaam door die derden gebruikt. Het internet is tenslotte het via hyperlinks verwijzen naar andere webpagina s. De hyperlinks tonen in een aantal gevallen direct de domeinnaam (en dus ook het merk) of de domeinnaam (en het merk) verschijnen door het aanklikken van een icoon of een woord. De vereiste toestemming van de merkhouder is hier problematisch 45. Het merk verschijnt via de domeinnaam in een browserscherm (het wordt dus gebruikt), maar heeft de merkhouder daarvoor toestemming gegeven 46? Het gebruik van een merk door het verschijnen van de domeinnaam ontstaat echter doordat contact wordt gelegd met de server waarop de website zich bevindt. De server van de domeinnaamhouder zendt de domeinnaam via het internet naar de pc van de gebruiker die die dan waarneemt in zijn browserscherm. Hier lijkt dan sprake te zijn van een wellicht indirect gebruik door de merkhouder. Het gebruik in een browserscherm zou je dus als instandhoudend gebruik kunnen zien 47. Dit lijkt me ook vaak de oorzaak van geschillen, vooral in de hypothese waarin door domeinnaamregistratie de merkhouder de overeenkomstige domeinnaam niet meer kan registreren. De merkhouder kan door de wegkaping niet alleen zijn merk niet sterker maken en meer bekendheid bezorgen, maar ook niet meer via internet zorgen voor de instandhouding. De eerste opvatting kan hierbij worden betrokken: als het merk op internet alleen in stand kan worden gehouden als het voorkomt in een website en de vermelding van het merk in een domeinnaam eigenlijk bijkomstig is, zal de wegkaping ervoor zorgen dat men heel moeilijk zijn merk kan instandhouden via het internet. De eerdere registratie zorgt er immers voor dat een groot aantal websites en bijhorende webpagina s wegvallen voor de merkhouder. Hij kan er zijn merk niet meer in vermelden. Enkel de domeinnaamhouder, verschillend van de merkhouder, kan de inhoud van die websites bepalen. Een voorbeeld. Als de domeinnaam 5HODWREH wordt weggekaapt voordat de houder van het merk Relato deze domeinnaam kan registreren, zal hij voor dit nieuwe merk geen websites meer kunnen openen en zodoende minder mogelijkheden hebben om het in stand te houden wegens de onmogelijkheid om het merk te vermelden in die websites. Volgens mij lijkt het dus mogelijk om een merk in stand te houden door de vermelding ervan in een domeinnaam. U 45 B. WESTERBRINK, ^ ^, Dit alles in de hypothese dat de domeinnaamhouder ook de rechthebbende op het merk is.., H.W. WEFERS BETTINK, U ^ 658

17 INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT &21)/,&7(17866(1'20(,11$0(1(1 0(5.(15(&+7( ALGEMEEN Omdat merkenrechten vaak zo waardevol zijn, is het onvermijdelijk dat er conflicten ontstaan over het gebruik ervan op internet. Merkenrechten zijn misschien nog meer waardevol in de context van het internet dan elders. Wanneer men op het internet zoekt naar een specifiek merk zoals 0HUFHGHV voor voertuigen, kan men veel beter en sneller vinden wat men zoekt dan via generieke zoektermen zoals bijvoorbeeld OX[HSHUVRQHQZDJHQV. Een zoekopdracht met als voorwerp Mercedes zou moeten leiden tot de website van de wagenproducent, een zoekopdracht voor Stella Artois zou toegang moeten geven tot webpagina s waarop de producten van de Leuvense brouwer zijn vermeld. Het feit dat dit vaak niet gebeurt, vindt zijn oorzaak in de vaak conflictueuze verhouding tussen domeinnamen en merkenrecht. Hier staat het belang van de merkhouder volledig centraal. Hoe kan hij zich verdedigen tegenover derden die op verschillende manieren zijn recht kunnen schenden? Hier gaat het om de positie van de merkhouder en niet om de domeinnaamhouder. Op dit vlak ben ik het niet eens met T. HEREMANS. Hij bekijkt de ganse problematiek van de domeinnamen vanuit het standpunt van de domeinen en niet vanuit het merkenrecht 48. Hij heeft gelijk met zijn opvatting dat het fout is om vanuit de beslissing in de RXGHUVQO - zaak (hierboven, 9, nr. 24) af te leiden dat een domeinnaam een teken is ter onderscheiding van waren of diensten, hoewel dit in een bepaalde hypothese wel mogelijk is (hierboven, 10, nr. 29). Hij zegt dat een domeinnaam geen waren of diensten onderscheidt, maar domeinen en dus een teken is anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Dat is juist omdat het in die zaak gaat over art. 13 A 1 B.M.W. (bescherming van de merkhouder) en niet over art. 1 B.M.W. (verkrijging van het merk). Met zijn verdere redenering kan ik het niet eens zijn. Volgens hem moet de merkhouder die zich wil verzetten tegen het gebruik van zijn merk in een domeinnaam aantonen dat aan alle toepassingsvoorwaarden van art. 13 A 1 d B.M.W. is voldaan, want daar is sprake van anders dan ter onderscheiding van waren [of diensten]. Die redenering hapert wegens een gebrek aan nuancering. Ik ben het grotendeels met hem eens wat de mogelijkheid van een domeinnaam als merk betreft. 48 T. HEREMANS, JÏ KL!)M ')'&K!'N-!!>' PZQ *M ( M RST!`&)')& UV R!`W&)'q!!>'q'M! Q Y Ï ')(!* RST!)M ( M ' [:R%!\>!', Gent, Larcier, 2003, 215 p. 659

18 S KRISTOF VERDUYCKT Maar in die eerste hypothese gaat men uit van het standpunt van de domeinnaamhouder die zijn domeinnaam tot merk zou willen verheffen, terwijl het hier, in deze hypothese van bescherming van een merk ten opzichte van een domeinnaam, gaat om de merkhouder die al een merk heeft. Het fundamenteel probleem is te verwoorden als volgt: de vraag.dq HHQ GRPHLQQDDP ZRUGHQ JHNZDOLILFHHUG DOV PHUN LQ GH ]LQ YDQ DUW %0:" moet worden onderscheiden van de vraag.dq HHQ GRPHLQQDDP ZRUGHQ EHVFKRXZGDOVHHQLQEUHXNPDNHQGWHNHQLQGH]LQYDQDUW$%0:.? In het ene geval gaat het over de mogelijkheid om een domeinnaam te deponeren als merk, in het andere om de geoorloofdheid van het gebruik van een merk in een domeinnaam. Ik wil ervoor opletten dezelfde redenering toe te passen op twee verschillende probleemstellingen, want dat zou ertoe leiden dat art. 13 A 1 a, b en c B.M.W. a priori worden uitgesloten van mogelijke toepassing. Dit kan niet: het zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van de bescherming die een merkenrecht biedt aan de houder. Bovendien blijkt ook uit de cursus dat niet alleen art. 13 A d kan worden toegepast 49. Eerst moet worden onderzocht of deze deelartikelen van art. 13 A 1 niet kunnen worden toegepast en pas daarna kunnen we ze (eventueel) uitsluiten. Vooral art.13 A 1 zal ik nu behandelen, omdat die bepaling in de rechtspraak overwegend werd aangewend om maatregelen te bekomen bij conflicterende situaties. Niet alleen art. 13 A 1 komt hier aan bod, maar elke bepaling die ervoor kan zorgen dat de merkhouder zijn recht gevrijwaard ziet. Er moeten verschillende hypothesen worden onderscheiden. Er kan een onderverdeling in hypothesen te goeder trouw of te kwader trouw worden gemaakt, gekoppeld aan de al dan niet commerciële hoedanigheid van de domeinnaamhouder. Ten eerste kan men spreken van de onvrijwillige obstructionisten. Dit kunnen particulieren zijn die een domeinnaam registreren enkel voor niet-commerciële doeleinden. Iedereen zal het erover eens zijn dat deze domeinnaam niets te zien heeft met waren of diensten, zodat er geen gebruik is van een merk 50. Als de houder van een domeinnaam een commerciële onderneming is, is de situatie al minder onschuldig. Twee ondernemingen kunnen hetzelfde SLD hebben, maar een verschillende TLD zoals bijvoorbeeld WUDGHPDUNFRXN en WUDGHPDUNFRP. Daarnaast zorgt de uniciteit van elke domeinnaam ervoor dat twee ondernemingen die normaal gezien in verschillende sectoren met hetzelfde merk opereren via een overeenkomstige domeinnaam op elkaar botsen zoals bijvoorbeeld apple.com voor computers en apple.com voor een platenmaatschappij of ajax.nl voor zowel de voetbalclub als het schoonmaakmiddel., '( Q R% *M ZU!$!)M [:!>')( Ï K 49 F. GOTZEN, I, I, p 50 T. HEREMANS, ^ ^, p. 142, nr !*\!>'*!ZST %, Leuven, KUL, 2003,

19 U ^ S S S S S INTERACTIE TUSSEN DOMEINNAMEN EN MERKENRECHT Ook kunnen ondernemingen die iets afwijkende merken hanteren met elkaar in conflict komen zoals bijvoorbeeld NRGDNFRP en FRGDNFRP (twee geldige merken, toch een probleem) 51. Ten tweede zijn er de gevallen van kwade trouw. Dit kan men benoemen als F\EHUVTXDWWLQJ of wederrechtelijk registreren van domeinen VHQVX ODWR: een domeinnaam registreren die overeenkomt met het merk van een derde, waarop men dus geen recht kan laten gelden. De merkhouder zal zich hiertegen om verschillende redenen willen verzetten. Het is vooreerst niet uitgesloten dat de domeinnaamhouder concurrerende producten of diensten zal aanbieden op een website onder de domeinnaam en op die manier wil aanhaken op de reputatie van het merk 52. Dit is voor de merkhouder onaanvaardbaar. Meestal wordt de domeinnaam geregistreerd met de enkele bedoeling deze te verkopen aan de rechtmatige eigenaar van het merk. Dit is F\EHUVTXDWWLQJ of GRPDLQ QDPH JUDEELQJ VHQVX VWULFWR: het registreren op zich is lucratief, de verkoop voor een goede prijs is wat telt 53. Het is ook mogelijk dat de domeinnaam wordt gebruikt om internetgebruikers aan te trekken en te leiden naar een website waarop andere producten of diensten te koop worden aangeboden of waarop advertenties zijn geplaatst. Deze praktijken doen het merk verwateren. Bovendien wordt de domeinnaam vaak gebruikt voor een website die een forum biedt om kritiek te leveren op de producten of diensten van de merkhouder 54. Andere vormen van misbruik zijn nog het gebruik van vooral bekende merken voor een domeinnaam waarachter een moreel onzedige (b.v. pornografische) site schuil gaat 55 en het verschijnsel W\SRVTXDWWLQJ; waarbij meestal de SLD een beetje afwijkt van de schrijfwijze van het merk om surfers af te leiden (b.v. VRQLH.FRP i.p.v. VRQ\FRP) OORZAAK Eén van de basisbeginselen van het merkenrecht, het specialiteitsbeginsel, kan aanleiding geven tot deze geschillen. Volgens dit beginsel biedt een merk slechts bescherming voor de waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten. Door dit beginsel kunnen er probleemloos meerdere identieke merken bestaan voor uiteenlopende waren en diensten. Inzake domeinnamen is het uitgangspunt radicaal anders: er kunnen geen twee of meer identieke domeinnamen bestaan. De registratie van een domeinnaam staat ook volledig los van het gebruik dat men later van die domeinnaam wil maken. Het gebruik 51 B. WESTERBRINK, Trademark and trade name law applied to the Domain Name System, ^, 452.., 9. U 52 B. DAUWE, ^ 53 F. PETILLON en U h J. STEENLANT, Domeinnamen: hoe misbruik voorkomen?, ^~ ^ 2000, afl. 5, 74; B. DAUWE, I ^., T. HEREMANS, ^., p. 138, nr U 55 F. PETILLON en J. STEENLANT, ^.,

20 S KRISTOF VERDUYCKT kan immers commercieel of niet commercieel zijn, of zich beperken tot het louter houden van de domeinnaam BESCHERMING OP GROND VAN ART. 13 A 1 B.M.W. Om te beginnen bespreek ik de beschermingsmogelijkheden van art. 13 A 1 omdat zoals uit de overwegend Nederlandse rechtspraak blijkt merkhouders vooral steunen op dit artikel om bescherming af te dwingen. Art. 13 A 1 a en b kunnen in aanmerking komen wanneer zowel de oorspronkelijke merkhouder als de latere domeinnaamhouder activiteiten ontwikkelen waarbij ze identieke of gelijksoortige waren of diensten aanbieden (b.v. boekwinkel YV virtuele boekhandel) Met art. 13 A 1 c zou de houder van een bekend merk een latere commerciële domeinnaam te lijf kunnen gaan die ter onderscheiding van waren of diensten in een andere sector wordt gebruikt van waaruit schade voor het oorspronkelijke merk kan voortvloeien (b.v. eerder merk voor voedingsproduct YV latere overeenstemmende domeinnaam voor een site waarlangs pesticiden worden gecommercialiseerd). Als de gebruikte domeinnaam daarentegen helemaal niet als een onderscheidend teken fungeert voor de eigen activiteiten, maar enkel dient als lokmiddel om wie inklikt op een bekend merk naar een onverwachte site te lokken, dan is de relevante wettekst art. 13 A 1 d. Ook het veel voorkomende geval waarin de domeinnaam wordt geregistreerd om hem zo snel mogelijk of later tegen grof geld aan de merkhouder te kunnen doorverkopen (GRPDLQ QDPHJUDEELQJRIF\EHUVTXDWWLQJ) valt onder art. 13 A 1 d 56. Ik zal eerst de algemene voorwaarden bespreken van art. 13 A 1 en vervolgens de specifieke voorwaarden van elk deelartikel bij de gedetailleerde behandeling. (ONJHEUXLN Volgens art. 13 A 2 B.M.W. kan onder JHEUXLN niet-limitatief worden verstaan: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking, b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken, c) het in en uitvoeren van waren onder het teken en d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame. Het gebruik van een merk in een domeinnaam kan in bepaalde gevallen worden beschouwd als KHW JHEUXLN LQ VWXNNHQ YRRU ]DNHOLMN JHEUXLN HQ LQ UHFODPH. Belangrijk hierbij is de perceptie van het publiek om uit te maken of er sprake is van gebruik. In de RXGHUVQO case 57 (hierboven, 9, nr. 24) erkent de voorzitter dat ondanks de indirecte band tussen het teken en de waren of diensten (de domeinnaam identificeert de waren of diensten niet; hij verwijst I 56 F. GOTZEN, ^ ^, , m b 57 Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, 1996, afl. 6,