De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud. 18 november 1996, 64e jaargang, nr. 11 Auteursrecht voorbehouden

Transcriptie

1 november 1996, 64e jaargang, nr. 11 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: mr. S. Boekman, prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. P. Neleman, prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauser en prof. mr. D.W.F. Verkade. Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen. Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr. (070) Telefax (070) Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister, een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) Postbank gironr ABN-AMRO Bank rek.nr Inhoud Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper is toegetreden tot de redactie. Officiële mededelingen. Register van Octrooigemachtigden. - Verdrag van Parijs. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). - Verdrag van Boedapest. - Schikking van Madrid en Protocol. - Classificatie-overeenkomst van Straatsburg. - Overeenkomst van Nice. - Overeenkomst van Locarno. - Overeenkomst van Wenen. Necrologieën. In Memoriam drs. T.A.C. Kradolfer, door mr. R.L.M. Berger (blz. 367). Artikelen. Mr. ir. L.J. Steenbeek, Hoe unitair is een Europees octrooi? (blz. 368/9). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr Hof 's-gravenhage, 3 aug. 1995, Vereinigte Aluminiumwerke e.a./n.i.m. Neon Installatiemij. e.a. (vakman zal niet concluderen dat het tweede deelkenmerk betekenisloos is en kan worden weggeïnterpreteerd). Nr Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 23 febr. 1995, Filtration/Filtermat Holland e.a. (levering aan distributeur is niet "in het verkeer" brengen; octrooiinbreuk na eindigen distributieovereenkomst, door doorlevering van voordien van de octrooihouder ontvangen produkten; geen verbod opgelegd o.g.v. redelijkheid; i.c. ook geen inbreuk op auteursrecht op folders) (met noot D.W.F. V). 2. Merkenrecht. Nr Hof Amsterdam, 13 april 1995, Dirk van den Broek Supermarkten e.a./air Miles International Holding e.a. (gebruik van de woorden "Air Miles" in advertenties is gebruik van het merk door gedaagde; geen geldige reden; mogelijkheid van schade is aannemelijk, gezien dreiging van afbreuk en verlies van exclusiviteit; verwording van "Air Miles" tot soortnaam niet aangenomen; beroep op vrijheid van meningsuiting faalt) (met noot S. B.). Nr Rechtbank Amsterdam, 8 aug. 1995, Air Miles International Holding e.a./dirk van den Broek Supermarkten (door Air Miles geleden schade begroot op nihil; geen merkinbreuk door advertentie waarin Air Miles is doorgehaald door een zwarte streep). Nr Hof Arnhem, 28 dec. 1993, Microfilm Diffiision Belgium/Hyosung Deutschland e.a. (belang bij voeging partij in kort geding; feitelijke levering is gebruik in de zin van 13A; bevoegdheid hof; gedogen van het merkdepot impliceert géén (stilzwijgende) toestemming; depot te kwader trouw). 3. Auteursrecht. Nr Pres. Rechtbank Breda, 4 okt. 1993, Atomis e.a./berla (verlichtingselementen zijn oorspronkelijke werken, met persoonlijk stempel van de maker) (met noot Br.). Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 64e jaargang Nr. 11 Blz Rijswijk, 18 november 1996

2 366 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 Nr Hof Amsterdam, 14 april 1994, J.H.A. Matthews/Ver. voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (opdrachtgever tot ontwerp van een vignet heeft recht op normaal gebruik daarvan en niet slechts een beperkte toestemming tot gebruik). 4. Onrechtmatige daad. Nr Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 27 sept. 1994, Credit Lyonnais Bank Nederland/W.R. Frenkel e.a. (uitlating t.a.v. garantie in folder onrechtmatig jegens de bank; deelname aan het economisch verkeer; afgifte folders bevolen). b. Beschikkingen van de Octrooiraad. afweging geweigerd; Awb niet van toepassing; belang van derden). Wetgeving. Verordening (EG) nr. 1610/96 betreffende invoering van een aanvullend beschermings-certificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (blz. 390/3). Richtlijn Benelux Merkenwet (weigering op absolute nietigheidsgronden) (blz. 393/6). Nr Afd. van Beroep, 5 juli 1996 (herstel geweigerd; vereiste zorgvuldigheid ten kantore van de gemachtigde; belangen- Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper is toegetreden tot de redactie. Het doet de redactie genoegen wederom een versterking van haar gelederen te kunnen aankondigen: jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, advocaat te 's-gravenhage is toegetreden tot de redactie. Officiële mededelingen Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad deelt mee dat de volgende inschrijvingen in het Register zijn doorgehaald: de heer ir. A.D. Douma wegens overlijden op 30 augustus 1996; mevr. drs. R.E.W. Kropveld en de heer drs. H.A. Stenfert Kroese op hun resp. verzoek op 6 september 1996, en de heer ir. A. Visser en de heer ir. CD. de Jongh op 1 oktober 1996 op hun resp. verzoek. In het Register zijn op hun resp. verzoek ingeschreven de heren dr. ir. H.R. Brouwer en dr. A.J. de Vries op 14 oktober Verdrag van Parijs. Tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974, 225 en 1980, 31) zijn toegetreden Columbia op 3 juni 1996, de Verenigde Arabische Emiraten op 19 juni 1996 en Panama op 19 juli Het Verdrag is voor Columbia op 3 september 1996, voor de Verenigde Arabische Emiraten op 19 september 1996 en voor Panama op 19 oktober 1996 in werking getreden. (La Propriété industrielle et Le Droit d'auteur 1996, blz. 250). Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). Op resp. 30 mei 1996 en 7 juni 1996 zijn Sint Lucia en Bosnië-Herzegowina toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington, 19 juni 1970 (Trb. 1973, 20, laatstelijk 1996, 25). Sint Lucia heeft verklaard zich niet gebonden te achten aan art. 59 van het Verdrag. Het Verdrag is voor Sint Lucia op 30 augustus 1996 in werking getreden en voor Bosnië-Herzegowina op 7 september Griekenland heeft de verklaring van niet-gebondenheid aan de bepalingen van Hoofdstuk II van het Verdrag op 7 juni 1996 ingetrokken. Vanaf 7 september 1996 is Griekenland gebonden aan de bepalingen van Hoofdstuk II. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken). Verdrag van Boedapest. Tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 (Trb. 1987, 62) zijn toegetreden Canada op 21 juni 1996 en Estland op 14 juni Het Verdrag is voor Canada op 21 september 1996 en voor Estland op 14 september 1996 in werking getreden. (La Propriété industrielle et Le Droit d'auteur 1996, blz. 253). Schikking van Madrid en Protocol. Het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zoals herzien te Stockholm (Trb. 1970, 186 en Trb. 1990, 44) is bekrachtigd door Monaco op 27 juni De Tsjechische Republiek is op 25 juni 1996 toegetreden tot het Protocol en Noord-Korea heeft het Protocol op 3 juli 1996 goedgekeurd. Het Protocol is voor Monaco op 27 september 1996, voor de Tsjechische Republiek op 25 september 1996 en voor Noord-Korea op 3 oktober 1996 in werking getreden. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken). Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg. Tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971 (Trb. 1983, 155) zijn toegetreden de Republiek Guinee op 5 augustus 1996 en de Volksrepubliek China op 17 juni De Overeenkomst zal voor Guinee op 5 augustus 1997 en voor China op 17 juni 1997 in werking treden. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken).

3 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr Overeenkomst van Nice. Op 5 augustus 1996 is de Republiek Guinee toegetreden tot de Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, Genève, 13 mei 1977 (Trb. 1994, 94). De Herziene Overeenkomst is voor Guinee in werking getreden op 5 november (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken). Overeenkomst van Locarno. Tot de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 8 oktober 1968 (Trb. 1986, 141) zijn toegetreden de Volksrepubliek China op 17 juni 1996, Estland op 31 juli 1996 en de Republiek Guinee op 5 augustus De Overeenkomst is voor China op 19 september 1996, voor Estland op 31 oktober 1996 en voor Guinee op 5 november 1996 in werking getreden. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken). Overeenkomst van Wenen. Tot de Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken, Wenen, 12 juni 1973 (Trb. 1986, 12) is toegetreden de Republiek Guinee op 5 augustus De Overeenkomst is voor Guinee op 5 november 1996 in werking getreden. (Mededeling Min. van Buitenlandse Zaken). Necrologieën In de vroege ochtend van maandag 21 oktober 1996 overleed geheel onverwacht Theo Kradolfer. Vierentwintig uur eerder werd hij getroffen door een zware hersenbloeding. Direct in coma geraakt moest hij in het ziekenhuis in zijn woonplaats Venlo worden opgenomen. Hij is 56 jaar geworden. Sinds 1 november 1992 was Theo op detacheringsbasis bij de Divisie Elektrotechniek van de Octrooiraad werkzaam. In verband met een overbezetting van de octrooiafdeling bij Océ- Nederland, waar hij als senior-octrooigemachtigde optrad, toonde hij begin 1992 zijn belangstelling voor het verrichten van octrooiwerkzaamheden bij de Octrooiraad. En of het zo moest zijn: bij de Divisie Elektrotechniek bestond een dringende behoefte aan versterking met een ervaren octrooideskundige. Theo Kradolfer was zo'n ervaren deskundige, want hij was al ruim 20 jaar bekend met het octrooiwezen. Na enkele jaren als leraar Natuurkunde aan de HBS van het Pius-X college te Almelo verbonden te zijn geweest, ging hij op 1 augustus 1970 werken bij de octrooiafdeling van Hollandse Signaalapparaten BV te Hengelo. De octrooimaterie boeide hem dusdanig dat hij zich verder ging bekwamen en drie jaar later kon hij bij de Octrooiraad in het daarvoor bestemde register worden ingeschreven als octrooigemachtigde. In 1987 is hij ingegaan op een verzoek van Océ-Nederland om de gelederen van de afdeling Patents and Information in Venlo te komen versterken. Naast zijn brede inzetbaarheid op de vele gebieden van de fysica en de elektrotechniek, schiep hij er ook genoegen in zijn kennis te verspreiden en over te dragen: gedurende twee jaar heeft hij kandidaten mee opgeleid tot Europees octrooigemachtigde, waarbij zelfgeschreven cursusmateriaal werd gebruikt. In Memoriam drs. T.A.C. Kradolfer. Van meet af aan was Theo bij' de Octrooiraad een gewaardeerde kracht. Zorgvuldig en kritisch formuleerde hij helder zijn oordeel over de behandelde octrooiaanvragen. Een en ander resulteerde in zijn benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad per 1 juni In deze belangrijke functie diende hij geheel zelfstandig beslissingen te nemen over de octrooieerbaarheid van de ingediende octrooiaanvragen. Theo Kradolfer voelde zich ook thuis ("als een vis in het water") bij de Octrooiraad. Dat bleek onder meer uit zijn betrokkenheid bij de veranderingen van de laatste tijd mede als gevolg van de nieuwe Rijksoctrooiwet. Maar ook uit zijn wilskracht zo snel mogelijk weer terug te keren na zijn ziekte vorig jaar en twee jaar geleden en ook uit zijn besluit in de afgelopen maand - nog herstellende van een operatie - toch om de dag heen en weer reizen van Venlo naar Rijswijk. Theo stond ook open voor de nieuwe taken die de Octrooiraad te wachten stonden. Maar hoe anders kan het gaan. De medewerkers van het Bureau voor de Industriële Eigendom werden op maandag 21 oktober opgeschrikt door zijn overlijdensbericht. Theo Kradolfer is ons op een veel te jonge leeftijd ontvallen. Samen met zijn vrouw, hun twee zoons en andere familieleden namen vele vrienden, bekenden en collega's op vrijdag 25 oktober afscheid van hem bij zijn uitvaart en begrafenis. Wij wensen vooral zijn vrouw en kinderen veel kracht toe om het gemis van hun man en vader te kunnen dragen en wij hopen dat zij, gesterkt door hun geloof, zijn heengaan in dankbare herinnering zullen kunnen aanvaarden. mr. R.L.M. Berger.

4 368 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 Artikelen In een vorig nummer van dit blad verscheen een zeer lezenswaardig artikel 1 ) van prof. mr. J.J. Brinkhof over het grensoverschrijdend verbod. In dat artikel werd een aantal opmerkingen gemaakt over het karakter van een Europees octrooi. Hierbij werd met name de aandacht gevestigd op Art. 2(2) EOV. 2 ) Naar aanleiding van dit verdragsartikel werd de vraag gesteld 3 ) of het niet besloten ligt in het Europese octrooisysteem 4 ) dat de kans bestaat dat dezelfde handeling in het ene land als inbreukmakend op een octrooi uit het Europese bundel-octrooi wordt aangemerkt, en in het andere land niet, terwijl het om een octrooi uit dezelfde bundel gaat. Verder werd opgemerkt dat de EOV-verdragstaten zich er kennelijk bij hebben neergelegd dat onderling afwijkende rechterlijke uitspraken over materieel dezelfde inbreuk op materieel hetzelfde octrooi zouden kunnen worden gedaan. De onvermijdelijkheid zouden zij willens en wetens hebben aanvaard. Dergelijke uiteenlopende uitspraken zouden strikt genomen ook geen onverenigbare uitspraken zijn omdat zij voor verschillende territoria zouden gelden. In het slot van het artikel werd opgemerkt dat de verdragstaten nog niet gekozen zouden hebben voor een Europese beslechting voor octrooigeschillen; zover zou het pas zijn als het GOV in werking zal zijn getreden. Het komt mij voor dat bij deze opvattingen over het gebrek aan unitair karakter van een Europees octrooi en over de daaraan te verbinden gevolgen, een paar kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Een verdrag als het EOV pleegt te worden geïnterpreteerd met inachtneming van (de principes van) het Weens Verdragenverdrag (WW). 5 ) Art - 31 ( 2 ) w v y bepaalt dat tot de bij de interpretatie van een verdrag in acht te nemen context ook ieder instrument behoort dat afkomstig is van een of meer partijen bij het sluiten van het verdrag en dat door de andere partijen erkend is als betrekking hebbende op het verdrag. In casu hebben de EG Lid-Staten bij de ondertekening van het EOV duidelijk te kennen gegeven dat zij ernaar zouden streven om het EOV en het GOV tegelijkertijd in werking te laten treden, zodat deze twee verdragen als één Europees octrooistelsel zouden functioneren en niet de anomalie zou optreden dat voor de gemeenschapsstaten gedurende een korte n ) Gaat het grensoverschrijdend verbod in kort geding over de schreef?, J.J. Brinkhof, BIE nr. 8, 16 augustus 1996, blz ) Het Europees octrooi heeft in elk der Verdragsluitende Staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die Staat is verleend, voor zover dit Verdrag niet anders bepaalt. 3 ) Zie blz. 262, linker kolom. 4 ) Omschreven als volgt: "Dit systeem houdt de keuze in voor een gemeenschappelijke verleningsprocedure en voor een aantal gemeenschappelijke materieelrechtelijke bepalingen waaraan de octrooien uit de bundel na de verlening onderworpen zijn, maar tevens de keuze voor het na de verlening op nationaal niveau onafhankelijk van elkaar voortbestaan van de octrooien uit de bundel." 5 ) Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen, 23 mei 1969, Tractatenblad 1972, nr. 51. Hoewel het WW formeel niet van toepassing is op het EOV (het EOV is immers tot stand gekomen voor de inwerkingtreding van het WW), worden door de Kamers van Beroep van het EOB in overeenstemming met de ook door een aantal nationale rechters gevolgde praktijk, de principes van het WW op het EOV toegepast als reeds van voor het WW daterend internationaal gewoonterecht. Hoe unitair is een Europees octrooi? Mr. ir. L.J. Steenbeek. tijd het nationale recht maatgevend zou zijn. 6 ) Dit heeft tot gevolg dat de beweerdelijk aan Art. 2(2) EOV verbonden gevolgen door de meerderheid van de staten (waaronder Nederland) die het EOV in 1973 hebben ondertekend, nimmer zijn gewild; voor hen zou immers aan dat Art. 2(2) EOV nagenoeg alle werking worden ontnomen door de nagestreefde gelijktijdige inwerkingtreding van het GOV. Dat de inwerkingtreding van het GOV tot de dag van vandaag op zich laat wachten, en mogelijk nooit zal plaatsvinden, doet niet af aan het feit dat de meerderheid van de EO V-verdragsluitende staten nimmer heeft gewild dat Europese octrooien uiteen zouden vallen in losstaande nationale rechten. De aangehaalde verklaring van de EG Lid-Staten onderstreept dat de splitsing van het ene Europese octrooistelsel in een EOV dat de verlening van een Europees octrooi regelt, en een GOV dat het verdere bestaan van het Europees octrooi zou beheersen, uitsluitend is aangebracht om Europese staten die geen lid waren van de EG de gelegenheid te bieden om te participeren in het verleningsdeel zonder gebonden te zijn aan een verder strekkend Europees octrooisysteem. 7 ) Art. 2(2) EOV is bedoeld voor deze niet EG Lid- Staten. Hierbij moet overigens worden aangetekend dat zelfs Art. 2(2) EOV voor het begrip "Europees octrooi" het enkelvoud in plaats van het meervoud hanteert: het betreft één octrooi dat voor meer landen is verleend. De hier bestreden opvattingen met betrekking tot de aan Art. 2(2) EOV te verbinden gevolgen miskennen verder ten diepste dat het recht van de industriële eigendom niet een op zichzelf staand leerstuk is, maar slechts een onderdeel van het economisch privaatrecht. Deze afhankelijkheid komt onder meer tot uitdrukking in de Preambule van het GOV 1975 waaraan ontleend kan worden dat de EG Lid-Staten van mening zijn dat het tot stand brengen van een Gemeenschapsregeling met betrekking tot octrooien niet te scheiden is van het bereiken van de doelstellingen van het EG-Verdrag, en dat het sluiten van het GOV nodig is ter vergemakkelijking van het uitvoeren van de taken van de EG en dat dit derhalve een geschikte maatregel is die door de Lid-Staten moet worden genomen ter voldoening aan de verplichtingen van de Gemeenschap. Deze gedachtengang is in 1992 nog eens bevestigd doordat in de EER-Overeenkomst aan de EVA-Staten de verplichting is opgelegd om spoedig toe te treden tot het GOV. 8 ) Ook al is het GOV nimmer in werking getreden, zijn Preambule herinnert eraan dat bij het toepassen van het Europees octrooirecht het EG-Verdrag, en met name Art. 5 9 ) daarvan, niet uit het oog mag worden verloren. 6 ) Zie de van de Regeringen van de Lid-Staten van de EG afkomstige "Erklarung betreffend das gleichzeitige Inkrafttreten des Europaischen Patentübereinkommens und des Übereinkommens über das europaische Patent für den Gemeinsamen Markt", in document "M/PR/K/2 Sitzungsbericht der Voll-versammlung", blz. 216 uit de bundel "Berichte der Münchner diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europaischen Patentverfahrens". 7 ) Zie hiertoe Nederlands handels- en faillissementsrecht, II. Industriële eigendom en mededingingsrecht, mr. E.A. van- Nieuwenhoven Helbach, achtste druk, nummer ) Zie Art. 3 van EER-Protocol 28. De EVA-Staten zijn IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. 9 ) De Lid-Staten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen van de Instellingen van de Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelijken de vervulling van haar taak. Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.

5 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr Naar aanleiding van de opmerking dat voor verschillende EG Lid-Staten getroffen uiteenlopende rechterlijke uitspraken met betrekking tot een eventuele inbreuk op een Europees octrooi strikt genomen geen onverenigbare uitspraken zouden zijn omdat zij voor verschillende territoria zouden gelden, kan het volgende worden aangetekend. Ook het EEX is niet zomaar een op zichzelf staand verdrag, maar een verdrag dat geworteld is in het EG-Verdrag. 10 ) Derhalve dient het antwoord op de vraag welke uitkomst het meest recht zou doen aan de eisen van de door het EG-Verdrag tot stand gebrachte interne markt, bepalend te zijn voor het beantwoorden van de vraag welke uitleg dient te worden gegeven aan de bepalingen van het EEX. Dankzij het EG-Verdrag zijn de nationale markten van de EG Lid-Staten samengesmolten tot een enkele interne markt zonder binnengrenzen. 11 ) Als gevolg van deze economische realiteit is het onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wanneer als gevolg van uiteenlopende rechterlijke uitspraken, in een eerste deel van dat ene EG-territoir iets zou mogen wat in een ander deel van datzelfde ene EG-territoir verboden zou zijn. Wanneer er sprake is van dezelfde inbreukmakende handelingen op hetzelfde Europees octrooi, zijn niet-identieke uitspraken dus noodzakelijkerwijs onverenigbaar in de zin van het arrest Kalfelis tegen Schröder, 12 ) zodat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting; Art. 6(1) EEX behoort derhalve zonder aarzeling te worden toegepast. Om dezelfde redenen dient een opgelegd inbreukverbod zich in principe uit te strekken tot de gehele interne markt, tenzij er aanleidingen zijn om het verbod te beperken tot slechts een of enkele Lid-Staten, bijvoorbeeld omdat het octrooi niet in alle Lid-Staten is verleend. Dit standpunt is voor gedaagden niet eenzijdig nadelig, omdat niet alleen een eventuele uitspraak dat er wel sprake is van inbreuk, maar ook een eventuele uitspraak dat er geen P.M. Zie ook het vrijwel gelijkluidende Art. 3 EER- Overeenkomst. 10 ) Zie Art. 220 EG-Verdrag. Uit de Preambule van het EVEX blijkt dat ook dat verdrag een nauwe band heeft met de economische realiteit:... "Zich bewust van hun onderlinge banden, die op economisch gebied zijn bekrachtigd door de vrijhandelsovereenkomsten tussen de EEG en de EVA"... "Ervan overtuigd dat de uitbreiding van de beginselen van (het EEX) tot de staten die partij zijn bij het onderhavige instrument, de juridische en economische samenwerking in Europa zal versterken". In het artikel zal verder met het EEX mede het EVEX aangeduid worden, zoals met de EG ook de overige EERlanden bedoeld zullen worden. ")Zie Art. 7A EG-Verdrag: De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van dit Verdrag. 12 ) 27 september 1988 (C-189/87), Jurisprudentie 1988, p. 5565; NJ1990, 425. sprake is van inbreuk, op grond van het EEX in de gehele interne markt erkend zal moeten worden. M.i. is het "voorzichtig" c.q. "behoedzaam" omgaan met een door het EEX expliciet toegekende en op grond van het EG-Verdrag noodzakelijke bevoegdheid niets anders dan wat door de wetgever minder eufemistisch is omschreven in Art. 13 Wet AB. 13 ) Met betrekking tot de opmerkingen dat de EOVverdragstaten nog niet gekozen zouden hebben voor een Europese beslechting van octrooigeschillen, en dat het zover pas zou zijn nadat het GOV in werking zou zijn getreden, kan het volgende worden opgemerkt. In Art. 68 van het GOV 1975 dat de EOV-verdragsluitende staten in 1973 voor ogen stond, wordt met betrekking tot octrooigeschillen eenvoudigweg verwezen naar het EEX. Het moge duidelijk zijn dat de toepasselijkheid van het EEX op octrooigeschillen niet van de inwerkingtreding van het GOV afhankelijk is, daar het EEX op alle burgerlijke en handelszaken van toepassing is, en in Art. 16(4) EEX alleen geschillen met betrekking tot de geldigheid van octrooien zijn voorbehouden aan de nationale rechters van het land waar het octrooi is geregistreerd. De EOV-verdragsluitende staten hebben derhalve de toepasselijkheid van het EEX, met de daaraan verbonden internationale bevoegdheid van de rechters van de woonplaats van (een van) de gedaagden, op octrooiinbreukgeschillen blijkbaar als een vanzelfsprekendheid geaccepteerd. Verder mag niet uit het oog worden verloren dat invoering van het GOV met betrekking tot de handhaving van octrooien een veel minder ingrijpende wijziging is dan wel wordt gesuggereerd. Ook het GOV bevat immers geen uniform proces- en bewijsrecht, en ook na inwerkingtreding van het GOV zijn er met betrekking tot de beschermingsomvang van het Europees octrooi geen andere regels dan het reeds thans tot het geldende recht behorende Art. 69 EOV plus Protocol. Het bovenstaande leidt mij tot de volgende conclusie. Zowel het EOV als het EEX dienen te worden uitgelegd in het licht van het EG-Verdrag en de daardoor tot stand gebrachte ene interne markt. Het is derhalve geen voortijdig vooruitlopen op een nog niet in werking getreden GOV om reeds nu voor elk van de rechters van de respectievelijke woonplaatsen van een van de gedaagden de bevoegdheid te accepteren om voor alle gedaagden en met betrekking tot de gehele interne markt de vraag te beantwoorden of er sprake is van octrooiinbreuk. De in de titel gestelde vraag dient derhalve in die zin te worden beantwoord, dat een Europees octrooi voldoende unitair is om Art. 6(1) EEX toe te kunnen passen in geval van materieel dezelfde inbreuk in verschillende Lid-Staten waarvoor het Europees octrooi is verleend. Eindhoven, 11 september ) De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van hetstilzwijgen, de duisternis of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.

6 370 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 Jurisprudentie Nr Gerechtshof te 's-gravenhage, 3 augustus (bouwelement) Mrs. J.J. Brinkhof, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en ir. R.A. Grootoonk. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910). Het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi omvat in samenhang met het kenmerk van conclusie 7 van het octrooi een combinatie van twee deelkenmerken waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt. Niet juist is de opvatting dat duidelijk is dat ook een bouwelement/profiel waaruit alle groefafdekkingen zijn verwijderd nog altijd een bouwelement is volgens de uitvinding. De consequentie van die opvatting zou zijn dat het tweede deelkenmerk betekenisloos is en kan worden weggeinterpreteerd. De vakman die het octrooi nader analyseert, zal niet tot een dergelijke uitzonderlijke en verstrekkende gevolgtrekking komen. 1. Vereinigte Aluminiumwerke Aktiengesellschaft te Berlijn, Duitsland, 2. Hans Victor Schönfeld te Wolfsburg, Duitsland, 3. Ernst Hohrenk te Cremlingen, Duitsland, appellanten [in kort geding], procureur mr. G.M. Hoogvliet, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen 1. N.I.M. Neon Installatiemaatschappij B.V. te Amsterdam, 2. NIM Outdoor Facilities B.V. te Tilburg, geïntimeerden fin kort geding], procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. C.A.J. Crul te Amsterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 29 april 1994 (mr. J.H.PJ. Willems). 4. Allereerst heeft NIM betoogd dat het octrooi van eisers aan nietigverklaring bloot staat omdat ten tijde van de verlening reeds bouwprofielen bekend waren die waren voorzien van groeven voor het opnemen van vlakke bouwelementen. 5. Dat verweer van NIM wordt gepasseerd. Niet alleen is er op dit moment nog geen sprake van een aanhangige nietigheidsprocedure maar bovendien ziet het er naar uit dat NIM de kansen op een nietigverklaring te hoog inschat. De door NIM getoonde tekeningen laten immers slechts een vierhoekig bouwprofiel zien waarin geen sprake is van een binnenhuis. Bovendien zijn op die tekening wel groeven zichtbaar maar geen afgesloten groefholten zoals in het octrooischrift omschreven. 6. NIM heeft ook betwist dat haar profielen inbreuk maken op het octrooi. Volgens haar is bij haar profielen geen sprake van een binnenhuis. Bovendien zijn de groeven in haar profielen open en niet gesloten. De groeven kunnen desgewenst wel geheel of gedeeltelijk worden afgedicht maar dat moet dan gebeuren door het in de groeven inklikken van afzonderlijke daartoe gefabriceerde aluminium profieldelen. Die afzonderlijke profieldelen zijn ook ingetekend op bovenstaande tekening. 7. De beschermingsomvang van het octrooi wordt volgens art. 69 lid 1 van het Europees Octrooi Verdrag en het daarbij behorende protocol bepaald door de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen op zodanige wijze dat aan de octrooihouder een billijke bescherming en aan derden een redelijke rechtszekerheid wordt geboden. 8. Bij de beantwoording van de vraag of de profielen van NIM vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi valt op dat de NIM-profielen geen groefholten ("Nuthohlraume") vertonen doch groeven. Die groeven kunnen weliswaar worden afgedekt door het inklikken van afzonderlijk vervaardigde profielen maar dat is een maatregel die behoort tot de stand der techniek. 9. In het octrooischrift wordt sterk de nadruk gelegd op de voordelen die zijn verbonden aan het, gelijktijdig (d.w.z. ten tijde van de fabricage), vormen van groefholten die vervolgens daar waar nodig eenvoudig kunnen worden geopend. Dit mag dan ook als een kernmaatregel uit de conclusies worden beschouwd. Nu NIM daarvan afstand heeft gehouden en heeft gekozen voor een tot de stand der techniek behorende oplossing (afdichting van bestaande groeven met een los profiel) met de daarbij behorende nadelen, valt niet in te zien waarom een billijke bescherming van de octrooihouder mee zou brengen de NIM-profielen toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. NIM mag er anderzijds krachtens de haar toekomende redelijke rechtszekerheid op rekenen ongehinderd de stand der techniek te kunnen toepassen. 10. Dat er ook bij de NIM-profielen sprake is van naar het centrum gerichte lijven die zorgen voor krachtoverbrenging maakt het bovenstaande niet anders. Uit de conclusie noch uit de rest van het octrooischrift is immers op te maken dat zulks op zichzelf als uitvinding is geclaimd of gewaardeerd. 11. Of er bij de NIM-profielen al dan niet sprake is van een binnenhuis - gelet ook op figuur 4 van het octrooischrift - kan hier verder buiten beschouwing blijven. 12. Gezien het bovenstaande moeten de vorderingen in dit geding worden afgewezen. Eisers moeten daarbij in de proceskosten worden veroordeeld omdat zij in het ongelijk zijn gesteld. Beslissing. De President, recht doende in kort geding,: - wijst de vorderingen af; - veroordeelt eisers in de proceskosten, aan de zijde van NIM tot nu toe begroot op ƒ 275,- voor verschotten. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 4. Met partijen gaat het hof uit van dezelfde feiten als door de president onder 1 van zijn vonnis omschreven. 5. Het gaat in deze procedure om de vraag of geïntimeerden inbreuk maken op het Europese octrooi van appellanten door bepaalde bouwprofielen in het verkeer te brengen. Met hun grieven bestrijden appellanten het ontkennende antwoord van de president op deze vraag. 6. Ingevolge artikel 69, lid 1 van het Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van een Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. In het Protocol inzake de uitleg van deze bepaling is te lezen dat de uitleg zo dient te zijn dat 'a fair protection for the patenteee' wordt gecombineerd met 'a reasonable degree of certainty for third parties'. Volgens het Protocol dient enerzijds een uitleg van deze bepaling vermeden te worden waarbij de beschermingsomvang wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies, en anderzijds een uitleg waarbij de conclusies alleen als richtlijn dienen. Dit een en ander vormt het uitgangspunt voor de beoordeling van hetgeen partijen verdeeld houdt. 7. Conclusie 1 luidt in de Nederlandse vertaling: Conclusie 1 Bouwelement voor gebruik als steun en drager ter vervaardiging van wand- en/of plafondelementen of als vrijstaande staander en masten met grote kniksterkte, bestaande uit een buisvormig profiel (1), met ten minste een in Iangsrichting verlopende naar binnen gerichte groef (6) voor het opnemen van inschuifbare vlakke bouwelementen (21), glasplaten (18) en dergelijke, met het kenmerk, dat de profielbuis (1) bestaat uit een gesloten buitenhuis (2) en een concentrisch ten opzichte daarvan geplaatste binnenhuis (3) die door middel van meerdere krachtoverbrengend geplaatste lijven (5) met

7 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr de buitenhuis (2) is verbonden, waarbij tussen de lijven (5) tegelijkertijd in langsrichting verlopende groefholten (6, 7) zijn gevormd, die - al naar gelang de bouwkundige vereisten - afzonderlijk of slechts partieel kunnen worden vrijgemaakt. Aangezien het in de discussie tussen partijen gaat om de uitvoeringsvorm van het bouwelement volgens figuur 4 van het octrooi, zal ook conclusie 7 worden weergegeven. Deze conclusie luidt: Conclusie 7 Bouwelement volgens conclusies 1 tot 6, met het kenmerk, dat de holle ruimte (13) van de binnenhuis (3) is verbonden met de holle ruimten (7) die tussen de groefholte (6) zijn gelegen. (Uit de Duitse tekst blijk dat 'groefholte' moet zijn: 'groefholten'; Hof) De figuren 1 en 4 van het octrooischrift zien er als volgt uit: 8. De bouwprofielen die geïntimeerden in het verkeer brengen, hebben de volgende doorsnede: 9. Het hof stelt vast dat het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi in samenhang met het kenmerk van conclusie 7 een combinatie van deelkenmerken omvat, welke als volgt kunnen worden samengevat: 1. a) de profielbuis (1) bestaat uit een buitenhuis (2) en een coaxiaal daarin geplaatste binnenhuis (3); b) de binnenhuis is door middel van krachtoverbrengende lijven (5) met de buitenhuis verbonden; c) in de omtreksrichting van de profielbuis zijn elkaar afwisselende, telkens door een lijf van elkaar gescheiden axiale groefholten (6) en axiale holle ruimten (7) aangebracht; d) de axiale holle ruimten staan in open verbinding met de holle ruimte (13) van de binnenhuis; 2. de buitenhuis (2) is gesloten, waarbij de wand van de buitenhuis ter plaatse van de axiale groefholten (6) geheel of partieel verwijderbaar is. 10. Wat het bouwelement van geïntimeerden betreft stelt het hof vast dat daarin alle constructieve maatregelen a) tot en met d) van deelkenmerk 1. zijn terug te vinden. Het bouwelement voldoet ook aan de maatregelen volgens de aanhef van conclusie Ten aanzien van deelkenmerk 1. hebben appellanten betoogd (pleitaantekeningen hoger beroep, p. 7 onder punt 9): "In die maatregel wordt immers de hoge graad van knikvastheid voorzien. Dit geschiedt dan doordat de krachtoverbrengende lijven, zoals in de bekende stand van de techniek (volgens het als uitgangspunt gekozen Amerikaanse octrooischrift , bij partijen bekend als 'Streib') niet langer stervormig naar buiten gerichte in hoofdzaak T-vormige aanzetstukken zijn, maar juist krachtoverbrengende lijven die niet meer los naar buiten steken maar telkens via een (hof: deel van de?) buitenhuis met ten minste een naburig lijf zijn verbonden en mèt de binnenhuis. Dat is de essentie van het octrooi! Hierdoor ontstaat de krachtoverbrengende eigenschap die öök aanwezig blijft ongeacht of de groefholten open dan wel gesloten zijn." 12. Het hof acht aannemelijk dat in het algemeen bij sterkteberekeningen van bouwelementen geen rekening wordt gehouden met onderdelen die later weer uit de elementen worden verwijderd. Hiervan uitgaande en toegespitst op het onderhavige geval zal het naar het oordeel van het hof de deskundige derde die de conclusies 1 en 7 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen duidelijk zijn, dat de constructieve maatregelen volgens deelkenmerk 1. in beginsel de beoogde hoge knikvastheid bepalen en dat de verwijderbare wanddelen van de buitenhuis ter plaatse van de axiale groefholten (door appellanten in de pleitaantekeningen ook wel aangeduid als groefafdekkingen) daartoe geen of nagenoeg geen bijdrage leveren in toepassingen van de bouwelementen, waarin die wanddelen geheel of partieel worden verwijderd. Anderzijds is aan te nemen dat in toepassingen waarin de groefafdekkingen niet verwijderd worden, bijvoorbeeld in het geval dat het bouwelement dienst doet als mast, de groefafdekkingen bij kunnen dragen aan de knikvastheid, zoals ook blijkt uit de beschrijving (p. 3, regels van de Nederlandse vertaling). In het volgende echter zal worden uitgegaan van het geval waarin de hoge knikvastheid geheel wordt bepaald door de constructieve maatregelen volgens deelkenmerk Niet juist acht het hof de opvatting van appellanten (pleitaantekeningen hoger beroep p.7 onder punt 8), dat daarmee derhalve duidelijk is dat ook een bouwelement/profiel waaruit alle groefafdekkingen zijn verwijderd nog altijd een bouwelement is volgens de uitvinding. De consequentie van die opvatting zou zijn dat het hierboven aangegeven deelkenmerk 2. betekenisloos is en kan worden weggeïnterpreteerd. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman die het octrooi nader analyseert, niet tot een dergelijke uitzonderlijke en verstrekkende gevolgtrekking komen. In de beschrijvingsinleiding van het octrooi is immers vermeld dat de uitvinding ook die nadelen van de stand van de techniek wenst op te heffen - zoals gevaar voor verwondingen en gevaar voor corrosie - die nu juist verband houden met de niet van afdekkingen voorziene, open groeven van de bekende bouwelementen. Deze gevaren worden, zo zal de vakman begrijpen, afdoende tegengaan door de buitenhuis in omtreksrichting geheel gesloten uit te voeren, omdat daardoor de (bekende) open groeven aan de buitenzijde worden afgedekt en als het ware worden omgevormd tot gesloten groefholten. Op grond hiervan zal de vakman deelkenmerk 2. ongetwijfeld als een wezenlijk aspect van de geoctrooieerde uitvinding zien. 14. De vraag die dan nog beantwoord dient te worden is of het bouwelement van geïntimeerden conform deelkenmerk 2. een gesloten buitenhuis heeft. 15. Gezien de tekst van deelkenmerk 2. zal de vakman onder een gesloten buitenhuis verstaan met een in omtreksrichting ononderbroken wand. De beschrijving en de tekeningen bevestigen deze zienswijze: de enige uitvoeringsvoorbeelden volgens de figuren 1 en 4 tonen bouwelementen met een buitenhuis waarvan de wand - ondanks de aanwezige breukkerven - ononderbroken is, of, nog anders gezegd, een

8 372 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 buitenhuis waar het materiaal van de wand in omtreksrichting geheel door loopt. 16. Het bouwelement van geïntimeerden heeft een profielbuis met een buitenhuis die is voorzien van axiale, naar buiten gerichte, open groeven, waarin afdichtprofielen kunnen worden geklikt. Dit bouwelement voldoet daarmee niet letterlijk aan deelkenmerk 2., omdat - ook als dit wordt beschouwd met ingeklikte afdichtprofielen van hetzelfde materiaal als waaruit de buitenhuis bestaat - de buitenhuis niet gesloten is. De wanddelen van de buitenhuis en de daarop aansluitende wanddelen van de afdichtprofielen zijn immers van elkaar gescheiden door smalle sleuven. Van één wand die in omtreksrichting ononderbroken is en uit één stuk materiaal bestaat, is geen sprake. 17. Niet uit te sluiten is echter dat de gemiddelde vakman die het gehele octrooischrift leest, met behulp van zijn normale vakkennis tot de slotsom komt dat het octrooi zich mede uitstrekt tot een bouwelement in de uitvoeringsvorm van geïntimeerden. 18. Dit geval doet zich echter hier niet voor. In het octrooi is geen enkele aanwijzing te vinden dat onder deelkenmerk 2. (de buitenhuis is gesloten) ook een uitvoeringsvorm moet worden begrepen met een buitenhuis waarin afzonderlijke afdichtprofielen zijn aangebracht. Integendeel. In de beschrijvingsinleiding van het octrooi is vermeld dat om het gevaar van verwondingen te vermijden bij de bekende profielen de niet benutte groeven met dure middelen, bijvoorbeeld met extra rubberprofielen, dienen te worden gesloten. Aangezien het doel van de uitvinding ook is dit nadeel op te heffen, zetten appellanten zich in deze passage voor de derde kenbaar af tegen het gebruik van de bekende dure afdichtprofielen. Dit wordt bevestigd door de figuurbeschrijving van het octrooi, welke leert dat de enige wijze waarop de onderhavige bouwelementen worden vervaardigd de strenggiettechniek is (p. 5, regel 19), waarbij gezien de figuren 1 en 4 de buitenhuis als één gesloten geheel wordt geëxtrudeerd, zodat de groefholten al direct bij de vervaardiging zijn afgedekt door de ononderbroken wand van de buitenhuis. Afgaande op deze passage zal het de derde duidelijk zijn dat appellanten niet op het oog hebben gehad de uit de stand der techniek bekende vervaardiging van afzonderlijke afdichtprofielen, welke vervaardiging blijkbaar te duur werd geacht. 19. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat het litigieuze bouwelement van geïntimeerden, waarin de groeven zijn afgedekt met afzonderlijke inklikprofielen, niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt: het essentiële aspect van de geoctrooieerde uitvinding volgens deelkenmerk 2., met name het gesloten zijn van de buitenhuis, is niet in het bouwelement van geïntimeerden terug te vinden. De grieven behoeven geen afzonderlijke bespreking meer. Het vonnis zal worden bekrachtigd met veroordeling van appellanten in de kosten van het hoger beroep. Rechtdoende Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspaak aan de zijde van geïntimeerden begroot op ƒ 4.620,-. Enz. Nr President Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 23 februari (Filtration/Filtermat) Mr. J.H.P.J. Willems. Art. 30, lid 4 Rijksoctrooiwet (1910) j" artikel 6:2 Burgerlijk Wetboek. Gedaagde onder 1 was na de levering aan haar slechts gerechtigd met de geoctrooieerde inrichtingen te handelen conform de bepalingen van de distributie-overeenkomst. Na het eindigen daarvan is zij in beginsel daar niet meer toe gerechtigd. Van de aan haar geleverde produkten kan dus niet worden gezegd dat zij zich reeds met toestemming van de octrooihouder in het vrije verkeer bevinden. De produkten zijn na levering aan gedaagde onder 1 ook nog niet (in het Koninkrijk) "in het verkeer". Pas na doorlevering door gedaagde onder 1 zou daarvan sprake zijn, omdat eerst dan het geoctrooieerde voorwerp daadwerkelijk onder de beschikking van derden wordt gebracht. Gedaagde onder 1 is in dit kader niet als een "derde" te beschouwen, doch moet veeleer worden vereenzelvigd met de octrooihouder voor wie zij als vertegenwoordiger optrad. Hoewel dus geoordeeld moet worden dat strikt genomen sprake is van octrooi-inbreuk zal desalniettemin geen verbod worden gegeven omdat eiseres zich in casu niet in redelijkheid op die octrooi-inbreuk vermag te beroepen. Zij kan naar de regels van redelijkheid en billijkheid niet enerzijds bij het eindigen van de overeenkomst weigeren de geleverde zaken tegen factuurprijs terug te nemen en anderzijds gedaagden met een beroep op haar octrooirechten verbieden deze zaken aan derden te verkopen.') Artt. 12 en 13 Auteurswet Nu gedaagden de voorraad geoctrooieerde filters mogen uitverkopen valt voorshands niet in te zien waarom zij daarbij geen gebruik zouden mogen maken van de met toestemming van eiseres vervaardigde folders, zulks met inbegrip van de daarin voorkomende tekeningen. Weliswaar berust het auteursrecht op die tekeningen bij eiseres doch deze zijn met haar toestemming tot dat doel in die folders opgenomen. De eigen werktekeningen die gedaagden hebben laten maken zijn dusdanig verschillend van die van eiseres dat deze niet als een verveelvoudiging kunnen worden aangemerkt. Filtration Limited te Herzlia, Israël, eiseres in conventie [in kort geding], verweerster in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocate mr. R. Kalden te Amsterdam, tegen 1. Filtermat Holland B.V. te Cromstrijen, 2. Filtration Europe B.V. te Fijnaart en Heijningen, 3. Filtermat Beheer B.V. te Cromstrijen, gedaagden in conventie [in kort geding], eiseressen in reconventie, procureur mr. E. Grabandt, advocaten mrs. A. Schep te Oud-Beijerland en C.A.J. Crul te Amsterdam. Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie: 1. In dit geding zal van het volgende worden uitgegaan: 1.1. Filtration Limited is rechthebbende op het Nederlands octrooi , dat na een aanvraag d.d. 13 mei 1976 op 3 maart 1988 is verleend voor een filterinrichting. Het octrooi vermeldt als prioriteitsdatum 14 mei Filtration Ltd. is tevens rechthebbende op parallelle octrooien in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk Filtration Ltd. is tevens houder van het merk Filtomat, dat onder nummer is ingeschreven voor warenklasse Filtration Ltd. heeft gedaagde sub 1 (voorheen: Filtomat Holland B.V.) aangesteld als exclusief distributeur in de Benelux van de door haar deels onder toepassing van de octrooien geproduceerde produkten, waaronder filters onder het merk Filtomat. De distributieovereenkomst is tweemaal in n ) Zie de noot op blz Red.

9 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr gewijzigde vorm verlengd, te weten op 18 december 1990 en 28 oktober Gedaagde sub 1 heeft de distributieovereenkomst bij brief van 24 mei 1994 met onmiddellijke ingang opgezegd. Deze opzegging is bij brief van 5 juli 1994 door Filtration Ltd. aanvaard Gedaagde sub 2 is een met gedaagde sub 1 gelieerde onderneming, die sedert 31 augustus 1994 haar naam heeft gewijzigd in Filtration Europe B.V. Gedaagde sub 3 is de houdster van alle aandelen in gedaagde sub Filtration heeft op 6 en 9 december 1994 desbewustheidsexploiten aan gedaagden uitgebracht. 2. Eiseres vordert - zakelijk samengevat - (1) een verbod aan ieder der gedaagden tot het betrokken zijn bij handelingen die directe of indirecte inbreuk op het octrooi opleveren, meer in het bijzonder het repareren en het verlenen van service aan bedrijfsmatig gebruikte filters van derden voor zover deze onder het genoemde octrooi vallen, (2) een verbod tot inbreuk op de auteursrechten van eiseres, (3) een gebod aan gedaagden "het onrechtmatig handelen als weergegeven in het lichaam van deze dagvaarding" te staken en gestaakt te houden; (4) alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en met andere nevenvorderingen alsmede (5) betaling van een openstaand factuurbedrag ad US $ ,- en van een bedrag van ƒ ,- als voorschot op schadevergoeding. 3. Zij legt aan die vordering ten grondslag vorengenoemde feiten alsmede de stelling dat de door gedaagden vervaardigde, gebruikte, in het verkeer gebrachte of wederverkochte, verhuurde of anderszins verhandelde dan wel in voorraad gehouden filters onder de merknaam ABF inbreuk maken op de octrooirechten van Filtration Ltd. Gedaagden hebben daartoe van eiseres geen toestemming verkregen. Voorts verwijt zij gedaagden inbreuk op haar toekomende auteursrechten door gebruikmaking van van eiseres afkomstige folders en (werk)- tekeningen, alsmede oneerlijke concurrentie in de vorm van aanhaken en het zaaien van verwarring bij afnemers. 4. Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Voorts in conventie: Bevoegdheid als bedoeld in artikel 37A Benelux Merkenwet (BMW). 5. Voorzover de vordering merkenrechtelijke aspecten behelst, wordt overwogen dat partijen ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen de kennisneming van de vorderingen door de President van de rechtbank te 's-gravenhage. Ingevolge de artikelen 37A en 37B Benelux-Merkenwet is de Haagse President bevoegd van de vordering kennis te nemen, voorzover die is gebaseerd op de BMW. Ook overigens is die bevoegdheid niet bestreden. Vorderingen tegen gedaagde sub Allereerst is de President van oordeel dat de vorderingen tegen gedaagde sub 3 dienen te worden afgewezen bij gebreke van feitelijke grondslag. Immers is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat deze gedaagde daadwerkelijk van doen zou hebben met de in de dagvaarding aan gedaagden verweten gedragingen. De enkele omstandigheid dat gedaagde sub 3 de enige aandeelhoudster is van gedaagde sub 1 is voor toewijzing van het gevorderde onvoldoende. Octrooi-inbreuk? 7. Gedaagden hebben niet betwist dat door hen filters zijn verkocht, welke vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Zij stellen echter dat zulks geen inbreuk op het octrooi oplevert omdat de (onderdelen van) de filters rechtmatig in het verkeer waren gebracht nadat deze aan gedaagde sub 1 waren geleverd. Daarna waren gedaagden volgens hen vrij de geleverde produkten in of voor hun bedrijf te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen op grond van het bepaalde in artikel 30 lid 4 ROW. Eiseres heeft daartegen aangevoerd dat de filters eerst rechtmatig in het verkeer zijn gebracht op het moment dat deze aan afnemers c.q. klanten worden geleverd en dat het assembleren van complete filters uit door haar aan gedaagde sub 1 geleverde onderdelen octrooiinbreuk oplevert nu de distributieovereenkomst niet het recht verleent tot assembleren. 8. Voorlopig wordt geoordeeld dat produkten bij levering door eiseres aan gedaagde sub 1 nog niet rechtmatig in het verkeer zijn gebracht in de zin van artikel 30 lid 4 ROW. Rechtmatig in het verkeer gebracht kan in casu slechts betekenen: met toestemming van eiseres in het verkeer gebracht. Daarvan is geen sprake. 9. Allereerst ontbreekt de toestemming van eiseres. Immers was gedaagde sub 1 na levering aan haar slechts gerechtigd met die produkten te handelen conform de bepalingen van de distributieovereenkomst. Anders gezegd: de toestemming van de octrooihouder strekte zich in casu niet verder uit dan de bepalingen van de distributieovereenkomst. Na het eindigen van de distributieovereenkomst is gedaagde in beginsel (behoudens hetgeen hierna wordt overwogen) niet meer gerechtigd tot verhandeling van de geoctrooieerde inrichtingen. Van de aan haar geleverde produkten kan dus niet worden gezegd dat zij zich reeds met toestemming van de octrooihouder in het vrije verkeer bevinden. 10. Voorts zijn de onderhavige produkten na levering aan gedaagde sub 1 ook nog niet (in het Koninkrijk) "in het verkeer". Pas na doorlevering door gedaagde sub 1 zou sprake zijn van produkten die "in het verkeer" waren gebracht. Eerst dan is immers sprake van het daadwerkelijk onder de beschikking van derden brengen van het geoctrooieerde voorwerp. (Vgl. Memorie van Toelichting op de Wijzigingswet 1987, zoals aangehaald in de S&J-editie van de Rijksoctrooiwet 1910, 14e druk pag. 163) Gedaagde sub 1 is in dit kader niet als een "derde" te beschouwen doch moet veeleer worden vereenzelvigd met de octrooihouder voor wie zij als alleenvertegenwoordiger optrad. 11. Hoewel dus geoordeeld moet worden dat strikt genomen sprake is van octrooi-inbreuk zal desalniettemin geen verbod worden gegeven omdat de President van oordeel is dat eiseres zich in casu niet in redelijkheid op die octrooi-inbreuk vermag te beroepen. 12. Ter zitting is immers gebleken dat gedaagde sub 1 thans nog beschikt over een voorraad van eiseres betrokken zaken ter waarde van - volgens gedaagden - circa US $ ,00, voldoende voorraad voor een jaar. Eveneens is ter zitting gebleken dat eiseres niet bereid is deze zaken volledig terug te nemen. Zij verklaarde zich slechts bereid die onderdelen terug te nemen waarmee volgens haar octrooi-inbreuk werd gemaakt, te weten de straalpijpen en de "dirt-collectors" (volgens gedaagden tot een waarde van circa US $ ,00). Gedaagden hebben voorshands aannemelijk gemaakt dat zij met de alsdan resterende onderdelen niets kunnen doen. 13. In aanmerking genomen dat gedaagde sub 1 volgens de distributieovereenkomst een voorraad diende aan te houden ter grootte van 30% van de jaarlijkse omzet kan eiseres naar de regels van redelijkheid en billijkheid niet enerzijds bij het eindigen van de overeenkomst weigeren de geleverde zaken tegen factuurprijs terug te nemen en anderzijds gedaagden met een beroep op haar octrooirechten verbieden deze zaken aan derden te verkopen. Weliswaar wordt de onderhavige overeenkomst beheerst door Engels recht doch eiseres heeft ter zitting onweersproken gesteld dat dit recht voor wat deze overeenkomst betreft niet noemenswaardig afwijkt van het Nederlandse recht. Haar handelen wordt daarom naar dit recht beoordeeld. 14. Onder die omstandigheden kan gedaagden niet worden belet de bestaande voorraad produkten, zoals die door Filtration Ltd. zijn aangeleverd, uit te verkopen zolang eiseres niet bereid is die zaken tegen factuurwaarde terug te nemen. Verbod voor het buitenland? 15. A fortiori komt een verbod voor het buitenland niet voor toewijzing in aanmerking, nu in het buitenland nog geen sprake is van octrooi-inbreuk. Verspreiding folders. 16. Eiseres stelt dat gedaagden ten behoeve van de verkoop van de inbreukmakende filters onder de merknaam ABF, folders en brochures gebruiken waarin foto's en tekeningen staan afgedrukt, welke niet de afbeeldingen zijn van de van gedaagden afkomstige ABF filters, maar afbeeldingen van de Filtomat filters van Filtration Ltd. Gedaagden hebben hiertegen betoogd dat de oude voorraad folders en brochures wordt gebruikt om

10 374 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 de oude voorraad van Filtration afkomstige produkten te verkopen. Desgewenst is zij bereid die produkten te voorzien van de naam Filtomat. 17. Nu gedaagden zoals hiervoor overwogen - de voorraad geoctrooieerde filters mogen uitverkopen valt voorshands niet in te zien waarom zij daarbij geen gebruik zouden mogen maken van de met toestemming van Filtration Ltd. vervaardigde folders, zulks met inbegrip van de daarin voorkomende tekeningen. Weliswaar berust het auteursrecht op die tekeningen bij eiseres doch deze tekeningen zijn met toestemming van eiseres tot dat doel in die folders opgenomen. Verveelvoudiging van werktekeningen. 18. Gedaagden hebben doen betogen dat de werktekeningen van Filtration Ltd. niet bruikbaar waren voor Europa, onder meer vanwege het formaat van de tekeningen. Daarom hebben zij eigen werktekeningen laten maken. 19. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een verveelvoudiging van werktekeningen van Filtration Ltd. De tekeningen van Filtermat Holland en Filtration Europe zijn naar het voorlopig oordeel van de President dusdanig verschillend van de tekeningen van Filtration Ltd. dat deze niet als verveelvoudiging kunnen worden aangemerkt. Referentielijsten. 20. Eiseres verwijt gedaagden dat zij referentielijsten verspreiden met een opsomming van ondernemingen die "Filtermat-filters" in gebruik hebben terwijl deze ondernemingen in werkelijkheid de door eiseres geproduceerde "Filtomaf'-filters hebben aangekocht en in gebruik hebben. 21. De overgelegde referentielijst van gedaagde sub 1 vermeldt aan de bovenzijde de tekst "Referencelistfiltermatselfcleaning filters" en bevat een overzicht van bedrijven waar filters zijn geleverd. Het door gedaagde thans gebruikte merk ABF wordt in de referentielijst niet genoemd, evenmin als het aan eiseres toebehorende merk "Filtomat". 22. In aanmerking genomen dat als onweersproken vast staat dat gedaagden complete installaties bouwen en leveren (waarvan de litigieuze filters slechts een onderdeel vormen), valt niet in te zien dat het onrechtmatig zou zijn om bij wege van promotie lijsten te verspreiden van bedrijven waar gedaagden fllterinstallaties hebben geïnstalleerd. Naar het voorlopig oordeel van de President geeft de aanduiding op de referentielijsten van gedaagden geen aanleiding tot verwarring. Testen. 23. Ten behoeve van potentiële afnemers van gedaagden worden testen uitgevoerd met van Filtration Ltd. afkomstige filters onder de merknaam Filtomat, terwijl na goedkeuring en bestelling door de afnemer, niet steeds een Filtomat filter, maar een filter onder de merknaam ABF wordt geleverd. 24. Naar voorlopig oordeel van de President mogen gedaagden de van Filtration Ltd. afkomstige filters demonstreren, indien en zolang zij Filtomat filters mogen (uit)verkopen. Niet valt in te zien dat niet met een Filtomat filter mag worden gedemonstreerd. Daargelaten dat het ter zitting getoonde - van eiseres afkomstige - testfilter niet meer de merknaam Filtomat vertoonde, handelen gedaagden jegens eiseres dus niet onrechtmatig. Voorschot schadevergoeding? 25. Nu gedaagden geen onrechtmatig handelen kan worden verweten kan van een voorschot op een te betalen schadevergoeding uiteraard geen sprake zijn. Openstaand factuurbedrag. 26. Ook de vordering tot betaling van een bedrag van US $ ,- ter zake van niet betaalde facturen dient te worden afgewezen, nu het spoedeisend belang van eiseres daarbij niet is gebleken. Daargelaten kan dus worden of de President bevoegd is kennis te nemen van de vordering, gezien artikel 19 van de tussen eiseres en gedaagde sub 1 destijds geldende distributie-overeenkomst. Voorts in reconventie: 27. Ook de reconventionele vordering van gedaagden ter hoogte van een bedrag van ƒ ,- dient bij gebreke van een gebleken spoedeisend belang te worden afgewezen. Proceskosten in conventie en in reconventie: 28. Nu partijen over een weer deels in het ongelijk worden gesteld, acht de President termen aanwezig de proceskosten te compenseren. Beslissing De President, recht doende in kort geding,: in conventie en in reconventie: - wijst de vorderingen af; - compenseert de kosten van deze procedure, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz. y ) Uitputting en distributie-overeenkomst. Via art. 6:2 BW komt de rechter in deze zaak tot een redelijk en billijk resultaat. Ik heb echter twijfels over de afwijzing van de directer weg van art. 30 lid 4 ROW. Blijkens r.o. 7 en 8 waren de filters door eiseres aan gedaagde geleverd. Hoofdregel is uiteraard dat bij eigendomsoverdracht van een geoctrooieerd produkt, dit produkt door de octrooihouder rechtmatig in het verkeer is gebracht, en wel op dat moment. Doet de omstandigheid dat gedaagde (alleen-)distributeur was van eiseres daaraan af, zoals r.o. 10 wil? M.i. niet. Levering aan een distributeur (= wederverkoper) is bij uitstek: in het verkeer brengen. De strekking van art. 30 lid 4 is nu juist dat de rechthebbende zich niet krachtens zijn subjectieve octrooirecht met de verdere verhandeling op wederverkopersniveau (en verder) heeft te bemoeien. Het bestaan van een a//een-distributie-overeenkomst betekent slechts een contractueel prerogatief voor deze distributeur: de octrooihouder zal alleen via hem het betrokken territoir actief beleveren. Dat geeft als zodanig geen extra rechten aan de octrooihouder-fabrikant. De overweging in r.o. 10 dat gedaagde alleenvertegenwoordiger van eiseres was en daarom met haar moet worden vereenzelvigd, is tegenstrijdig met de overwegingen in r.o. 7 en 8 dat aan gedaagde geleverd is. Bij agentuur zal het anders zijn, maar hier ging het niet om agentuur. Nu kan het zijn dat de distributie-overeenkomst bepaalt dat na opzegging daarvan verdere distributie moet worden gestaakt, zoals kennelijk in casu het geval was {de contractbepaling wordt in het vonnis niet weergegeven). Dat betekent echter niet meer dan dat de distributeur wanprestatie zou plegen (nader te toetsen aan kartelrecht en bijv. art. 6:2 BW). Dat heeft echter met art. 30 lid 4 niet van doen. Anders dan de rechter overweegt (r.o. 9) doet voor de toepassing van art. 30 lid 4 niet terzake dat er geen contractuele toestemming van eiseres meer is voor verdere doorlevering: er was al rechtmatig in het verkeer gebracht. Bij de door de rechter gekozen constructie blijft de status van de door gedaagde nu aan volgende kopers te leveren goederen onduidelijk. Blijft daar nu ook sprake van 'strikt genomen' niet rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen (r.o. 11)? Moeten die afnemers het bij hun art. 30 ROW-handelingen straks óók van art. 6:2 BW hebben? D.W.F. V.

11 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr Nr Gerechtshof te Amsterdam, 13 april (Airmiles I) Mrs. H.A.M. Aaftink, A. Boekwinkel en M. Coeterier. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet (oud). Appellanten hebben door in de advertenties de woorden Air Miles te gebruiken, het merk gebruikt. Hun stelling dat in de advertenties de woorden Air Miles worden gebruikt "ter aanduiding waarover men het heeft", en dat daarin geen gebruik van het merk is gelegen, kan niet worden aanvaard, mede aangezien uit de inhoud van de advertentie niet volgt dat de woorden "Air Miles" slechts met de door appellanten genoemde beperkte doelstelling zijn gebezigd. Het is niet aannemelijk dat een zodanige noodzaak bestaat om het merk van geïntimeerden te gebruiken, dat ongeacht de schade die geïntimeerden daardoor lijden, in redelijkheid niet van appellanten kan worden gevergd daarvan af te zien. Aannemelijk is dat door het gebruik van het merk door appellanten de mogelijkheid bestaat dat aan geïntimeerden schade wordt toegebracht, in verband met het dreigende gevaar van afbreuk aan het merk nu appellanten zich in de advertenties tegen het begrip "Air Miles" afzetten, en in verband met gevaar van verlies van exclusiviteit en onderscheidend vermogen van het merk. Art. 5, aanhef en onder 4 BMW. Niet aannemelijk dat het merk "Airmiles" door toedoen van geïntimeerden een algemene aanduiding van een bepaalde soort waren is geworden, en dat al zo kort na de introductie van het merk de woorden Air Miles als een algemene omschrijving van een electronisch spaarsysteem moeten worden opgevat. Art. 7 Grondwet en art. 10 EVRM. Het beroep van appellanten op vrijheid van meningsuiting faalt, aangezien het onderhavige gebruik van het merk van geïntimeerden in de bedrijfsuitoefening door appellanten in het economisch verkeer in de omstandigheden van dit geval niet wordt gewaarborgd door dat beginsel. Evenmin leidt afweging van belangen tot honorering van het beroep op vrijheid van meningsuiting.') 1. Dirk van den Broek Supermarkten B.V. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en 2. D-Reizen Vakantie Voordeel Winkels B.V. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, appellanten [in kort geding], procureur mr. E.A.M. Santen, tegen 1. Air Miles International Holding N.V. te Curacao, Nederlandse Antillen, en 2. Loyalty Management Netherlands B.V. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, geïntimeerden [in kort geding], procureur mr. R.S. Le Poole. a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 3 januari 1995 (mr. J.J. Mathijsse). Partijen zullen hierna ook als volgt worden aangeduid: "de holding" (eiseres sub 1), "LMN" (eiseres sub 2), "Dirk van den Broek" (gedaagde in KG 796/1994) en "D-Reizen" (gedaagde in KG 811/1994). (...) In dit geding kan in beide zaken van het volgende worden uitgegaan: a. LMN is organisator van het recentelijk gelanceerde spaarprogramma, waarbij de consument electronische spaarpunten, zgn. "Air Miles", kan vergaren bij diverse bij het programma aangesloten bedrijven, waaronder Albert Heijn, Vendex, Shell en ABN AMRO. De electronische spaarzegels kunnen vervolgens onder meer worden ingewisseld tegen gratis vliegtickets, toegangskaartjes tot de Efteling, goedkope treinkaartjes, enzo- voort. De introductie van het programma heeft de nodige aandacht gekregen in de pers, in het NOS-journaal en in de actualiteitenrubrieken op de Nederlandse televisie. b. De holding is rechthebbende op onder andere de volgende merken in de Benelux: - het woordmerk "Air Miles", gedeponeerd op 18 november 1994; - het woord/beeldmerk "Air Miles", gedeponeerd op 26 augustus 1994: c. LMN heeft een licentie tot gebruik van deze merken in Nederland verkregen. d. Dirk van den Broek heeft in een advertentie in dagblad "De Telegraaf" van 18 november 1994 onder meer de volgende zinsnede gebruikt: "Waarom eerst 2,5 jaar Air Miles sparen en ook nog 538 gulden op uw boodschappen teveel betalen?". In de advertentie is eveneens een passage afgedrukt uit een in NRC Handelsblad van 5 november 1994 verschenen artikel, waarin enige malen het woord "Air Miles" voorkomt: [afgebeeld op blz Red.] e. Dezelfde advertentie, waarin op haar beurt ook D-Reizen adverteert met een voordelige tweedaagse vliegreis naar Londen, is uitvergroot aangetroffen bij D-Reizen in een display bij haar reiswinkels. f. Eiseressen hebben beide gedaagden gesommeerd het gebruik van het woord "Air Miles" in de toekomst na te laten. Gedaagden hebben geweigerd aan deze sommatie gehoor te geven. Dirk van den Broek heeft na het uitbrengen van de dagvaarding eenzelfde advertentie als hierboven sub 2.1.d. bedoeld laten plaatsen in dagblad "De Volkskrant" van 14 december 1994, zij het met weglating van de woorden "Air Miles" in de gewraakte zinsnede: "Waarom eerst 2,5 jaar Air Miles sparen en ook nog 538 gulden op uw boodschappen teveel betalen?". De passage uit het in NRC Handelsbladartikel van 5 november 1994 maakt ook nu deel uit van de advertentie De vorderingen in de zaak met KG nummer 796/ Eiseressen vorderen gedaagde te bevelen: - met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis elk gebruik van het teken "Air Miles" alsmede van ieder ander met het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde woordmerk "Air Miles" en woord/beeldmerk "Air Miles" overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ ,00 voor elke overtreding van het bevel, te vermeerderen met een bedrag van ƒ 1.000,00 voor elke dag dat gedaagde met de gehele of gedeeltelijke nakoming van het bevel in gebreke blijft; - binnen vijf dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan eiseres sub 2 te vergoeden de kosten die zijn gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte ten bedrage van ƒ 2.800,00 exclusief BTW. 1 ) Zie de noot op blz Red.

12 376 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 sparen, likken en knippen IIKS SPAARZEGELS OF WAARDEBONNEN DIREKT DE LAAGSTE PRIJS BIJ DE KASSA-DAT LOONT! dus... besparen bij DIRK VAN DEN BROEK en al vanaf 1 januari elke dag vertrekken naar 10NDEN 2-DAAGSE VLIEGREIS vertrek vanaf Schiphol inclusief fijn holel (extra nachten v.a. 43.-) inclusief treinrttour Galwick/Londen GEEN MAAR 299: VAKANTIEWINKELS Wif zijn bereikbaar van: maandag t/m vri dag van tot uur zaterdag en zondag van tot uur 4fifi? vjilv *skr VOOR DE ADRESSEN VAN ONZE 62 D-REIZEN VAKANTIEWINKELS KUNT U PAGINA 520 VAN RTL TEXT RAADPLEGEN. DIRK VAN DEN BROEK heeft het laagste prijspeil van Nederland! (ook bij: BAS VAN DER HEIJDEN, JAN BRUIJNS, DIGROS en DIRKSON) in de zaak met KG nummer Eiseressen vorderen gedaagde te bevelen: met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis elk gebruik van het teken "Air Miles" alsmede van ieder ander met het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde woordmerk "Air Miles" en woord/beeldmerk "Air Miles" overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, en in het bijzonder de in de dagvaarding genoemde display te verwijderen, een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ ,00 voor elke overtreding van het bevel, te vermeerderen met een bedrag van ƒ 1.000,00 voor elke dag dat gedaagde met de gehele of gedeeltelijke nakoming van het bevel in gebreke blijft. In beide zaken Eiseressen leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat het geschetste gebruik van het woord "Air Miles" door gedaagden een inbreuk oplevert op de exclusieve merkrechten van eiseressen in de zin van artikel 13 A lid 1 sub 2 Benelux Merkenwet Het verweer Gedaagden hebben tegen de vorderingen gemotiveerd verweer gevoerd waarop bij de beoordeling van het geschil nader zal worden ingegaan. 3. Beoordeling van het geschil. In beide zaken 3.1. In verband met het beroep van eiseressen op merkenrechtelijke bescherming verklaart de president zich ingevolge artikel 37 B BMW uitdrukkelijk bevoegd van deze zaken kennis te nemen aangezien gedaagden in dit arrondissement zijn gevestigd Er dient te worden onderzocht of - zoals eiseressen stellen - aan gedaagden inbreuk kan worden verweten op het uitsluitend recht van eiseressen op het woord- en woord/ beeldmerk "Air Miles" in de zin van het bepaalde in artikel

13 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr A lid 1 sub 2 BMW door het hiervóór in 2.1.d, 2.1.e. en 2.1.f. omschreven gebruik van het merk door gedaagden Ter afwering van de vorderingen hebben gedaagden zich er allereerst op beroepen dat door toedoen van eiseressen de woorden "Air Miles" in het normale taalgebruik inmiddels de gebruikelijke benaming voor de waar zouden zijn geworden, als gevolg waarvan het recht op het merk is vervallen (artikel 5 lid 4 BMW) In dit verweer kunnen gedaagden niet worden gevolgd. Dat zo kort reeds na de introductie van het merk de woorden "Air Miles" als een algemene omschrijving van een electronisch spaarsysteem (= de waar) moeten worden opgevat ligt niet voor de hand en is ook in dit geding op generlei wijze aannemelijk gemaakt Het overleggen door gedaagden van een zestal artikelen uit recent verschenen kranten en tijdschriften, waarin de introductie van "Air Miles" wordt becommentarieerd, noch het overleggen van het krante-artikel, waarin de komst van een nieuw electronisch vakantiespaarsysteem - "Helios" genaamd - wordt aangekondigd en waarin dit systeem uitdrukkelijk wordt vergeleken met het "Air Miles"-spaarplan, kan tot voldoende steun voor het door gedaagden ingenomen standpunt dienen Voor zover gedaagden door het in het geding brengen van deze krante-artikelen willen betogen dat op grote schaal vrijelijk over "Air Miles" wordt geschreven en gesproken dient te worden overwogen dat het verschil met het in de vaststaande feiten geschetste gebruik door gedaagden is gelegen in de omstandigheid dat laatstbedoeld gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, namelijk in de concurrentiestrijd met de bij het Air Miles-programma aangesloten bedrijven. Niet kan worden volgehouden - zoals door gedaagden is aangevoerd - dat op gedaagden een overeenkomstige voorlichtende taak ten behoeve van het publiek zou rusten als op de media Gedaagden hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat om hun positie op de markt te verdedigen een zodanige noodzaak zou bestaan om juist de woorden "Air Miles" te gebruiken dat in redelijkheid niet van hen kan worden gevergd dat, niettegenstaande de schade die daardoor aan de merkhouder wordt toegebracht, zij zich van dat gebruik onthouden. De stelling dat gedaagden een geldige reden zouden hebben die het onderhavige merkgebruik kan rechtvaardigen dient dan ook te worden verworpen Voor de vraag of is voldaan aan het in artikel 13 A lid 1 sub 2 gestelde vereiste dat door het "ander gebruik" van het merk aan de houder daarvan schade kan worden toegebracht is beslissend dat de enkele mogelijkheid bestaat dat bedoeld gebruik aan de merkhouder schade zal berokkenen. Doordat eiseressen hebben gewezen op het dreigend gevaar van afbreuk aan de reputatie van het merk waar gedaagden zich blijkens de tekst van hun advertenties tegen het begrip "Air Miles" afzetten, alsmede op het in de gegeven omstandigheden niet ondenkbare gevaar van verlies van exclusiviteit en onderscheidend vermogen van dat merk, is voldoende waarschijnlijk geworden dat de handelwijze van gedaagden schade in die zin tot gevolg kan hebben Het vorenoverwogene leidt ertoe dat het in 2.1.d. en 2.1.e. geschetste gebruik door gedaagden van het onderhavige merk als een inbreuk op het uitsluitend recht van eiseressen als bedoeld in artikel 13 A lid 1 sub 2 dient te worden gekwalificeerd Hetzelfde geldt voor het gebruik van het merk in de hierboven sub 2.1.f. bedoelde advertentie van 14 december 1994 nu het eerdergenoemde artikel uit NRC Handelsblad d.d. 5 november 1994, waarin de woorden "Air Miles" diverse malen voorkomen, als onderdeel van deze advertentie wordt gepresenteerd Een voorziening als door eiseressen tegen beide gedaagden gevraagd is derhalve op haar plaats. In de zaak met KG nummer Het in deze zaak gevorderde bedrag aan vergoeding van reeds door eiseressen geleden schade komt eveneens voor toewijzing in aanmerking nu de advocaat van eiseressen ter zitting voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze kosten in het kader van de advisering van zijn cliënten en uitdrukkelijk niet ter voorbereiding van de onderhavige zaak zijn gemaakt. In beide zaken Als de in het ongelijk gestelde partijen zullen gedaagden worden belast met de kosten van deze gedingen. 4. Beslissingen De president: in de zaak met KG nummer 796/ Beveelt gedaagde met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik van het teken "Air Miles" alsmede van ieder ander met het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde woordmerk "Air Miles" en woord/beeldmerk "Air Miles" overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van ƒ ,- (...) voor elke overtreding van het onder 4.1. gegeven bevel, te vermeerderen met een bedrag van ƒ 1.000,- (...) voor elke dag dat gedaagde met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit bevel in gebreke blijft Beveelt gedaagde binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres sub 2 te vergoeden de kosten die zijn gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte ten bedrage van ƒ 2.800,- (...), exclusief BTW Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure aan de zijde van eiseressen tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 428,08 aan verschotten en op ƒ 1.500,- aan procureurssalaris Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. In de zaak met KG nummer 811/ Beveelt gedaagde met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik van het teken "Air Miles" alsmede van ieder ander met het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde woordmerk "Air Miles" en woord/beeldmerk "Air Miles" overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, en in het bijzonder de in de dagvaarding onder punt 4 genoemde display te verwijderen Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van ƒ ,- (...) voor elke overtreding van het onder 4.6 gegeven bevel, te vermeerderen met een bedrag van ƒ 1.000,- (...) voor elke dag dat gedaagde met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit bevel in gebreke blijft Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, aan de zijde van eiseressen tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 350,- aan verschotten en op ƒ 1.500,- aan procureurssalaris Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b) Het Hof, enz Door middel van de eerste en de tweede grief, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, wordt betoogd dat de president ten onrechte ervan is uitgegaan dat Air Miles International Holding N.V. rechthebbende is op het woordmerk Air Miles en op het woord/beeldmerk Air Miles en dat LMN een licentie tot gebruik van die merken in Nederland heeft verkregen. Dirk van den Broek c.s. betogen dat in dat verband onvoldoende bewijsstukken in het geding zijn gebracht Dat standpunt van Dirk van den Broek c.s. moet echter worden verworpen. Uit de ter zake door Air Miles c.s. overgelegde geschriften, in het bijzonder de produkties in hoger beroep, volgt naar het oordeel van het hof in voldoende mate dat, zoals de president heeft aangenomen, Air Miles International Holding N.V. rechthebbende is op het woordmerk en het woord/beeldmerk Air Miles en dat LMN een licentie tot gebruik van die merken in Nederland heeft verkregen. Bovendien hebben Dirk van den Broek c.s. onvoldoende de juistheid van het betoog van Air Miles c.s. dienaangaande weersproken De derde tot en met de achtste grief lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Dirk van den Broek c.s. voeren onder andere aan, zakelijk weergegeven, dat zij door in de advertentie de woorden Air Miles te gebruiken, niet gebruik maken van het merk zoals is bedoeld in artikel 13 A onder 2 BMW en voorts dat door toedoen van Air Miles c.s. de woorden Air Miles in het normale spraakgebruik de gebruikelijke

14 378 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 benaming voor de waar zijn geworden, zodat het recht op het merk is vervallen Anders dan Dirk van den Broek c.s. stellen, is voorshands echter niet aannemelijk dat het merk door toedoen van Air Miles c.s. een algemene aanduiding van een bepaalde soort waren is geworden. De president heeft met recht overwogen dat onvoldoende aannemelijk is dat al zo kort na de introductie van het merk de woorden Air Miles als een algemene omschrijving van een electronisch spaarsysteem moeten worden opgevat. De stelling van Dirk van den Broek c.s. in appel dat Air Miles de algemene omschrijving zou zijn geworden van een electronisch spaarsysteem en dat zulks "gewoon spraakgebruik" zou zijn geworden, is voorshands onvoldoende aannemelijk. Aannemelijk is voorts dat Dirk van den Broek c.s. door in de advertenties de woorden Air Miles te gebruiken, gebruik maken van het merk zoals overeenstemt met het bepaalde in artikel 13 A onder 2 BMW. Haar andersluidende stellingen, te weten dat in de advertentie een betoog wordt opgebouwd, waarin "ter aanduiding waarover men het heeft" de woorden Air Miles worden gebruikt, en dat daarin geen gebruik van het merk is gelegen, kunnen niet worden aanvaard, mede aangezien uit de inhoud van de advertentie niet volgt dat de woorden "Air Miles" slechts met de door Dirk van den Broek c.s. genoemde beperkte doelstelling zijn gebezigd Dirk van den Broek c.s. stellen voorts, dat het erom gaat dat zij een voorlichtende taak hebben en dat die voorlichtende taak met zich mee brengt dat zij aan het publiek voorlichting geven over Air Miles. Dat betoog wordt echter vruchteloos voorgedragen, aangezien niet aannemelijk is geworden dat Dirk van den Broek c.s. te dezen hebben gehandeld in het kader van een - door haar gestelde - voorlichtende taak, maar veeleer van hun bedrijfsuitoefening in het economische verkeer. Zij hebben onvoldoende aangegeven waarop het standpunt is gegrond dat zij een dergelijke voorlichtende taak zouden hebben en uit de tekst van de advertenties en de overige omstandigheden volgt niet dat zij op die wijze zouden hebben gehandeld. Het beroep op vrijheid van meningsuiting faalt, aangezien het onderhavige gebruik van het merk van de merkhouder in de voormelde bedrijfsuitoefening door Dirk van den Broek c.s. in het economische verkeer, in de omstandigheden van dit geval niet wordt gewaarborgd door het eerstgenoemde beginsel. Evenmin leidt de door Dirk van den Broek c.s. genoemde afweging van belangen tot honorering van het beroep op vrijheid van meningsuiting. Ten slotte wordt overwogen dat Dirk van den Broek c.s. onvoldoende omstandigheden aannemelijk hebben doen zijn, die zouden kunnen meebrengen dat de door haar genoemde vrijheid van meningsuiting ertoe zou leiden dat zij inbreuk zouden mogen maken op het recht van de merkhouder De president heeft met recht overwogen dat de stelling dat Dirk van den Broek c.s. een geldige reden zouden hebben die het onderhavige merkgebruik kan rechtvaardigen, dient te worden verworpen. In appel voeren Dirk van den Broek c.s. weliswaar aan dat "hun noodzaak zeer groot is", in het bijzonder in verband met het gevreesde omzetverlies, terwijl Air Miles c.s. daarentegen minder schade zouden lijden, maar dat betoog - wat daarvan voor het overige zij - is gemotiveerd weersproken door Air Miles c.s. Het is niet aannemelijk dat een zodanige noodzaak bestaat om het merk van Air Miles c.s. te gebruiken, dat ongeacht de schade die Air Miles c.s. daardoor lijden, in redelijkheid niet van Dirk van den Broek c.s. kan worden gevergd daarvan af te zien Aannemelijk is dat door het gebruik van het merk door Dirk van den Broek c.s. de mogelijkheid bestaat dat aan Air Miles c.s. schade wordt toegebracht, in verband met het dreigende gevaar van afbreuk aan het merk nu Dirk van den Broek c.s. zich in de advertenties tegen het begrip "Air Miles" afzetten en in verband met gevaar van verlies van exclusiviteit en onderscheidend vermogen van het merk, zoals in de vonnissen is vermeld. De ontkenning daarvan door Dirk van den Broek c.s. in appel is niet gebaseerd op voldoende aannemelijke omstandigheden. Ook hetgeen Dirk van den Broek c.s. voor het overige betogen, is door Air Miles c.s. gemotiveerd weersproken en niet aannemelijk geworden. De derde tot en met de achtste grief falen derhalve De negende grief heeft betrekking op de toewijzing door de president van een bedrag van ƒ 2.800,- als vergoeding van schade doordat de advocaat van Air Miles c.s. voor dat bedrag kosten heeft gemaakt in het kader van de advisering van zijn cliënten, welk kosten niet ter voorbereiding van de onderhavige zaak zijn gemaakt. Dirk van den Broek c.s. voeren met recht aan dat onvoldoende aannemelijk is dat naast de voorbereiding van de zaak kosten zijn gemaakt die thans voor vergoeding in aanmerking zouden komen, zoals Air Miles c.s. stellen. De grief is derhalve gegrond Door middel van de tiende grief voeren Dirk van den Broek c.s. aan dat in de vonnissen ten onrechte twee kostenveroordelingen met telkens ƒ 1.500,- wegens salaris van de procureur zijn opgenomen, aangezien het in wezen om één zaak zou gaan. De grief faalt. Ook naar het oordeel van het hof is in eerste aanleg met recht in elk van beide zaken en in elk van beide vonnissen die kostenveroordeling met dat bedrag aan salaris van de procureur opgenomen Aangezien de negende grief slaagt, moet het vonnis in de zaak met rolnummer 796/1994 worden vernietigd, uitsluitend voor zover daarbij het voormelde bedrag van ƒ 2.800, is toegewezen aan LMN en moet de daarop betrekking hebbende vordering worden afgewezen. De overige grieven zijn ten onrechte aangevoerd, zodat de vonnissen voor al het overige moeten worden bekrachtigd. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden Dirk van den Broek c.s. verwezen in de kosten van het appel. Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis met rolnummer 796/1994, uitsluitend voor zover daarbij het bedrag van ƒ 2.800,- is toegewezen aan LMN en weigert die gevraagde voorziening; bekrachtigt de vonnissen voor al het overige; wijst af de door Dirk van den Broek c.s. in hoger beroep gevraagde voorziening; veroordeelt Dirk van den Broek c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot heden aan de zijde van Air Miles c.s. begroot op ƒ 4.620,-. Enz. 1 ) Merkbescherming en de vrijheid van meningsuiting. In 1990 hebben mijn beide mederedacteuren Spoor en Verkade in hun inaugurele redes gewezen op de uitdijende bescherming van intellectuele eigendomsrechten en op het gevaar (Verkade) dat daarmede de vrijheid van meningsuiting - hij noemt dat misschien iets preciezer de informatievrijheid - in het gedrang komt. Het bovenstaande arrest van het Hof Amsterdam is naar mijn gevoelen een voorbeeld van een dergelijke, ongewenste ontwikkeling; vandaar deze noot. Wat was er aan de hand? Een aantal bedrijven, waaronder Albert Heijn, Shell en ABN-Amro zijn begonnen met een met veel ophef aangekondigde en -zover ik kan nagaan - succesvolle campagne om klanten te binden en wel door het uitgeven van Airmiles bij boodschappen of banktransacties (spaart u Airmiles, wordt er aan de kassa gevraagd). Pas in deze uitspraak heb ik kunnen lezen dat Airmiles kan worden aangeduid als electronische spaarpunten en ik weet zeker dat die aanduiding het grote publiek onbekend is. Airmiles is als woordmerk gedeponeerd (en als woord/beeldmerk). Dirk van den Broek heeft zich tegen deze campagne willen afzetten en heeft de litgieuze advertenties geplaatst, waarin opgenomen een stukje uit een kritisch artikel van de NRC, waarin het merk Airmiles wordt genoemd. In de eerste advertentie gebruikt Dirk van den Broek ook zelf het woord Airmiles (Waarom eerst 2V2 jaar Air Miles sparen en óók nog 538 gulden op uw boodschappen teveel betalen?). In latere advertenties worden in deze zin de woorden Air Miles weggelaten, maar het woord Airmiles blijft wel te lezen in het stukje uit de NRC. Ik laat in het midden of de door Dirk van den Broek geplaatste advertentie blijft binnen de grenzen van wat in het mededingingsverkeer acceptabel is; waar ik bezwaar te-

15 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr gen heb is dat de zaak wordt afgedaan op het gebruik in de advertentie van het woord Airmiles en dat daarmede de kritiek- van een concurrent, dat wel - zonder meer de mond wordt gesnoerd. Want de hoofdmoot van het verweer was dat "ter aanduiding waarover men het heeft" de woorden Air Miles wel moesten worden gebruikt en ik denk dat dat betoog juist is. Er wordt in de uitspraken van President en Hof steeds gesproken van "de waar", maar het gaat hier niet om een waar maar om een dienst - naar ik uit een krantenartikel begrepen heb is dat ook de reden dat Albert Heijn c.s. niet de belemmeringen van de Wet op het Cadeaustelsel ondervinden - en nog wel een nieuw soort dienst die als zodanig aan het publiek niet bekend was en geen soortnaam had. Als men een nieuwe waar op de markt brengt, pleegt men wel te zorgen dat er ook een soortaanduiding komt (Solex/bromfiets) juist om niet het gevaarte lopen dat de merknaam meteen ook de soortnaam wordt. Bij diensten is men daar echter veel minder op ingesteld (Jeugdsparen) en bovendien is het veel gemakkelijker een nieuwe dienst te verzinnen dan een nieuwe waar, zodat diensten waarvoor geen andere naam dan de merknaam bestaat niet ongewoon zijn. Het is dan met het dienstmerk als met de handelsnaam: je kunt niet iets over een onderneming zeggen zonder de handelnaam te gebruiken - "een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands" als u dat nog herkent, is uit de tijd - en dus moet het gebruik daarvan in zekere mate vrij zijn, wil men de vrijheid van meningsuiting waarborgen. Ik zou menen dat als het alleen maar gaat om refererend gebruik en er inderdaad in redelijkheid geen andere wijze is waarop de dienst (of de waar) kan worden aangeduid, er sprake moet zijn van de in art. 13 A aanhef en onder 2 genoemde "geldige reden". Maar voor de nieuwe tekst van 13 A 2 zou ik nog verder willen gaan en willen stellen dat van een niet geoorloofd gebruik van het merk geen sprake is, omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat "door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk" - let wel, het merk, niet de dienst of waar waarvoor het merk wordt gebruikt. In die zin ook Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, nos e.v.. Nr Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 8 augustus (Airmiles II) Mrs. Th. S. Roëll, E.M. Polak en A. Boom. S.B. Art. 6:96 Burgerlijk Wetboek j" art. 13 onder A, tweede lid, Benelux Merkenwet (oud). De door Air Miles geleden schade - er veronderstellenderwijs van uitgaande dat Dirk van den Broek merkinbreuk heeft gepleegd - wordt begroot op nihil. Op geen enkele wijze is gesteld waaruit de schade in concreto zou bestaan; er is niets gesteld omtrent eventueel gemaakte kosten ter opsporing of vaststelling van de inbreuk, en ook anderszins is niets concreets gesteld omtrent gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst. Bovendien is geen bewijs aangeboden van de gestelde schade. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW (oud) j" art. 611a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Niet valt in te zien op welke wijze plaatsing van advertentie III, waarin de woorden Air Miles door een zwarte streep zijn doorgehaald, overtreding van het verbod en mitsdien merkinbreuk met zich mee zou kunnen brengen. Het merk van Air Miles c.s. of een daarmee overeenstemmend teken wordt in de advertentie immers niet gebezigd. De stelling dat het enkele plaatsen van zwarte strepen tot merkinbreuk zou leiden gaat niet op, nu een zwarte streep in geen enkel opzicht overeenstemming vertoont met het woordmerk Air Miles. 1. Air Miles International Holding N.V., te Curagao, Nederlandse Antillen, 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loyalty Management Netherlands B.V., te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, eiseressen, procureur mr. H.K. Garvelink, advocaat mr. R.S. Le Poole te Amsterdam, tegen De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dirk van den Broek Supermarkten B.V., te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, gedaagde, procureur mr. G.ThJ. Kaak. 2. De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de in zoverre onweersproken inhoud van de overgelegde produkties, staat tussen partijen het volgende vast. a. Loyalty Management Nederland B.V. (eiseres sub 2, hierna: LMN) is organisator van een onlangs gelanceerd spaarprogramma, waarbij de consument electronische spaarpunten, "Air Miles", kan verkrijgen bij diverse bij het programma aangesloten bedrijven, waaronder Albert Heijn en Shell. b. De introductie van het spaarsysteem heeft aandacht gekregen in de pers, het televisiejournaal en in de actualiteitenrubrieken op de Nederlandse televisie. c. Blijkens een verklaring van het Benelux Merkenbureau van 2 februari 1995 is op naam van Air Miles International Holding N.V. (eiseres sub 1, hierna: de Holding) op 26 augustus 1994 een "Air Miles" beeldmerk gedeponeerd in de kleuren blauw, wit en grijs. Blijkens een soortgelijke verklaring, eveneens van 2 februari 1995, is op 18 november 1994 het woordmerk Air Miles gedeponeerd op naam van de Holding. d. De Holding heeft op enig moment vóór 21 december 1994 licentie verleend aan LMN om voornoemde merken in Nederland te gebruiken. e. Dirk van den Broek heeft in een advertentie in De Telegraaf van 18 november 1994 (hierna: advertentie I) onder meer de volgende zinsnede gebruikt: "Waarom eerst 2,5 jaar Air Miles sparen en ook nog 538 gulden op uw boodschappen teveel betalen?". In de advertentie is eveneens een passage afgedrukt uit een op 5 november 1994 in NRC Handelsblad verschenen artikel, waarin enige malen de woorden "Air Miles" voorkomen. f. Air Miles c.s. hebben Dirk van den Broek vervolgens in kort geding voor deze rechtbank gedagvaard terzake van merkinbreuk. g. Na het uitbrengen van de op het kort geding betrekking hebbende inleidende dagvaarding heeft Dirk van den Broek eenzelfde advertentie (hierna: advertentie II) laten plaatsen in - onder meer - De Volkskrant van 14 december In die advertentie waren echter de woorden "Air Miles" weggelaten uit de hiervoor onder e omschreven zinsnede. Deze luidde derhalve toen als volgt: "Waarom eerst 2,5 jaar sparen en ook nog 538 gulden op uw boodschappen teveel betalen?". De passage uit het krantenartikel maakte onverkort - derhalve met de daarin meermalen opgenomen woorden "Air Miles" - deel uit van de in de Volkskrant geplaatste advertentie. h. De fungerend-president van deze rechtbank heeft in zijn vonnis in kort geding van 3 februari 1995 geconcludeerd dat Dirk van den Broek zich door plaatsing van de advertenties I en II schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk en haar onder meer een verbod hiertoe opgelegd op straffe van een dwangsom van ƒ ,- per overtreding. i. Het kort geding heeft veel aandacht van de media gekregen. j. Dirk van den Broek heeft hoger beroep ingesteld tegen het kort geding vonnis. k. Op 6 en 7 januari 1995 heeft Dirk van den Broek in het NRC Handelsblad en in Trouw wederom eenzelfde advertentie (hierna: advertentie III) doen plaatsen, maar nu niet slechts met weglating van de wooren "Air Miles" in meergenoemde zinsnede, doch tevens met doorhaling - door een zwarte

16 380 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 streep - van die woorden in het in de advertentie opgenomen krantenartikel. 1. Het kort geding vonnis is door het gerechtshof te Amsterdam - voor wat betreft het door de president gegeven verbod tot merkinbreuk - bekrachtigd. 3. De vordering 3.1. Air Miles c.s. vorderen dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1. voor recht zal verklaren dat plaatsing van advertenties I, II en III inbreuk maakt op de rechten van Air Miles c.s. op het woord/beeldmerk "Air Miles" (depotdatum 26 augustus 1994) en het woordmerk "Air Miles" (depotdatum 18 november 1994); 2. Dirk van den Broek zal veroordelen om binnen veertien dagen na dit vonnis volledige opgave te doen van de exacte data waarop en de media waarin de advertenties I, II en III zijn geplaatst; 3. Dirk van den Broek zal veroordelen om aan Air Miles c.s. tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de door hen als gevolg van de plaatsing van de advertenties I, II en III geleden schade ten belope van een bedrag van ƒ ,- per advertentie per medium, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag; 4. Dirk van den Broek zal veroordelen om aan Air Miles c.s. tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de door plaatsing van advertentie III verbeurde dwangsommen ad ƒ ,- per overtreding van het verbod van de president, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag. 3.2 Zij leggen aan hun vordering ten grondslag dat Dirk van den Broek (merk)inbreuk pleegt op hun rechten als respectievelijk merkhouder (de Holding) en licentiehouder (LMN) door de woorden Air Miles in de advertenties I en II te gebruiken en door die woorden in advertentie III door te halen. Met betrekking tot laatstgenoemde advertentie stellen zij dat gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval ook het gebruik door Dirk van den Broek van een "zwart teken" merkinbreuk oplevert, nu het gevaar bestaat dat het publiek als het wordt geconfronteerd met het gebruikte teken dat associeert met een bestaand merk, namelijk Air Miles. Subsidiair stellen zij met betrekking tot advertentie III nog dat plaatsing daarvan jegens hen een onrechtmatige daad oplevert. 3.3 Op grond van vorenstaande wordt een verklaring voor recht gevorderd, als weergegeven onder 1 van de vordering. 3.4 Nu niet exact bekend is hoeveel van de gewraakte advertenties zijn geplaatst, stellen Air Miles c.s. er belang bij te hebben dat door Dirk van den Broek precieze opgave daarvan wordt gedaan. Derhalve wordt dit onder 2 door hen gevorderd. 3.5 Air Miles c.s. stellen door de merkinbreuk van Dirk van den Broek schade te hebben geleden bestaande uit afbreuk aan de opgebouwde reputatie, de exclusiviteit en het onderscheidend vermogen van het merk. De schade wordt door hen gesteld op een bedrag van ƒ ,- per door Dirk van den Broek geplaatste advertentie. Dit onderdeel van de vordering is onder 3 weergegeven. 3.6 Tenslotte vorderen Air Miles c.s. onder 4 veroordeling tot betaling van verbeurde dwangsommen. Dirk van den Broek heeft in weerwil van het haar in het kort geding vonnis opgelegde verbod, wederom merkinbreuk gepleegd door plaatsing van advertentie III. Zij is mitsdien gehouden de dwangsommen die daardoor verbeurd zijn, aan hen te voldoen, aldus nog steeds Air Miles c.s. 4. Het verweer Dirk van den Broek voert een groot aantal verweren tegen de vordering van Air Miles c.s. Kort samengevat luiden deze verweren als volgt. - Het staat niet vast dat de Holding en/of LMN ten tijde van de plaatsing van de verschillende advertenties gerechtigden op het merk waren; - Er kan in ieder geval geen sprake zijn van merkinbreuk en/of schade, voordat Air Miles c.s. zich tegen het gebruik van het merk hebben verzet; - Een verbod om de woorden Air Miles te bezigen is in strijd met het beginsel van de vrijheid van meningsuiting; - Air Miles is geen merk, maar een soortnaam; - Dirk van den Broek had een geldige reden om de woorden Air Miles te gebruiken; - Dirk van den Broek heeft van de woorden Air Miles geen "gebruik in het economisch verkeer" gemaakt; - Air Miles c.s. hebben geen schade geleden en zij hebben mitsdien geen belang bij hun vordering; - Door plaatsing van advertentie III is door Dirk van den Broek geen merkinbreuk gepleegd, maar juist gehoor gegeven aan het vonnis van de president in kort geding, nu daarin de woorden Air Miles zijn doorgehaald. Plaatsing van deze advertentie levert evenmin een onrechtmatige daad op. 5. Beoordeling van het geschil Ten aanzien van onderdeel 3 van de vordering. 5.1 Als meest verstrekkend - en daarom als eerste te bespreken - verweer heeft Dirk van den Broek aangevoerd dat Air Miles c.s. geen schade hebben geleden en mitsdien geen belang bij de door hen ingestelde vordering hebben. 5.2 De rechtbank zal er bij de beoordeling van dit verweer veronderstellenderwijze van uit gaan dat Dirk van den Broek merkinbreuk heeft gepleegd en dat zij mitsdien gehouden is de tengevolge daarvan geleden schade te vergoeden. 5.3 Air Miles c.s. hebben gesteld dat de schade, die zij hebben beraamd op ƒ ,- per door Dirk van den Broek geplaatste advertentie, bestaat uit afbreuk aan de opgebouwde reputatie, de exclusiviteit en het onderscheidend vermogen van het merk. Ter onderbouwing van hun stelling hebben Air Miles c.s. tarieven overgelegd waaruit blijkt dat plaatsing van de advertenties I, II en III, alsmede van soortgelijke advertenties om en nabij ƒ ,- per stuk kost. De hoogte van de door Dirk van den Broek gemaakte advertentiekosten is echter irrelevant voor de vraag of Air Miles c.s. schade hebben geleden en de overgelegde advertentietarieven kunnen daarom niet bijdragen aan enige schadebepaling. Voor het overige is door Air Miles c.s. op geen enkele wijze gesteld waaruit de schade in concreto zou bestaan. Zo hebben zij bijvoorbeeld niets gesteld omtrent eventueel door haar gemaakte kosten ter opsporing of vaststelling van de inbreuk. Ook anderszins is door Air Miles c.s. niets concreets gesteld omtrent gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst. Nu Air Miles c.s. bovendien geen bewijs hebben aangeboden van de door hen gestelde schade, wordt de schade door de rechtbank begroot op nihil. Mitsdien dient de schadevordering, als omschreven onder 3 van het petitum, te worden afgewezen. Ten aanzien van onderdeel 4 van de vordering. 5.4 Dit gedeelte van de vordering is evenmin toewijsbaar reeds omdat het hier kennelijk de executie van de door de president in zijn kort geding vonnis uitgesproken veroordeling tot het betalen van dwangsommen betreft. Daartoe hebben Air Miles c.s. echter - indien en voorzover Dirk van den Broek het haar opgelegde verbod zou hebben overtreden - reeds een titel, zodat zij bij hun vordering op dit punt geen belang hebben. 5.5 Voorzover Air Miles c.s. met hun vordering een verklaring voor recht op het oog hebben gehad, inhoudende dat de door president opgelegde dwangsommen daadwerkelijk zijn verbeurd, overweegt de rechtbank ten overvloede nog het volgende. Niet valt in te zien op welke wijze plaatsing van advertentie III een overtreding van het verbod van de president en mitsdien merkinbreuk met zich mee zou kunnen brengen. In die advertentie wordt het merk van Air Miles c.s. of een daarmee overeenstemmend teken immers in het geheel niet gebezigd. De stelling dat het enkele plaatsen van zwarte strepen in casu tot merkinbreuk zou leiden, gaat niet op, nu een zwarte streep in geen enkel opzicht overeenstemming vertoont met het woordmerk Air Miles. Ten aanzien van onderdeel 2 van de vordering. 5.6 Uit de afwijzing van onderdeel 3 van het petitum, de schadevordering, vloeit voort dat Air Miles c.s. geen zelfstandig belang hebben bij het onder 2 gevorderde. Opgave van het aantal geplaatste advertenties is immers slechts door hen gevorderd ter vaststelling van schade, althans iets anders is door hen niet gesteld. Het onder 2 gevorderde dient derhalve wegens onvoldoende belang te worden afgewezen.

17 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr Ten aanzien van onderdeel 1 van de vordering. 5.7 Air Miles c.s. hebben niet gesteld bij een verklaring voor recht enig zelfstandig belang te hebben en daarvan is evenmin gebleken. Ook onderdeel 1 van de vordering zal derhalve wegens gebrek aan voldoende belang worden afgewezen. Dit onderdeel wordt nog ondersteund door de toezegging die de advocaat van Dirk van den Broek tijdens pleidooi namens zijn cliënte heeft gedaan, namelijk dat Dirk van den Broek, indien en voorzover zou worden geoordeeld dat Air Miles c.s. geen schade hebben geleden, zich in de toekomst zal onthouden van plaatsing van de omstreden advertenties I, II en III. 5.8 Nu het vorenstaande reeds tot de conclusie leidt dat de gehele vordering van Air Miles c.s. dient te worden afgewezen, behoeven de overige stellingen en verweren geen nadere bespreking. Air Miles c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. 6. Beslissing De rechtbank: - wijst de vordering af; - veroordeelt Air Miles c.s. in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Dirk van den Broek bepaalt op ƒ 350,- aan verschotten en ƒ 2.130,- aan procureurssalaris. Enz. Nr Gerechtshof te Arnhem, 28 december (Cafax) Mrs. J.W.M, van der Grinten, M. Pel en A.P.M. Houtman. Art. 14 onder B Benelux Merkenwet (oud) en art. 285 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voorwaarde voor toelating van een partij tot deelneming aan een geding d.m.v. voeging is dat in dat geding belangen van die partij aan de orde zijn, die die partij wenst veilig te stellen. In het onderhavige kort geding is het duidelijk dat HS er {groot) belang bij heeft haar pretenties m.b.t. het merkrecht op CAFAX veilig te stellen. Voorzover MDB wil betogen dat HS geen belang heeft om aan het geding deel te nemen, nu de president van de rechtbank te Breda bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft beslist, dat het depot van het woord- en beeldmerk CAFAX door MDB niet te kwader trouw is geschied, ziet MDB eraan voorbij dat aan een uitspraak in kort geding geen gezag van gewijsde toekomt. Art. 13 onder A, eerste lid BMW (oud). Een aantal leveringen van Hyosung aan MPC van Cafax telefaxapparaten heeft plaatsgevonden te Zevenaar, zoals volgt uit de vermelding op de facturen "Ex warehouse Zevenaar". Er is aldaar dus niet slechts sprake geweest van overslag van deze goederen, maar er is aldaar feitelijk en juridisch geleverd aan de koper. Deze levering is te beschouwen als een afzonderlijke zakelijke activiteit die een gebruik in de zin van art. 13A BMW oplevert. Noch in de tekst van de wet, noch in de jurisprudentie is een aanwijzing te vinden dat aan een inbreukmakend gebruik als bedoeld in art. 13A BMW de eis moet worden gesteld dat het merk daarbij in de openbaarheid treedt of waarneembaar is. Art. 37 onder A BMW. Het hof is bevoegd omdat onder de plaats "waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan" ook te verstaan is de plaats waar de merldnbreuk is gepleegd, te weten te Zevenaar. Art. 4, aanhef en onder 6 BMW (oud). Het enkele gedogen van het merktdepot door de distributeur impliceert geenszins dat toestemming zou zijn verleend met een zo vergaande consequentie dat MDB ook na beëindiging van de distributie-overeenkomst zich tegenover Hyosung en HS op het merkrecht zou kunnen beroepen. Evenmin stilzwijgende toestemming aan te nemen; de distributieovereenkomst heeft slechts korte tijd (ruim een jaar) geduurd, waarna Hyosung en HS aan MDB hebben verzocht het merk vrij te geven, hetgeen aannemelijk maakt dat HS, indien bij het verbreken van de relatie met MDB had voorzien, het depot van MDB op eigen naam niet zou hebben gedoogd. Voorshands moet ervan worden uitgegaan dat MDB CAFAX te kwader trouw heeft gedeponeerd. Microfilm Diffusion Belgium N.V. te Ekeren, België, appellante "in kort geding", procureur mr. B. Peek, advocaat mr. P.N.A.M. Claassen te Breda, tegen 1. Hyosung Deutschland GmbH te Frankfort am Main, Duitsland, en 2. HS Electronics Corporation te Anyang, Kyunggi-Do, Zuid-Korea, geïntimeerden "in kort geding", procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. J.A.A. Oomens te Rotterdam. a) President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 19 april 1993 (mr. A.G. Pos). De feiten 1. MDB verkoopt telefaxen en is in de Benelux merkhouder van het op 4 december 1989 onder nummer ingeschreven woord- en beeldmerk Cafax. Op 23 mei 1990 heeft een internationale inschrijving van dit merk plaatsgevonden onder nummer HS produceert faxapparatuur van het merk Cafax en heeft op 6 maart 1989 het gecombineerde woord- en beeldmerk Cafax gedeponeerd in Korea, welk depot op 10 augustus 1990 officieel is geregistreerd. Hyosung distribueert de apparatuur in Europa en Noord-Afrika. 3. Vanaf eind 1989 tot medio 1991 is MDB exclusief distributeur geweest van door Hyosung aan haar geleverde telefaxapparatuur van het merk Cafax voor de Europese markt. 4. Bij vonnis van 14 september 1992 heeft de President van de rechtbank te Breda op vordering van MDB enkele leveranciers van faxapparatuur waaronder MPC International Belgium te Brussel onder meer verboden inbreuk te maken op het merk Cafax van MDB en bevolen bepaalde gegevens over leveranciers en afnemers aan MDB te verschaffen. 5. In dat geding zijn Hyosung en HS als gevoegde partijen aan de kant van gedaagden opgetreden en hebben zij in reconventie gevorderd MDB te veroordelen tot doorhaling van haar hiervoor onder 1 genoemde merkdepots; die vordering is afgewezen. 6. Op grond van het onder 4 bedoelde bevel heeft MPC kopieën van aan haar gerichte facturen van Hyosung, gedateerd 25 oktober 1991 tot en met 18 september 1992, aan MDB toegezonden, volgens welke facturen Hyosung in deze periode grote aantallen Cafaxapparaten aan MPC heeft geleverd. Het geschil MDB vordert nu, kort samengevat, na wijziging van haar eis een voorschot op schadevergoeding, een verbod op verdere merkinbreuk in de landen vermeld in haar internationaal depot en in de EEG-lidstaten, een bevel tot het verschaffen van bepaalde gegevens over producenten, leveranciers, afnemers, voorraad en winst en tot toezending van het te wijzen vonnis aan afnemers en tot ophalen van de bij de afnemers aanwezige voorraad inbreukmakende artikelen, één en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van Hyosung in de proceskosten. Hyosung bestrijdt de vorderingen gemotiveerd onder meer op grond van de stelling dat HS merkgerechtigde is en dat MDB de vermelde depots zonder toestemming van HS en Hyosung te kwader trouw heeft verricht. De wijziging van eis Hyosung heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van eis, inhoudende 1) dat het gevorderde verbod tot merkinbreuk de landen vermeld in haar internationaal merkdepot en de EEG-lidstaten zou moeten gelden en 2) dat de te verschaffen gegevens (ook) afnemers zouden moeten betreffen. Grond voor het bezwaar is dat de raadsman van Hyosung te laat van deze wijziging heeft vernomen om daarover met zijn cliënte te kunnen overleggen.

18 382 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 Het bezwaar wordt verworpen. De eerste wijziging betreft alleen een toespitsing van de oorspronkelijk naar gebied ongespecificeerde verbodsvordering, de tweede alleen een voor de hand liggende toevoeging aan de categorieën relaties van Hyosung waarover MDB gegevens verlangt. Tegen beide onderdelen van de eis kan Hyosungs raadsman zich ook zonder nader overleg met zijn cliënte verweren. De voeging 1. De advocaat van Hyosung heeft verklaard tevens te verschijnen namens HS, voorzover haar deelneming aan het geding op grond van artikel 14 Benelux Merkenwet (BMW) nodig is in verband met het inroepen van de nietigheid van MDB's merkdepot. Namens MDB is daar bezwaar tegen gemaakt omdat HS geen enkele relatie met de onderhavige vordering heeft en de enige mogelijke grond voor deelneming door HS aan het geding, te weten het inroepen van de nietigheid van het merkdepot, al in het kort geding te Breda aan de orde is gesteld en daar is afgewezen. 2. Ter zitting is daarop het verzoek van HS, behandeld als een vordering tot voeging, toegewezen op de grond dat enig belang bij de uitslag van het geding HS als oorspronkelijk merkhouder in Korea niet kan worden ontzegd. Het feit dat haar vordering tot nietigverklaring van MDB's merkdepot al in het kort geding te Breda is afgewezen kan wellicht leiden tot verwerping van haar verweer van dezelfde strekking in dit geding, maar dat is een later te beoordelen kwestie die niet aan de orde is bij de beoordeling van de vraag of zij als gevoegde partij kan worden toegelaten. De bevoegdheid 1. Volgens Hyosung is de president van deze rechtbank niet bevoegd nu Hyosung niet in Nederland is gevestigd, geen hier te treffen voorzieningen worden gevorderd en geen hier gepleegde merkinbreuk wordt gesteld. MDB baseert zich daarentegen op de stelling dat het grootste aantal van de bij de feiten onder 6 bedoelde leveringen in Zevenaar, dus in dit arrondissement, heeft plaatsgevonden. Op grond van artikel 37A BMW althans de artikelen 5 sub 3 en 24 EEX-verdrag zou de president van deze rechtbank daarom bevoegd zijn. 2. De stelling van MDB in deze berust daarop dat op een aantal van de facturen die Hyosung aan MPC heeft gezonden - betreffende 4550 van de in totaal ongeveer aan MPC geleverde apparaten - staat: "ex warehouse Zevenaar". Op de andere facturen staat "FOB Hamburg", "ex warehouse Hamburg", "FOB Frankfurt", "FOB Germany", "ex Brussels airport", "ex warehouse Rotterdam" en ook wel zonder meer "ex warehouse", kennelijk Frankfurt. Partijen zijn het erover eens dat deze vermeldingen meebrengen dat krachtens de op deze transacties toepasselijke Incoterms het risico op de vermelde plaats overging van de verkoper op de koper; de door MPC ingeschakelde vervoerder kon de goederen daar ophalen uit het pakhuis van de door Hyosung ingeschakelde expediteur. Hyosung heeft onbestreden gesteld dat de faxapparaten daar verpakt in containers of andere neutrale verpakking op pallets aankwamen en werden overgeladen, zonder dat het merk op enige manier zichtbaar was of anderzins naar buiten kwam. 3. Aldus is twijfelachtig of MDB voldoende heeft gesteld om aan te nemen dat het merk Cafax in de zin van artikel 13A lid 1 BMW in Zevenaar is gebruikt en dus dat merkinbreuken in dit arrondissement hebben plaats gevonden, die grond voor bevoegdheid op grond van artikel 37A BMW zouden opleveren. Het gaat om transacties tussen een in Duitsland gevestigde leverancier en een in België gevestigde afnemer waarbij Zevenaar geen grotere rol heeft gespeeld dan de plaats van overlading te zijn en dat kennelijk nog niet systematisch, maar slechts in een beperkt aantal willekeurige gevallen. Die overlading, althans (enig gebruik van) het merk (daarbij) is niet waarneembaar geweest voor het publiek. Ook artikel 5 lid 3 EEX schept op deze basis geen bevoegdheid nu de onrechtmatige daad van Hyosung volgens de stellingen van MDB uit niets anders dan de hier omschreven merkinbreuk bestaat. 4. Bovendien gaat het voor de bevoegdheid in kort geding er niet om of in het betrokken arrondissement eenmaal in het verleden een merkinbreuk of andere onrechtmatige daad is gepleegd, maar of dergelijke handelingen daar dreigen te geschieden en, in het algemeen daarmee samenvallend, daar een voorziening moet worden getroffen. Nu kan het plegen van merkinbreuk of een andere onrechtmatige daad op een bepaalde plaats in het verleden wel grond opleveren voor de vrees dat soortgelijke handelingen daar in de toekomst herhaald zullen worden, maar in dit geval is dit niet zo. Vaststaat dat na 18 september 1992 geen transacties als hier bedoeld hebben plaatsgevonden en volgens MDB hebben Hyosung en MPC sindsdien, juist om aan de gevolgen van het Bredase kort geding vonnis te ontkomen, de lijn van hun transacties verlegd naar een Franse zuster- of dochtermaatschappij van MPC. Dat daarbij enig merkgebruik of zelfs vervoer of overlading zoals in rechtsoverweging 2 omschreven in dit arrondissement plaatsvinden of hebben gevonden is niet gesteld of gebleken. 5. Ook overigens is niets gesteld of gebleken waaruit volgt dat Hyosung het merk Cafax in dit arrondissement heeft gebruikt of dreigt te gebruiken of dat MDB om andere redenen bij een in dit arrondissement te treffen maatregel belang zou hebben. Dat het gevorderde verbod zich over het hele gebied van de EEG, dus mede dit arrondissement, zou moeten uitstrekken maakt één en ander niet anders. De omstandigheid dat de eenmaal bevoegde rechter een verbod tot het plegen van onrechtmatige daden kan opleggen dat ook buiten Nederland moet worden gerespecteerd en wellicht ook een verbod tot merkgebruik dat in België en Luxemburg kracht heeft, brengt uiteraard niet mee dat men andersom de rechter door het vorderen van een verbod met zo'n ruime werking bevoegd kan maken als er geen andere aanknopingspunten voor die bevoegdheid zijn. 6. Ook artikel 24 EEX brengt dus geen bevoegdheid mee. In dit geval levert dat ook geen onbevredigend resultaat op nu de toegang tot de rechter in de plaats van vestiging van Hyosung - Frankfurt - op geen enkele manier belemmerd wordt en het beter is - hoewel dat opzichzelf niet beslissend is - dat de vraag of verstrekkende maatregelen als hier gevorderd worden op hun plaats zijn aan die rechter wordt voorgelegd. Het enige belang bij het instellen van de vordering in Arnhem in plaats van in Frankfurt dat MDB desgevraagd heeft genoemd is dat de toch al voor de procedure in Breda ingeschakelde Nederlandse advocaat hier ook kon optreden terwijl voor een procedure in Frankfurt een Duitse advocaat had moeten worden ingeschakeld. 7. De conclusie is dat de President van deze rechtbank niet bevoegd is. MDB zal in de kosten van het geding worden veroordeeld. De beslissing De president, verklaart zich onbevoegd, veroordeelt MDB in de proceskosten tot dit vonnis aan de kant van Hyosung en HS vastgesteld op ƒ 275,- aan verschotten en ƒ 1.500,- aan procureurssalaris. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het geschil in hoger beroep De voeging 1. De eerste grief van MDB is gericht tegen de beslissing van de president om HS als gevoegde partij toe te laten. MDB wijst erop dat HS, tezamen met Hyosung, zich op 3 september 1992 heeft gevoegd aan de zijde van de toenmalige gedaagden in het kort geding dat MDB voor de president van de rechtbank te Breda had aangespannen. In dat kort geding heeft HS, evenals Hyosung en enkele van de gedaagden, stellende dat sprake was van een depot te kwader trouw, in reconventie gevorderd om MDB te bevelen het woord- en beeldmerk "CAFAX" door te halen. Bij vonnis van 14 september 1992 heeft de president die vordering afgewezen. HS heeft daartegen geen hoger beroep ingesteld. Volgens MDB is het strijd met het "ne bis in idem" beginsel danwei met een goede procesorde om HS toe te staan zich in de onderhavige procedure te voegen teneinde dezelfde rechtsvraag, als in Breda aan de orde was, opnieuw aan de orde te stellen.

19 18 november 1996 Bijblad Industriële Eigendom, nr Het hof verwerpt de grief. Voorwaarde voor toelating van een partij tot deelneming aan een geding door middel van voeging is dat in dat geding belangen van die partij aan de orde zijn, die die partij wenst veilig te stellen. In het onderhavige kort geding is het duidelijk dat HS er (groot) belang bij heeft haar pretenties met betrekking tot het merkrecht op "CAFAX" veilig te stellen. Voorzover MDB wil betogen dat HS geen belang heeft om aan het geding deel te nemen, nu de president van de rechtbank te Breda bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft beslist, dat het depot van het woord- en beeldmerk "CAFAX" door MDB niet te kwader trouw is geschied, ziet MDB eraan voorbij dat aan een uitspraak in kort geding geen gezag van gewijsde toekomt. De bevoegdheid 3. Alle overige grieven hebben betrekking op de beslissing van de president om zich onbevoegd te verklaren. Het hof ziet daarin aanleiding de grieven gezamenlijk te behandelen. 4. Centraal staat de vraag of sprake is (geweest) van merkinbreuk te Zevenaar, in het arrondissement Arnhem. Immers, ingevolge artikel 37 onder A BMW is (mede) bevoegd de rechter van de plaats "waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan". Daaronder is ook te verstaan de plaats waar de merkinbreuk is gepleegd. 5. Anders dan de president, beantwoord het hof die vraag bevestigend. Daarbij acht het hof doorslaggevend dat een aantal leveringen van Hyosung aan MPC International van Cafax telefaxapparaten heeft plaats gevonden te Zevenaar, zoals volgt uit de vermelding op de facturen "Ex Warehouse Zevenaar". Er is aldaar dus niet slechts sprake geweest van overslag van deze goederen, een handeling binnen het vervoerstraject, zoals Hyosung stelt en waarin de president haar is gevolgd, maar er is aldaar feitelijk en juridisch geleverd aan de koper. Deze levering is te beschouwen als een afzonderlijke zakelijke activiteit die een gebruik in de zin van artikel 13 onder A BMW oplevert. 6. Het hof verwerpt voorts het oordeel van de president dat aan merkgebruik het vereiste moet worden gesteld van waarneembaarheid voor het publiek. Noch in de tekst van de wet noch in de jurisprudentie is een aanwijzing te vinden dat aan een inbreukmakend gebruik als bedoeld in artikel 13 onder A sub 1 BMW de eis moet worden gesteld dat het merk daarbij in de openbaarheid treedt of waarneembaar is. 7. Uit het voorgaande volgt dat de president zich ten onrechte onbevoegd heeft verklaard. Deze beslissing moet derhalve worden vernietigd. Daarmee is ook vastgesteld dat het hof bevoegd is. De voor een gewone procedure geldende regel dat de appèlrechter de zaak dan terugwijst naar de rechter in eerste aanleg, leent zich evenwel niet voor toepassing in kort geding. Dit zou afbreuk doen aan het vereiste van snelle afdoening van het geschil. Bovendien geldt dat zowel in eerste aanleg alsook in hoger beroep de hoofdzaak volledig is toegelicht. De vorderingen van MDB 8. Deze vorderingen zijn gebaseerd op het door MDB gedeponeerde woord- en beeldmerk "CAFAX". Daartegen hebben Hyosung en HS als verweer aangevoerd dat dit depot te kwader trouw is geschied. MDB heeft in juli 1989 en oktober 1989 van Hyosung faxen onder het merk "CAFAX" afgenomen, welke door HS waren geproduceerd. Vervolgens heeft MDB in december 1989, terwijl zij wist dat Hyosung het merk "CAFAX" te goeder trouw en op normale wijze binnen de Benelux gebruikte en dat HS en Hyosung hetzelfde merk te goeder trouw en op normale wijze buiten de Benelux gebruikten, het merk "CAFAX" ten name van zichzelf in de Benelux gedeponeerd en vervolgens ook in meerdere Europese landen. MDB heeft hiertegenover aangevoerd dat HS met dit depot heeft ingestemd, hetgeen uit de overgelegde correspondentie zou blijken. MDB wijst erop dat de president van de rechtbank te Breda in zijn vonnis van 14 september 1992 op die grond de reconventionele vordering van Hyosung en HS heeft afgewezen. 9. De president heeft in dat vonnis overwogen dat uit de overgelegde correspondentie voortvloeit dat HS en Hyosung op de hoogte waren van het merkdepot van MDB in de Benelux, terwijl zij op geen enkele wijze hebben gesteld dat dit depot ten onrechte heeft plaatsgevonden. Daaruit heeft de president afgeleid dat HS met het betreffende merkdepot heeft ingestemd. 10. Het hof kan het met deze conclusie van de president niet eens zijn. In de telefax van 30 april 1991 van Hyosung aan MDB (produktie 7 bij pleitnota mr. Oomens in eerste aanleg) wordt duidelijk gesteld dat MDB het merk "CAFAX" geregistreerd heeft zonder enige formele toestemming van HS. Dat overigens uit de correspondentie blijkt dat Hyosung/HS op de hoogte waren van het merkdepot van MDB - waarbij Hyosung en HS stellen dat zij dit pas achteraf vernomen hebben en dat Hyosung/HS in die correspondentie niet met zoveel woorden stellen dat dit merkdepot ten onrechte heeft plaatsgevonden, kan naar het voorlopig oordeel van het hof hoogstens leiden tot de conclusie dat HS dit merkdepot heeft gedoogd. Het enkele gedogen impliceert evenwel geenszins dat toestemming is verleend, laat staan dat toestemming zou zijn verleend met een zo vergaande consequentie dat MDB ook na beëindiging van de distributie-overeenkomst zich tegenover Hyosung en HS op het merkrecht zou kunnen beroepen. Ook uit de omstandigheden van het geval kan naar het voorlopig oordeel van het hof geen (stilzwijgende) toestemming worden afgeleid. Immers, de distributie-overeenkomst tussen enerzijds HS/ Hyosung en anderzijds MDB heeft slechts korte tijd (ruim een jaar) geduurd, waarna HS/Hyosung aan MDB hebben verzocht het merk vrij te geven. Dit maakt het aannemelijk dat HS - indien zij zou hebben voorzien dat de relatie met MDB al na betrekkelijk korte tijd verbroken zou worden - niet eens zou hebben gedoogd dat MDB op eigen naam het merk "CAFAX" zou hebben gedeponeerd. Het hof komt derhalve tot de voorlopige conclusie dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat HS toestemming heeft verleend. Dit brengt mee dat voorshands ervan moet worden uitgegaan dat MDB te kwader trouw het merk "CAFAX" heeft gedeponeerd. Dit verweer van Hyosung en HS treft doel, hetgeen - gelet op de mededeling van Hyosung en HS dat zij in een bodemprocedure de nietigheid van het depot zullen inroepen - tot consequentie heeft dat aan de vorderingen van MDB, die alle op het door haar gepretendeerde merkrecht zijn gebaseerd, de grondslag komt te ontvallen. Deze vorderingen zullen moeten worden afgewezen. Slotsom Uit het voorgaande volgt dat het vonnis waarvan beroep moet worden vernietigd en dat de vorderingen van MDB moeten worden afgewezen. In het feit dat Hyosung en HS de thans in hoger beroep vernietigde beslissing van de president tot onbevoegdverklaring hebben uitgelokt en ten onrechte hebben verdedigd, ziet het hof aanleiding de proceskosten tussen partijen zodanig te verdelen dat 1/3 van die kosten voor rekening van Hyosung en HS komt en 2/3 voor rekening van MDB. Beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende: verklaart zich bevoegd van de zaak kennis te nemen; wijst het gevorderde af; begroot de kosten van het geding in beide instanties tot aan deze uitspraak op ƒ 1775,- voor de eerste aanleg en op ƒ ,- voor het hoger beroep en bepaalt dat 1/3 van die kosten voor rekening van Hyosung en HS komt en 2/3 voor rekening van MDB; veroordeelt mitsdien MDB tot betaling aan Hyosung en HS van een bedrag van ƒ 1183,33 terzake van de proceskosten van de eerste aanleg en tot een bedrag van ƒ ,- terzake van de proceskosten in hoger beroep. Enz.

20 384 Bijblad Industriële Eigendom, nr november 1996 Nr President Arrondissementsrechtbank te Breda, 4 oktober (Suburb verlichtingssystemen) Mr. J. Mendlik. (gedeponeerd verlichtingselement) Artt. 1 en 10 Auteurswet Van de afzonderlijke verlichtingselementen kunnen de Suburb L3, L5 en L6 als een oorspronkelijk werk met specifieke eigen kenmerken worden beschouwd en aangenomen kan worden dat die door het specifieke beugeltje c.q. de ring met satelliet het persoonlijk stempel van de maker dragen. ) 1. Atomis B.V. te Weesp, en 2. Philip Feenstra te Amsterdam, eisers [in kort geding], procureur mr. N.C.M. Koch, advocaat mr. U.W.G. Thöle te 's- Gravenhage, tegen Berla B.V. te Riel, gemeente Alphen en Riel, gedaagde [in kort geding], procureur mr. K.M. Peters, advocaat mr. M.P.C. J. van Bavel. 2. Het geschil: Eiseres sub 1 (hierna te noemen: Atomis) is fabrikante en eiser sub 2 (hierna te noemen: Feenstra) is ontwerper van onder andere het verlichtingsysteem "Suburb", welk systeem bestaat uit een buigbare laagvolt rail met daarop in steeds wisselende configuraties plaatsbare spot- en floodarmaturen. Feenstra heeft een deel van het produkt op 30 december 1988 doen inschrijven bij de WIPO. Gedaagde (hierna te noemen: Berla) is de Nederlandse agent van de Oostenrijkse producent Planlicht Gesellschaft mbh & Co, welke vennootschap het verlichtingsysteem "Turn" produceert. (...) 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: 3.1 Vooropgesteld wordt dat de onder punt 1 van de dagvaarding gevorderde verklaring voor recht in deze procedure niet toewij sbaar is, nu een kort geding-procedure strekt tot het treffen van ordemaatregelen en niet tot vaststelling van rechtsposities. 3.2 Ten aanzien van het onder punt 2 gevorderde wordt ten eerste opgemerkt dat Atomis niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vordering, omdat zij auteursrechtelijk niet gerechtigd is tot een dergelijke verbodsactie op basis van de door haar gestelde licentie en ook modelrechtelijk haar geen actie toekomt, omdat het modelrechtelijk depot niet haar, maar slechts Feenstra vermeldt. Overigens zijn geen gronden aangevoerd die een actie op grond van onrechtmatige daad tegen deze gedaagde kunnen dragen. 3.3 Ten aanzien van Feenstra blijft over dat het verlichtingsysteem "Turn" van gedaagde als geheel niet voor een verbod in aanmerking komt, omdat het door Feenstra ontworpen systeem "Suburb" te weinig oorspronkelijk wordt geacht en voorts als geheel geen herkenbaar eigen stempel van de maker draagt, zodat het als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Van de afzonderlijke verlichtingselementen kunnen de Suburb L3, L5 en L6 wel als een oorspronkelijk werk met specifieke eigen kenmerken worden beschouwd en aangenomen kan worden dat die door het specifieke beugeltje c.q. de ring met satelliet het persoonlijk stempel van de maker dragen. Ten aanzien van die elementen kan derhalve van auteursrechtelijke bescherming worden uitgegaan, zodat de daarmee overeenstemmende verlichtingselementen van Berla geacht moeten worden inbreuk te maken op het auteursrecht van Feenstra. 3.4 Modelrechtelijk maakt de overzichtsfoto die gedeponeerd is onvoldoende duidelijk ten aanzien van welke aspecten daarvan modelbescherming geclaimd is. Van de afzonderlijke, hiervoren genoemde verlichtingselementen is er maar één gedeponeerd, waarvoor van nieuwheid kan worden uitgegaan, zoals ook voor het auteursrechtelijke aspect al is aangegeven, zodat daarvoor de geëigende verboden op basis van de Benelux Tekeningen en Modellenwet kunnen worden opgelegd. 3.5 Ter zitting zijn partijen overeengekomen dat Berla op de thans lopende beurs de gelegenheid moet hebben het bestaande reclamemateriaal en de prijslijsten te blijven hanteren, mits de 2 inbreukmakende elementen (de bollamp met de beugel en de bollamp met de ring met satelliet) daar duidelijk uit worden geschrapt en voor zoveel mogelijk onzichtbaar worden gemaakt. Op grond van het vorenstaande ligt de gevraagde voorziening zoals geformuleerd onder punt 2 van de dagvaarding als na te melden voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de gevraagde dwangsom zal worden gematigd en aan een maximum zal worden gebonden. 4. De kosten: Aangezien partijen over en weer in het gelijk en in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van het geding worden gecompenseerd. 5. De beslissing in kort geding: De President: Verklaart eiseres sub 1 niet ontvankelijk; Voorts in de zaak van eiser sub 2 tegen gedaagde: Veroordeelt gedaagde het op de Nederlandse markt direct of indirect aanbieden, in voorraad houden, verkopen, leveren en in het bijzonder het tentoonstellen op de beurs Electrotechniek te Utrecht vanaf 4 oktober tot en met 8 oktober 1993 van de twee elementen van het systeem "Turn" die inbreuk maken op de modellen Suburb L3, L5 en L6 onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ ,- per dag dat gedaagde daarmee in gebreke blijft, met een maximum van ƒ ,- aan te verbeuren dwangsommen; compenseert de proceskosten tussen partijen aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt; enz. n ) Samenloop van auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming. Modellen kunnen zowel auteurs- als modelrechtelijk beschermd zijn. De aan de auteursrechthebbende voorbehouden handelingen verschillen echter van die welke aan de modelhouder zijn voorbehouden. Het komt dan ook minder juist voor dat de president die van oordeel is dat drie verlichtingselementen auteursrechtelijke werken zijn en dat van deze drie één element als model bescherming verdient, met betrekking tot alle drie verlichtingslementen "modelrechtelijke" verboden oplegt. Br.