Een pleidooi voor enige demassificatie in het octrooirecht

Transcriptie

1 150 berichten industriële eigendom mei 2011 Een pleidooi voor enige demassificatie in het octrooirecht Willem Hoyng* Inleiding Anders dan op vele andere gebieden van het recht heeft de houder van een octrooirecht sinds de invoering van het moderne octrooirecht rond de aanvang van de twintigste eeuw in veel gevallen de mogelijkheid om terzake van hetzelfde inbreukmakende product vele partijen aan te spreken. Massificatie om met de titel van de bundel te spreken heeft het octrooirecht dus altijd gekend. Anders dan in de Verenigde Staten hebben wij in Nederland en Europa ervoor gekozen om die massificatie niet zo ver door te voeren dat ook privé personen kunnen worden aangesproken voor octrooiinbreuk (bijvoorbeeld omdat zij gebruik maken van een geoctrooieerde methode voor het gereedmaken van voedsel). Niettemin heeft het toenemende belang van innovatie ook in Europa geleid tot een verdere versterking van de positie van de octrooihouder. Hierna zullen wij bijvoorbeeld zien dat de octrooihouder tegenwoordig ook derden kan aanspreken wegens indirecte inbreuk. Kortom een verdere massificatie. De vraag die hierna aan de orde komt is of in het licht van de gewijzigde omstandigheden in de laatste decennia zowel waar het ter stimulering van de innovatie de verdere uitbreiding van de rechten van de octrooihouder betreft als het toenemende belang dat gehecht wordt aan vrije concurrentie niet de noodzaak bestaat tot een zekere demassificatie van het octrooirecht m.a.w. of de sterke positie van de octrooihouder dient te worden ingeperkt met name daar waar die positie de vrije concurrentie bedreigt. Het onderwerp en in het algemeen de discussie over de rechten van de octrooihouder komt niet uit de lucht vallen. Het Amerikaanse Supreme Court heeft in de e- Bay uitspraak van 26 mei 2006 bijvoorbeeld beslist dat een octrooihouder bij octrooiinbreuk niet onder alle omstandigheden het recht heeft op een verbod. In Frankrijk en Duitsland heeft de wetgever ten aanzien van biotechnologische uitvindingen zogenaamde doelgebonden bescherming ingevoerd. Kortom er worden tegenwoordig soms vraagtekens gezet bij de sterke positie van de octrooihouder en de nadelen daarvan voor de vrije concurrentie. In het navolgende bespreek ik het waarschuwen van afnemers van een concurrent terzake van octrooiinbreuk. In de zaak Stork-CFS 1 heb ik als advocaat voor Stork de Hoge Raad ervan proberen te overtuigen dat het tijd werd afscheid te nemen van de leer van het schoenzolen-arrest uit Die poging is mislukt en dat betekent dat de hieronder te bespreken waarschuwingsstrategieën van octrooihouders in de praktijk gewoon worden voortgezet. Daarbij wordt het octrooirecht gebruikt voor een doel waarvoor het naar mijn mening niet in het leven is geroepen en wordt ernstige afbreuk gedaan aan het beginsel van de vrije en eerlijke concurrentie. Ik blijf van mening dat dit onjuist is en dat het arrest van de Hoge Raad dan ook niet overtuigt en het in de toekomst anders moet. Derhalve een aanvullend pleidooi. Het waarschuwen van afnemers In art. 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 worden de handelingen omschreven die vallen onder het exclusieve recht van de octrooihouder. Art. 53 lid 1 luidt als volgt: Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalingen van de artikelen 54 tot en met 60, het uitsluitend recht: a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben; b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze, in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Het zal onmiddellijk duidelijk zijn dat dit exclusieve recht van de octrooihouder betekent dat in vele gevallen meerdere partijen aansprakelijk kunnen worden gehouden terzake van een inbreukmakend product. Kortom (en dat is al sinds de Rijksoctrooiwet van 1910 het geval) de octrooihouder zou in één procedure vaak vele tientallen gedaagden kunnen aanspreken. Men denke aan het veel voorkomende (simpele) geval dat A een product in strijd met de exclusieve rechten van de octrooihouder vervaardigt of invoert en dit product verkoopt aan een aantal groothandelaren (B) welke het product op hun beurt leveren aan een nog groter aantal wederverkopers (C) welke het product vervolgens verkopen aan consumenten (D) die het product gebruiken. Lezing van art. 53 leert dat zowel A, B als C inbreuk maken en alleen D aan inbreuk ontsnapt omdat hij het product niet in of voor zijn bedrijf gebruikt. * Prof.mr. W.A. Hoyng is hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht aan de Universiteit van Tilburg en advocaat te Amsterdam. 1 HR 29 september 2006 IER 2006 no. 94 (m.nt. ChG). 2 HR 6 april 1962, NJ 1965, 116.

2 mei 2011 berichten industriële eigendom 151 I s D een industriële gebruiker dan maakt ook D inbreuk. 3 Het behoeft geen betoog dat de octrooihouder, geconfronteerd met deze verschillende mogelijkheden, zal nadenken over de beste strategie om zijn octrooi maximaal te benutten. In de praktijk betekent dat lang niet altijd dat hij ervoor zal kiezen zijn octrooi te handhaven tegen alle mogelijke gedaagden. Het zal bijvoorbeeld duidelijk zijn dat wederverkopers, voor wie een beweerdelijk inbreukmakend product veelal een van de vele producten is welke zij verkopen, in het algemeen niet zitten te wachten op octrooiproblemen. Ditzelfde geldt natuurlijk voor industriële gebruikers van inbreukmakende producten. Afhankelijk van het product waar het om gaat kan octrooiinbreuk voor hen leiden tot ernstige consequenties. Het niet meer kunnen gebruiken van een machine kan bijvoorbeeld een kostbare onderbreking van het productieproces betekenen. In een geval waarin de octrooihouder twijfelt aan de geldigheid van zijn octrooi of twijfelt of het product van zijn concurrent inbreuk maakt zal deze de neiging hebben zijn pijlen te richten op deze groep wederverkopers en industriële afnemers die zoals gezegd niet zitten te wachten op octrooiproblemen. Met name in het (vaak voorkomende) geval dat de octrooihouder soortgelijke producten aanbiedt zal de wederverkoper of industriële afnemer al snel geneigd zijn het zekere voor het onzekere te kiezen en afzien van inkoop van de beweerdelijk inbreukmakende producten. Ik heb hierboven over twijfel gesproken maar in de praktijk komt het ook voor dat de octrooihouder zich ervan bewust is dat hij geen sterke zaak heeft maar zich er daardoor niet van laat weerhouden om zijn octrooi in de concurrentiestrijd te gebruiken. De meest effectieve wijze is in dat geval juist niet gebruik te maken van de mogelijkheid om alle gedaagden waaronder de afnemers in een procedure te dagvaarden maar het simpelweg te laten bij het waarschuwen van bedoelde wederverkopers of afnemers dat zij bij verkoop of gebruik van producten van de concurrent octrooiinbreuk plegen en hen te wijzen op de gevolgen. Een fraai voorbeeld uit de jurisprudentie is de al genoemde zaak Stork CFS Bakel. CFS had een octrooi t.a.v. een industriële oven (EP ) en een leidende positie in de desbetreffende markt. Stork wilde met CFS gaan concurreren en begon met het aanbieden van 3 In het arrest van 24 februari 1987, BIE 1990 nr. 7/8, 59 betekende dit dat het Hof te Den Bosch in navolging van de President van de rechtbank gevraagd werd een bevel te geven aan de verhuurder van het gebouw waarin de rechtbank gevestigd was om inbreukmakende verwarmingsradiatoren niet verder te gebruiken. De verhuurder gebruikte immers de verwarming in of voor zijn bedrijf. De President liet zich gesteund door het Hof niet in de kou zetten. De vordering werd als voorshands te vergaand afgewezen! een concurrerende oven. Stork meende dat haar oven geen inbreuk maakte en dat het octrooi bovendien nietig was. Stork won de nietigheidsprocedure in drie instanties en het octrooi van CFS werd nietig verklaard op grond van met name een tot de stand van de techniek behorende folder van CFS zelf die het Europees Octrooi Bureau (EOB) niet had gevonden en CFS (wijselijk) niet aan het EOB had laten zien. Nadat het octrooi in eerste aanleg was nietig verklaard deelde CFS de gewaarschuwde potentiële afnemers mee dat de rechtbank het octrooi weliswaar nietig had verklaard maar dat zij appel had ingesteld en vol vertrouwen was in appel te zegevieren. Kortom CFS deed ware mededelingen. Er is vrijwel geen octrooizaak waar van te voren 100% vaststaat wat de uitkomst is. Men kan derhalve altijd wel vertrouwen in de uitkomst van een procedure uitspreken! Geen afnemer wilde het risico nemen een kostbare industriële oven te kopen waarvan zij wellicht het gebruik zou moeten staken waardoor aanzienlijke schade kon ontstaan. Kortom tot en met het cassatieberoep (afgedaan op grond van art. 81 Rv) bleef het nietige octrooi zeer waardevol voor CFS. Stork en de afnemers leden aanzienlijke schade. Stork had een concurrerende oven ontwikkeld waarvoor zij gezien de waarschuwingen van CFS moeilijk afzet voor kon vinden. De afnemers voelden zich gedwongen de monopolieprijzen van CFS te betalen. Hoe staat het nu met de door Stork en afnemers geleden schade? Het gaat derhalve om schade die geleden is omdat de octrooihouder ervoor gekozen heeft (potentiële) afnemers van zijn concurrent te waarschuwen op basis van een recht dat, naar achteraf blijkt, ten onrechte is verleend of waarop, naar achteraf blijkt, geen inbreuk wordt gemaakt. Het arrest van de Hoge Raad van 1962 De HR besliste bij arrest van 6 april 1962 NJ 1965, 116 dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een desbewustheidsexploit of waarschuwingsbrieven niet voldoende is dat de in het desbewustheidsexploit of waarschuwingsbrief vervatte pretentie onjuist is. De zaak was een klassiek voorbeeld van het per brief resp. desbewustheidsexploit dreigen van afnemers welke inderdaad afzagen van de verkoop van de beweerdelijk inbreukmakende producten (in casu schoenen) en reeds gekochte schoenen zelfs aan de concurrent van de octrooihouder terug stuurden omdat men zo zei bijvoorbeeld de Bijenkorf het risico niet aandurfde. Het hof maakte in deze zaak in zijn arrest een onderscheid tussen brieven en desbewustheidsexploiten uitgebracht aan de fabrikant van de schoenen en de wederverkoper.

3 152 berichten industriële eigendom mei 2011 Met betrekking tot de fabrikant overwoog het Hof: dat toch degene die deze voortbrengselen vervaardigt of deze werkwijzen toepast voorlopig voor eigen risico moet beoordelen of de in het exploit neergelegde pretentie juist is, en daarnaar zijn gedragslijn moet bepalen, met het gevolg, dat hij, als hij ten onrechte die pretentie juist heeft geoordeeld, en op grond van dat oordeel zijn genoemde bedrijfshandelingen staakt, hij het nadeel dat dit staken oplevert voor zijn rekening moet nemen, en dat, indien hij ten onrechte oordeelt dat de pretentie niet juist is, en met die bedrijfshandelingen doorgaat, hij deswege eventueel tot schadevergoeding kan worden veroordeeld; dat voor zodanige producent aan wie een waarschuwingsexploit is uitgebracht of aan wie een brief van gelijke strekking is geschreven, de mogelijkheid bestaat om tussen hem en de octrooihouder bindend te doen vaststellen of zijn handelingen inbreuk maken op het octrooi van de octrooihouder of niet. Met betrekking tot de afnemer overwoog het Hof echter: dat het echter anders staat met exploiten waarin aan de geïnsinueerde niet dergelijke handelingen worden verweten, doch daarin ten onrechte wordt geponeerd, dat voortbrengselen of stoffen, die door de geïnsinueerde in of voor zijn bedrijf, in het verkeer worden gebracht, verder verkocht, verhuurd of afgeleverd, of voor een en ander in voorraad worden gehouden of gebruikt, in strijd met zijn octrooi zijn vervaardigd of bereid, indien die vervaardiging of bereiding, niet door de geïnsinueerde zelf is geschied, doch door een producent, van wie hij die voortbrengselen onmiddellijk of middellijk heeft betrokken; dat, toch, wanneer een dergelijke afnemer van voortbrengselen of stoffen een zodanig waarschuwingsexploit betekend krijgt, veelal te verwachten zal zijn, dat hij de daarbij gewraakte stoffen uit zijn bedrijf zal weren, en deze zal vervangen door andere, ten aanzien waarvan niet wordt beweerd, dat zij met inbreuk op een octrooi zijn vervaardigd of bereid; dat toch een onderzoek naar de juistheid van de pretentie van de octrooihouder voor hem veelal tijdrovend en kostbaar zal zijn, en ook bij een negatieve uitslag hem geen zekerheid zal bieden dat hem een proces wegens octrooi-inbreuk met de daaraan verbonden onaangenaamheden en kosten, zal worden bespaard, terwijl bovendien volstrekte garantie dat zodanig proces door hem zal worden gewonnen, door zodanig onderzoek wel zelden zal kunnen worden verkregen; dat zodanige afnemer zich weliswaar wel in verbinding kan stellen met de producent en deze dan veelal wel bereid zal zijn om zich te verbinden om de nadelige gevolgen van een eventueel proces voor zijn rekening te nemen, en de afnemer in het voeren daarvan bij te staan, doch ook het aanbod van zodanige garantie en zodanige bijstand van de zijde van de producent de afnemer er veelal wel niet toe zal kunnen brengen, de gewraakte voortbrengselen of stoffen te blijven betrekken van de producent, daar het veelal veel verkieslijker voor hem zal zijn, deze door andere te vervangen dan de kans te aanvaarden om in onaangename beslommeringen van een proces te worden betrokken; dat mitsdien de kans dat een ten verzoeke van de octrooihouder aan een afnemer uitgebracht waarschuwingsexploit tot gevolg zal hebben, dat deze afnemer zonder verder onderzoek het afnemen van de daarbij gewraakte voortbrengselen of stoffen zal staken, en dat de producent van die voortbrengselen of stoffen zijn debiet daarvoor geheel of gedeeltelijk zal verliezen, uitermate groot is; dat dit verlies van dat debiet voor de producent slechts dan door de uit het octrooi voortvloeiende rechten wordt gerechtvaardigd, indien de door hem geproduceerde voortbrengselen of stoffen inderdaad inbreuk maken op dat octrooi, doch deze gerechtvaardigdheid ontbreekt, indien die inbreuk niet aanwezig blijkt te zijn; Het Hof bleek derhalve een zeer goed gevoel te hebben voor de gevolgen van het waarschuwen van afnemers en de octrooihouder werd aansprakelijk geacht voor achteraf onjuist gebleken waarschuwingen. De Hoge Raad wilde hier echter niets van weten. Het achtte het uitbrengen van waarschuwingsexploiten alleen onrechtmatig indien aan de octrooihouder een verwijt kan worden gemaakt van het feit dat de pretentie achteraf onjuist blijkt. De HR voegde daar echter aan toe dat het waarschuwen moet ophouden zodra de rechter in KG voorshands heeft uitgemaakt dat van inbreuk geen sprake is. Zoals hierboven gezien neemt dat (anders dan de HR blijkens zijn arrest kennelijk dacht) geenszins de door het Hof gesignaleerde schadelijke gevolgen van het waarschuwen weg. Niet alleen hebben, wanneer het kort geding plaatsvindt, de waarschuwingen met de daaraan verbonden gevolgen al plaats gehad maar ook lijkt niets de octrooihouder te verbieden op vragen van de gewaarschuwde afnemers mee te delen dat het oordeel van de voorzieningenrechter (of de rechtbank in eerste aanleg) geen definitieve oordelen zijn en dat hij vol vertrouwen is omtrent de uitkomst in hoger beroep (resp. in cassatie). Het zal duidelijk zijn dat op grond van dit arrest er niet veel hoop voor Stork (en afnemers) was om de geleden schade te verhalen. Dat geldt met name indien aan het verwijt maken strenge eisen worden gesteld. De vraag bijvoorbeeld of er sprake is van voldoende inventiviteit resp. of er sprake is van inbreuk zijn niet vaak vragen waarop het antwoord 100% duidelijk is. De octrooi houder zal betogen (veelal met het rapport van een octrooigemachtigde in de hand) zijn kansen te goeder trouw helaas verkeerd te hebben ingeschat en concurrent of afnemers staan dan al gauw met lege handen omdat de octrooihouder geen verwijt gemaakt kan worden.

4 mei 2011 berichten industriële eigendom 153 Uitbreiding rechten octrooihouder en overige sinds 1962 gewijzigde omstandigheden Sinds de bijna 50 jaar die sinds dit arrest zijn verlopen zijn de rechten van de octrooihouder alleen maar versterkt en is bovendien de rechtsonzekerheid toegenomen. De octrooihouder kan inmiddels ook optreden tegen zogenaamde indirecte inbreukmakers, nu sinds 1 december 1987 art. 44A (thans art. 73 ROW 1995) in de Rijksoctrooiwet is opgenomen. De octrooihouder kan op grond van deze bepaling nu ook optreden tegen bijvoorbeeld het leveren van een product dat essentieel is voor een door afnemers uitgevoerde geoctrooieerde werkwijze. In dat geval maken de (industriële) afnemers directe inbreuk, maar de leverancier (die immers de geoctrooieerde werkwijze niet toepast) niet. Toch kan tegenwoordig tegen die leverancier op grond van indirecte octrooiinbreuk worden opgetreden. Dat kan zelfs indien de gebruikers van de geoctrooieerde werkwijze niet bedrijfsmatig handelen en derhalve zelf geen inbreuk plegen. De Antipiraterij Verordening [(EG) nr. 1383/3003] heeft ook de rechten van de octrooihouder versterkt: er kan nu effectiever worden opgetreden tegen de import en zelfs tegen de doorvoer van octrooiinbreukmakende producten. Een verder versterken van de rechten van de octrooihouder is het gevolg van de implementatie van de zgn. Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48 EG). Daarin wordt onder meer (in art. 10 lid 1 sub a) voorgeschreven dat de rechter een zogenaamde recall moet kunnen gelasten. Die recall is (merkwaardigerwijze) niet met zoveel woorden vastgelegd in de Rijksoctrooiwet 1995 maar was al voor de Handhavingsrichtlijn door de Nederlandse rechtspraak aanvaard. Het recall bevel dateert echter van na het bovengenoemde arrest uit Het was de befaamde IE advocaat Teartse Schaper die als eerste (het nu in de hele EU geaccepteerde) bevel tot terugname formuleerde (Pres. Rb. Rotterdam 6 maart 1970 te kennen uit Hof Den Haag 5 november 1970 BIE 1971 p. 214). Twintig jaar later werd de recall gesanctioneerd door de Hoge Raad (HR 22 februari 1990 NJ 1990, 644 DWFV). In een geval waarin het gevaar bestond dat de inbreukmaker zijn afnemers erop zou wijzen dat deze niet aan de recall behoefden mee te werken (de rechter beveelt bij een recall de inbreukmaker de afnemers te vragen de inbreukmakende producten terug te sturen tegen vergoeding van de schade), sprak de voorzieningenrechter te Den Haag op 6 oktober het navolgende bevel uit: 5.4. Machtigt eiseres om de door haar in Nederland na afloop van vier dagen na de verzending van de onder 5.2 bedoelde s en aangetekende brieven in de markt aangetroffen en ten verkoop aangeboden exemplaren van de Air Wick Odor Stop op kosten van gedaagden aan te kopen, 4 Procter & Gamble/Reckitt Benckiser rolnr /KG ZA en beveelt gedaagde om binnen vier dagen na ontvangst van de desbetreffende rekeningen en betreffende producten door overmaking op de Stichting Beheer Derdengelden van Howrey no onder vermelding van dossiernr de navolgende bedragen te voldoen: de bedragen overeenkomende met de bedragen blijkende uit bedoelde rekeningen voorzover die betrekking hebben op de aankoop door medewerkers van eiseres (respectievelijk door eiseres ingeschakelde studenten) van de producten, een en ander vermeerderd met Euro 5,- per aangekocht product (zulks ter bestrijding van de kosten van bedoelde aankopen). Het recall bevel gericht tegen fabrikant of importeur van inbreukmakende producten is op die wijze een uiterst effectieve maatregel geworden om verdere inbreuken door afnemers van een dergelijke fabrikant of importeur te voorkomen. Anders dan ten tijde van het arrest in 1962 beschikt derhalve de octrooihouder nu over een wapen om een einde te maken ook aan toekomstige inbreuken door een afnemer zonder deze in rechte te betrekken. Immers, een verbod tegen de toeleverancier van de afnemers en een bevel tot terugname van de zich bij de afnemer bevindende inbreukmakende producten heeft praktisch gesproken dezelfde gevolgen als een verbod tegen de afnemer zelf. Dit alles betekent dat voor een effectieve handhaving het waarschuwen van afnemers niet meer nodig is. Het moeten kunnen waarschuwen van afnemers is ook verdedigd met de stelling dat om recht op schadevergoeding te hebben de inbreukmaker desbewust moest zijn en men de inbreukmaker mitsdien met behulp van een zogenaamd desbewustheidsexploit wel desbewust moest maken. Met andere woorden: waarschuwen was noodzakelijk om schadevergoeding te kunnen krijgen. Hoewel het desbewustheidsvereiste inmiddels is afgeschaft is ook nu nog vereist, om schadevergoeding te kunnen verkrijgen, dat de inbreukmaker weet of redelijkerwijs behoorde te weten dat hij inbreuk pleegt (art. 70 lid 4 Row 1995). Kortom, een waarschuwingsbrief teneinde het recht op schadevergoeding veilig te stellen zou gerechtvaardigd zijn. In de praktijk komt het echter vrijwel niet voor dat een octrooihouder daadwerkelijk schadevergoeding eist van de afnemers van zijn inbreukmakende concurrent. Dat is ook niet nodig nu uiteindelijk die concurrent voor de gehele schade kan worden aangesproken. Weliswaar kan een octrooihouder ook van een inbreukmaker afdracht van de genoten winst eisen en zou een actie ook tegen afnemers dus iets extra kunnen opleveren maar de rechter heeft niet de verplichting om zo n afdracht te bevelen indien de omstandigheden van het geval tot zo n veroordeling geen aanleiding geven. Bij afnemers, die veelal een minder groot verwijt gemaakt kunnen worden dan de bron van de inbreukmakende producten, zal dat veelal het geval zijn.

5 154 berichten industriële eigendom mei 2011 De door de praktijk bevestigde conclusie moet dan ook zijn dat het waarschuwen van afnemers niet wordt gedaan om een recht op schadevergoeding veilig te stellen maar gebruikt wordt als effectief wapen in de concurrentiestrijd. Het wapen is met name effectief bij de handhaving van octrooien in gevallen waarin de octrooihouder twijfelt aan de geldigheid van het octrooi of aan het feit dat inbreuk wordt gemaakt. Vergeleken met de situatie ten tijde van het arrest van 1962 beschikt, zoals wij hierboven hebben gezien, de octrooihouder over veel effectievere handhavingsmiddelen, die in feite het waarschuwen van afnemers overbodig maken. Een groot verschil is ook dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw octrooien werden verleend door de Nederlandse Octrooiraad die strenge eisen aan de inventiviteit stelde waartegenover de regel stond dat de nietigheid van een octrooi niet terugwerkte. Met de komst van het Europese octrooi is daar grote verandering in gekomen. De inventiviteitsdrempel is verlaagd en er wordt een veel groter aantal octrooien verleend. Velen daarvan overleven oppositie en/of nietigheidsprocedures niet, althans niet ongewijzigd. Dit betekent derhalve dat de rechtsonzekerheid is toegenomen. Dat geldt in nog iets versterkte mate ten aanzien van Nederlandse octrooien die sinds 1995 zonder inhoudelijke beoordeling worden verleend. Het is duidelijk dat die grotere rechtsonzekerheid onder de leer van het arrest uit 1962 ten voordele van de octrooihouder en ten nadele van diens concurrent (wiens afnemers gewaarschuwd worden) werkt. Een ander belangrijk verschil tussen 1962 en nu is dat in 1962 de nietigheid van een octrooi niet terugwerkte. Dat betekende mitsdien dat waarschuwingen gedaan gedurende de periode dat het octrooi van kracht was in principe niet onrechtmatig waren. Sinds 1 december 1987 werkt de nietigheid terug hetgeen betekent dat het octrooi op grond waarvan gewaarschuwd werd nooit bestaan heeft. Ten slotte is in Europa en ook in Nederland veel meer begrip gekomen voor het belang van vrije en eerlijke concurrentie waarbij de Europese Commissie en de in 1962 nog niet bestaande NMA een belangrijke rol hebben gespeeld. Het arrest van de Hoge Raad inzake Stork-CFS Er was dus alle reden voor Stork om zich af te vragen of de Hoge Raad vast zou houden aan zijn arrest van De rechtbank te Den Haag had al aangegeven dat arrest niet te volgen voor Nederlandse registratie octrooien. In een vonnis van 25 augustus 1999 (rolnr. 97/3763) inzake Boekestein-Koppert besliste de rechtbank dat op de octrooihouder een risicoaansprakelijkheid rust voor de gevolgen van de handhaving van zo n octrooi dat achteraf ongeldig blijkt te zijn. Stork kreeg echter de deksel dubbel op de neus. Niet alleen hield de Hoge Raad vast aan zijn arrest van 1962 en bleef hij bij zijn standpunt, dat alleen schadevergoeding verschuldigd is indien de octrooihouder een verwijt kan worden gemaakt, maar ook wilde de Hoge Raad niet aan een regel die de octrooihouder verplicht hem bekende relevante informatie aan het EOB mee te delen. Met betrekking tot dit laatste hebben wij hierboven gezien dat in de procedure vaststond dat CFS een eigen brochure, waarin een oven stond afgebeeld met een bepaald kenmerk, niet aan het EOB had getoond. CFS had in de oppositieprocedure precies dat kenmerk aan haar conclusie toegevoegd waarna de Kamer van Beroep het octrooi met de zo gewijzigde conclusie in stand had gelaten. Het feit dat de inhoud van die brochure van groot belang was bleek uit het feit dat het octrooi werd nietig verklaard op grond van het feit dat uit de brochure bleek dat het aan de conclusie tijdens de oppositie procedure toegevoegde element al bekend was en het toevoegen van dat al bekende element de geoctrooieerde oven niet inventief maakte. Stork had betoogd dat ook onder de vigeur van het arrest van 1962 het handhaven van een op deze wijze (door verzwijging van relevante informatie) verkregen octrooi onrechtmatig was. Het Hof wees die stelling af op grond van het feit dat het op zichzelf bekend zijn van additionele elementen niet noodzakelijkerwijze behoeft te leiden tot afwijzing van een conclusievoorstel en dat geen (Verdrags)regel de aanvrager van een Europees octrooi verplicht ongevraagd alle mogelijke hem bekende prior art ter kennis van het EOB te brengen. Om met het laatste te beginnen. Inderdaad schrijft het Europees Octrooi Verdrag niet voor dat de aanvrager verplicht is hem bekende relevante prior art ter kennis van het EOB te brengen maar dat betekent nog niet dat zo n regel in het recht niet kan worden gevonden. Is het jegens een concurrent in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt om een exclusief recht te krijgen indien men aan de verleende autoriteit relevante informatie onthoudt? Natuurlijk gaat het daarbij niet om zoals het Hof overweegt alle mogelijke hem bekende prior art maar alleen om relevante prior art waarvan de aanvrager in redelijkheid niet kan twijfelen dat deze bij de beoordeling van de octrooieerbaarheid een rol zal spelen. In de V.S. is het principe neergelegd in Section 282 van de Patent Act. Een material misstatement or omission with the intent to deceive de Patent Office betekent dat het gehele octrooi (en soms ook octrooien van dezelfde familie) niet meer kunnen worden gehandhaafd. Er is sprake van een material misstatement or omission indien de informatie als deze wel aan de Patent Office zou verstrekt zijn geleid zou hebben tot een afwijzing van de desbetreffende conclusie. In Stork-CFS ging het precies om dat soort informatie. Met betrekking tot de eis intent to deceive geldt dat hoe belang-

6 mei 2011 berichten industriële eigendom 155 rijker/overtuigender de verzwegen informatie is hoe minder bewijs van intent nodig is. Het is te hopen dat ook in Europa bijvoorbeeld via een Richtlijn eenzelfde bepaling in de nationale wetten wordt opgenomen. Het is mijns inziens overigens duidelijk dat wanneer een verzwijgen leidt tot het verkrijgen of versterken van een machtspositie een beroep kan worden gedaan op het kartelrecht. In lang niet alle gevallen heeft de octrooihouder echter een machtspositie zodat die (bovendien veelal moeilijk begaanbare waarin vragen aan de orde komen als wat is de markt etc. ) weg geen volledige oplossing biedt. Zoals gezegd; ik zie niet in dat, wanneer een concurrent zich een voorsprong verschaft met een door verzwijgen onterecht verkregen octrooi, dat niet onrechtmatig is. De Hoge Raad zwijgt op dit punt en zegt derhalve niet dat er geen rechtsregel is die een aanvrager verplicht relevante informatie aan het EOB mee te delen. De Hoge Raad beperkt zich tot dezelfde ook al door het Hof bedachte dooddoener: de onderdelen falen omdat de enkele omstandigheid dat de hiervoor in 3.1 vermelde hulpverzoeken elementen bevatten die niet (alle) nieuw waren, niet meebrengt dat de uitdrukkelijke vermelding van de bekendheid van die elementen noodzakelijkerwijze zou hebben geleid tot afwijzing van het desbetreffende conclusievoorstel. Ook de combinatie van de op zichzelf reeds bekende elementen kan immers leiden tot een uitvinding die aan het nieuwheidvereiste voldoet. Die overweging gaat langs het punt van Stork heen. Natuurlijk betekent het feit, dat een element uit een conclusie bekend was, niet noodzakelijkerwijze dat het octrooi nietig is. Een ieder die een begin van kennis van het octrooirecht heeft weet echter dat de vraag of een element uit een conclusie wel of niet nieuw is een belangrijke rol kan spelen bij de beoordeling van de inventiviteit. Dit geldt temeer indien het het element is dat volgens de aanvrager zelf het verschil maakt tussen het wel of niet inventief zijn van het octrooi. Het onrechtmatige zit ook niet in het feit dat ten onrechte octrooi is verkregen maar in het feit dat men handelt in strijd met de zorgvuldigheid indien men om de verlening van een exclusief recht vraagt (een vergaand recht waardoor men concurrenten bepaalde handelingen kan verbieden) onder verzwijging van relevante informatie waarmee men dus bewust de mogelijkheid creëert dat zo n exclusief recht wordt verkregen, dat men niet zou hebben verkregen indien men opening van zaken had gegeven. Indien vervolgens ten gevolge van het handelen in strijd met die zorgvuldigheidsplicht schade ontstaat behoort deze vergoed te worden. Teleurstellender en belangrijker is echter dat de Hoge Raad, ondanks alle hierboven geciteerde ontwikkelingen na het arrest van 1962, met betrekking tot de aansprakelijkheidsvraag volledig aan dat arrest vasthoudt en blijft eisen dat de octrooihouder een verwijt gemaakt kan worden. De HR ziet terecht twee gezichtspunten: 5.5 Bij de beoordeling van deze rechtsklacht, die in wezen uitnodigt tot een heroverweging van de hierna te vermelden in Nederland heersende leer, moeten de volgende twee gezichtspunten in aanmerking worden genomen. Enerzijds wordt door octrooiverlening de prestatie gehonoreerd die ten grondslag ligt aan de in het octrooi belichaamde uitvinding, alsmede de daartoe gedane research en investeringen in tijd en geld. Daardoor wordt het doen van uitvindingen gestimuleerd, waarmee ook het algemeen belang wordt gediend. Deze overwegingen pleiten ervoor de houder van een getoetst octrooi niet reeds uit onrechtmatige daad aansprakelijk te achten tegenover zijn concurrenten op de enkele grond dat het octrooi naderhand is herroepen, dan wel vernietigd. Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwisten, hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen. Anderzijds werkt verlening van een octrooi (althans het inroepen daarvan) concurrentiebeperkend en verschaft het de gerechtigde een voorsprong in de concurrentiestrijd. Het inroepen van het octrooi tegenover derden is in het algemeen een geëigend middel om het gedrag van die derden te beïnvloeden ten profijte van de octrooihouder. Het feit dat ons maatschappelijk systeem nu juist mede is gebaseerd op het bevorderen van vrije concurrentie in het algemeen belang, is in dit licht een argument om degene die zich beroept op een octrooi dat achteraf wordt herroepen of vernietigd, het risico te laten dragen van de onjuistheid van zijn pretenties. Daarna overweegt de HR in r.o. 5.6 tot en met 5.8 het navolgende: 5.6 De in Nederland heersende leer gaat terug tot het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NJ 1965,116, waarin als uitleg van art. 43 lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) is aanvaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwings-exploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Deze bepaling is naar de inhoud ongewijzigd gehandhaafd in art. 70 lid 3 van de thans geldende Rijksoctrooiwet Bij deze uitleg, die door rechtspraak en literatuur over het algemeen wordt aanvaard (zie de aanvullende conclusie van de advocaatgeneraal onder 7), past het veeleer voor het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi als waarvan in dit geding sprake is te aanvaarden dat de enkele omstandigheid dat een octrooihouder zich op het octrooi heeft beroepen, niet meebrengt dat deze tegenover zijn concurrenten aansprakelijk is indien dat octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, dan om de octrooihouder het risico te laten dragen van die herroeping of vernietiging.

7 156 berichten industriële eigendom mei Bij dit een en ander komt, mede gelet op het open karakter van onze economie, ook betekenis toe aan hetgeen dienaangaande in andere Europese landen wordt aanvaard. Uit de aanvullende conclusie van de advocaat-generaal blijkt, kort samengevat, dat in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk (landen waarmee Nederland intensieve handelscontacten onderhoudt) niet wordt aanvaard dat op grond van de enkele omstandigheid dat een octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder die zich op het octrooi heeft beroepen, aansprakelijk is voor de als gevolg van die handelswijze door zijn concurrenten of anderen geleden schade; daarvoor is mede enige vorm van verwijtbaarheid bij de octrooihouder vereist Het vorenoverwogene in aanmerking genomen, bestaat onvoldoende grond voor aanvaarding van de door onderdeel II.1 bepleite regel. In plaats daarvan dient ook ons recht zich te richten naar de hiervoor in 5.7, tweede alinea, vermelde opvatting. Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat alter wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of een nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen. Op het voorgaande stuit het onderdeel af. Het Hof had beslist dat de door Stork aangevoerde nieuwe literatuur niet van zodanige aard was dat CFS wist dan wel ernstige redenen had om te vermoeden dat het octrooi zou worden vernietigd. Blijkens de verwerping van het cassatieberoep was daarmee de door de Hoge Raad in r.o. 5.8 geformuleerde maatstaf conform het advies van de AG Huydecoper niet geschaad en in de praktijk blijft het Hof dit laatste criterium dan ook toepassen. 5 Kritiek Het arrest heeft derhalve in de praktijk als praktisch resultaat dat alleen wanneer de octrooihouder wist resp. ernstige reden had om te vermoeden dat het octrooi nietig is deze aansprakelijk kan worden gehouden. Dat betekent dat de praktijken die CFS geen windeieren hadden gelegd gewoon kunnen worden voortgezet en de dagelijkse praktijk leert dan ook dat een dergelijk handhaven veelvuldig voorkomt. Zelfs als men zou menen dat het in r.o. 5.8 door de Hoge Raad geformuleerde criterium minder octrooihouder-vriendelijk is dan het criterium dat door het Hof was toegepast (en dat door het hof zoals hierboven al aangegeven ook hedentendage nog wordt toegepast5) dan zal in de praktijk de octrooihouder veelal toch nog met succes kunnen stellen dat hij niet diende 5 Hof Den Haag 24 november 2009 inzake Rockwool/Isover: weten of ernstige reden hebben om te vermoeden dat zijn octrooi nietig is. te beseffen dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestond dat het octrooi zou worden nietig verklaard. Hij zal daarbij een opinie van een octrooigemachtigde produceren die zal verklaren dat zo n kans niet bestond. Een ieder die in de octrooipraktijk werkzaam is weet dat over bijvoorbeeld de inventiviteitsvraag altijd wel debat mogelijk is. In de hierboven geciteerde r.o. 5.5 lanceert de Hoge Raad de onbewezen stelling: Deze overwegingen pleiten ervoor de houder van een getoetst octrooi niet reeds uit onrechtmatige daad aansprakelijk te achten tegenover zijn concurrenten op de enkele grond dat het octrooi naderhand is herroepen, dan wel vernietigd. Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwisten, hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen. Die stelling lijkt geloofwaardiger indien in alle gevallen het handhaven van een naderhand herroepen of nietig verklaard octrooi onrechtmatig zou worden geoordeeld. Hoewel de Hoge Raad daarvan uit lijkt te gaan was dat echter in casu niet aan de orde. Het ging om het waarschuwen van afnemers. Reeds het Hof te Amsterdam voor het arrest van 1962 maakte een scherp onderscheid tussen het waarschuwen van afnemers en van directe concurrenten. Zoals hierboven gezien komen de (te respecteren) rechten van de octrooihouder in het geheel niet in het gedrang indien hij afnemers niet mag waarschuwen en is het dan ook welhaast ondenkbaar dat de bepleite regel de prikkel tot het doen van uitvindingen zal verminderen. Het vonnis van de rechtbank in Boekestein-Koppert wordt door de Hoge Raad niet genoemd maar gezien r.o. 5.6 lijkt onderhavig arrest niet te gelden voor Nederlandse (registratie)octrooien. Van enige afname van innovatie (minder Nederlandse octrooien) is na dat vonnis niet gebleken. Wel zijn octrooihouders voorzichtiger geworden met het waarschuwen van afnemers! Rechtsoverweging 5.6 is ook niet overtuigend aangezien daarin evenmin op de daadwerkelijke vraag wordt ingegaan. Het gaat niet om de enkele omstandigheid dat een octrooihouder een beroep doet op zijn octrooi. Het gaat in casu om het waarschuwen van afnemers en de vraag of, indien een octrooihouder kiest voor het waarschuwen van afnemers van een concurrent, hij aansprakelijk dient te worden gehouden voor de schade die hij daarmee voor zijn concurrent veroorzaakt. De Hoge Raad lijkt bij het afwegen van de in r.o. 5.5 weergegeven belangen met dit belangrijk onderscheid tussen het waarschuwen van een concurrent en het waarschuwen van (potentiële) afnemers van die concurrent geen rekening te houden. Het feit dat de positie van de octrooihouder de laatste 40 jaar aanzienlijk versterkt is en de octrooihouder de mogelijkheid verschaft

8 mei 2011 berichten industriële eigendom 157 om door het aanspreken van alleen zijn concurrent een einde te maken aan eventuele inbreuken door de afnemers van die concurrent heeft bij de beslissing eveneens geen kenbare rol gespeeld. Dat kan ook nauwelijks indien de Hoge Raad al vergeet rekening te houden met het onderscheid tussen de concurrent van de octrooihouder en de afnemers van die concurrent. Dat de (schaarse) rechtspraak en literatuur uitdrukkelijk door de Hoge Raad wordt ingeroepen om zijn standpunt kracht bij te zetten is weinig overtuigend. Dat een lagere rechter niet afwijkt van het arrest van 1962 is begrijpelijk. Bovendien wordt gemakshalve geen melding gemaakt van het hierboven al aangehaalde vonnis (van 1999) van de rechtbank inzake Boekestein/ Koppert. Weliswaar ging het daar om een registratieoctrooi maar indien men in aanmerking neemt dat er in 1962 sprake was van zeer streng vooronderzochte Nederlandse octrooien en tegenwoordig sprake is van Europese octrooien waarvan, indien daartegen geopponeerd wordt, tweederde de oppositieprocedure niet ongewijzigd overleeft, dan was er alle reden om aan te sluiten bij dat vonnis. Een verwijzing naar de literatuur is ook niet overtuigend, nu er geen literatuur is waarin het probleem fundamenteel wordt behandeld en waarin rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen van de laatste 40 jaar. Bovendien is er wel degelijk literatuur waarin de leer uit het arrest van 1962 wordt bekritiseerd. 6 In r.o. 5.7 motiveert de Hoge Raad zijn beslissing ook met een verwijzing naar Duitsland en Engeland. Het is op zichzelf te prijzen dat gekeken wordt naar het recht in andere Europese landen. De Hoge Raad gaat echter naar mijn mening te kort door de bocht door te suggereren dat het recht in die landen hetzelfde is. Zoals ook al door Brinkhof 7 gesignaleerd is het uitgangspunt in Duitsland juist dat het inroepen van een octrooi dat naderhand herroepen wordt of nietig verklaard rechtswidrig is. Teneinde aanspraak te maken op schadevergoeding moet er wel sprake zijn van Verschulden. Of daar sprake van is hangt van de omstandigheden van het geval af. Het is heel goed mogelijk dat in de specifieke omstandigheden van het geval van Stork-CFS de Duitse rechter wel degelijk Verschulden had aangenomen met name omdat de nietigheid van het octrooi niet gelegen was in omstandigheden die de octrooihouder ten tijde van het waarschuwen niet kende maar het gevolg was van het bekend worden van een publicatie die de octrooihouder kende en bewust niet onder de aandacht van het EOB had gebracht. Die Duitse benadering vindt men ook in de hierboven aangehaalde uitspraak van het Hof te Amsterdam in 1961 welke uitdrukkelijk door de Hoge Raad van 1962 en nu dan weer in 2005 wordt verworpen. Het gaat dan (te)ver om te stellen dat Duitsland wordt gevolgd. 6 Zie mijn artikel in BIE 2000 p BIE 2006 p Zoals gezegd het is te prijzen dat de HR kijkt naar het recht in andere landen. In landen als België, Frankrijk en Spanje geldt allemaal de regel dat het inroepen van een nietig octrooi niet zonder meer onrechtmatig is. In België 8 geldt dat zelf t.a.v. een voorlopige rechtelijke beslissing welke achteraf onjuist blijkt maar in geen van die landen is de vraag aan de orde geweest of hetzelfde geldt in een situatie waarin men ervoor kiest om niet jegens de directe concurrent zijn octrooi in te roepen maar zich op de afnemers van die concurrent te richten. De dan aan de orde zijnde vraag is of in dat geval de regels met betrekking tot eerlijke concurrentie niet zwaarder wegen en er aansprakelijkheid ontstaat zodra blijkt dat het octrooi nietig is. Daarvoor is in die landen door de hoogste rechter niet beslist. 9 Bovendien geldt dat het kijken naar het recht van andere Europese landen een goede zaak is maar (zeker op het onderhavige gebied) dat geenszins moet betekenen dat dat recht ook gevolgd moet worden. Een goed voorbeeld waarin de HR bijvoorbeeld terecht het recht van Engeland en Duitsland niet gevolgd heeft valt te lezen in het arrest Dijkstra-Saier (HR 22 december 2006 C05/200 HR). Kortom het rechtsvergelijkings-argument is naar mijn mening geen sterk argument. De Hoge Raad bleek ook ongevoelig voor het wel in het cassatiemiddel aangevoerde maar door de Hoge Raad onbesproken gelaten arrest in Ciba Geigy/Voorbraak d.d. 16 november 1984 (NJ 1985, 547). In die zaak deed Ciba Geigy een beroep op haar octrooi in kort geding tegen Voorbraak. De President wees de vordering toe. Voorbraak appelleerde niet maar begon, nadat uit de uitspraak van het Hof van Justitie in de Centrafarm- Sterling Drug zaak 10 bleek dat de uitspraak van de President (welke Voorbraak verboden had parallel te importeren uit Frankrijk) fout was, vijf jaar later een bodemprocedure waarin werd gesteld dat de uitspraak van de President onjuist was en Ciba Geigy onrechtmatig gehandeld had door het vonnis te betekenen. De Hoge Raad overwoog dat in beginsel dient te worden aangenomen dat degenen die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich aan een in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Mij dunkt dat die uitspraak waarin geen afnemers maar een directe concurrent wordt aangesproken de octrooihouder leert dat hij grote risico s neemt indien hij op het neutrale oordeel van de rechter in kort geding afgaat. In dat geval waarin de octrooihouder dus schadeplichtig is, zelfs als hij alleen een directe concur- 8 Balta/Roger Vanden Berghe, Cour de Cassation de Belgique 11 maart 2005 (C F/1). 9 Vergelijk bijvoorbeeld voor Spanje art. 11 van de Wet op de oneerlijke concurrentie die mededelingen verbiedt welke de geloofwaardigheid van de concurrent aantasten en niet juist zijn. 10 Hof van Justitie 31 oktober 1974 Jur

9 158 berichten industriële eigendom mei 2011 rent aanspreekt en zelfs als de rechter in kort geding hem in eerste instantie gelijk heeft gegeven geldt volgens de Hoge raad kennelijk niet Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwisten hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen. De octrooihouder die zonder toetsing door de rechter zijn octrooien inroept tegen de afnemer van zijn concurrent handelt niet onrechtmatig indien het octrooi later nietig wordt verklaard. De octrooihouder die alleen zijn concurrent aanspreekt en alvorens zijn octrooi te handhaven het oordeel van de rechter inroept handelt wel onrechtmatig indien het octrooi later nietig wordt verklaard. Hoe kan men dit verschil verklaren? Dat blijkt moeilijk. Immers het lijkt veel zorgvuldiger om af te gaan op het voorlopig oordeel van een deskundige rechter dan op een eigen oordeel wanneer men maatregelen tegen inbreuk neemt. Bovendien ging het in de zaak Ciba-Geigy/Voorbraak niet om maatregelen tegen afnemers van een concurrent maar om matregelen jegens een directe concurrent. Men zou kunnen betogen dat de executie van een Kort Gedingvonnis een ingrijpender maatregel is dan het waarschuwen van een afnemer. Het is stellig zo dat men een waarschuwing naast zich neer kan leggen en een Kort Gedingvonnis in theorie ook maar in de praktijk als de dwangsommen hoog genoeg zijn niet. In de praktijk is echter het waarschuwen van afnemers vrijwel net zo effectief. De meeste afnemers zullen geen risico willen nemen. Zie daaromtrent al het hierboven geciteerde Hof te Amsterdam voor het arrest van Dit betekent derhalve dat de concurrent geen afzet meer zal vinden en dus weliswaar niet de jure maar wel de facto niet meer kan verkopen. In r.o. 3.4 van het Ciba-Geigy/Voorbraak arrest overweegt de HR het navolgende: 3.4 Voor zover het onderdeel s Hofs voormeld uitgangspunt bestrijdt, faalt het eveneens. Voor de beantwoording van de hier aan de orde gestelde vraag is van belang dat het verbod gegeven door een rechter in k.g. het karakter heeft van een voorlopige voorziening die naar luid van art. 292 RV geen nadeel toebrengt aan de zaak ten principale. Enerzijds dient de partij die door de rechter in k.g. is veroordeeld, zich aan het verbod te houden zolang dat van kracht is, in dier voege dat het andersluidend oordeel in het bodemgeschil er niet aan in de weg staat dat eenmaal verbeurde dwangsommen verschuldigd blijven. Anderzijds dient in beginsel te worden aangenomen dat degeen die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in k.g. gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Voorts mag er gegeven de aard van het k.g. vonnis van worden uitgegaan dat degeen die als voormeld met executie dreigde, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde op kort gezegd een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden. Deze oplossing is maatschappelijk meer gerechtvaardigd dan de omgekeerde oplossing, die daarop neerkomt dat de partij die zich onder dreiging met executie aan het verbod heeft gehouden, in beginsel de schade moet dragen, ook al blijkt achteraf het door de eiser in k.g. gepretendeerde recht niet te bestaan. Naast art. 292 RV dat uitdrukkelijk bepaalt dat een voorlopige voorziening geen nadeel toebrengt aan de zaak ten principale blijkt dat een grote rol speelt het feit dat de executant wist of behoorde te weten dat er sprake is van een voorlopige maatregel en derhalve zich dient te realiseren dat het in een bodemprocedure anders kan aflopen. Ten slotte speelt duidelijk een rol dat de wederpartij geen (reële) keuze heeft. Hij moet wel aan het Kort Gedingvonnis voldoen gezien het risico van verbeurte van dwangsommen. Als we dit nu vergelijken met het hier aan de orde zijnde geval van het waarschuwen van afnemers dan kom ik tot het navolgende. De regel van art. 292 RV kan goed vergeleken worden met art. 75 lid 5 ROW 1995 waaruit duidelijk blijkt dat een nietig octrooi van aanvang af nietig wordt geacht behoudens de uitzonderingen van art. 75 lid 6. De onderhavige casus valt uitdrukkelijk niet onder die uitzondering. Kortom de verlening van een octrooi doet aan de rechten van derden geen afbreuk indien later blijkt dat het octrooi ten onrechte is verleend. Het tweede punt is de vraag of de octrooihouder net zo goed als de executant in een Kort Geding weet of behoort te weten dat een octrooi altijd het risico loopt nietig verklaard te worden (resp. het risico bestaat dat een rechter meent dat van inbreuk geen sprake is) is volgens mij evenmin een reden om verschil te zien. De octrooihouder weet dat er altijd een risico bestaat dat een octrooi nietig wordt verklaard. Terzake van de vraag of er sprake is van inbreuk beslist hij geheel zelf en niet valt in te zien waarom hij dan ook niet zelf het risico moet dragen dat zijn oordeel onjuist is. Met betrekking tot de nietigheid zij daar nog aan toegevoegd dat het percentage octrooien dat nietig wordt verklaard in octrooiprocedures aanmerkelijk groter lijkt dan het percentage Kort Gedingvonnissen dat in een bodemprocedure onjuist blijkt te zijn. Ik heb hierboven al opgemerkt dat een waarschuwing aan afnemers in de praktijk vrijwel dezelfde gevolgen heeft als het handhaven van een Kort Gedingvonnis tegen de concurrent zelf. Het grote verschil is natuur-

10 mei 2011 berichten industriële eigendom 159 lijk dat het Kort Gedingvonnis berust op het oordeel van een neutrale rechter terwijl de waarschuwing berust op het oordeel van de octrooihouder zelf. De HR wijst in Ciba-Geigy op het feit dat de daarvoor gekozen oplossing maatschappelijk meer gerechtvaardigd is. Het gaat in het algemeen niet aan degene die het slachtoffer is van een onrechtmatige rechtsuitoefening met de schade te laten zitten in een geval waarin degenen die het recht uitoefent weet of behoort te weten dat het recht waarop hij zich beroept aantastbaar is. Ik zou menen dat die regel dient te gelden in alle met Ciba-Geigy vergelijkbare gevallen en dat het zich beroepen op een octrooi jegens afnemers van de concurrent zo n vergelijkbaar geval is. De HR heeft gelijk dat t.a.v. het uitoefenen van octrooirecht een ander belang ook een rol speelt. Indien de aansprakelijkheid van de octrooihouder met betrekking tot het uitoefenen van zijn rechter een (quasi) risicoaansprakelijkheid wordt dan zou dat wellicht (bewezen is dat overigens niet) negatieve gevolgen kunnen hebben voor de innovatie. Ik hoop hierboven te hebben aangetoond dat ten aanzien van waarschuwing de afnemers van een concurrent dat belang niet de doorslag behoort te geven nu de octrooihouder over meer dan voldoende mogelijkheden beschikt om zonder het waarschuwen van afnemers zijn octrooirechten effectief te handhaven. In dat geval dient een ander belang te weten het belang van de vrije concurrentie te prevaleren en dient de regel uit het Ciba-Geigy arrest te worden toegepast. Kortom de al meer dan een eeuw bestaande massificatie in het octrooirecht is meer dan voldoende voor de bescherming van de belangen van de octrooihouder. Indien door de rechtspraak geen risico aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het onterecht inroepen van octrooien tegen afnemers van een concurrent zal demassificatie in de zin van het niet meer aansprakelijk houden voor octrooiinbreuk van afnemers ernstig overwogen moeten worden. Ik ga er echter vanuit dat het zover niet behoeft te komen en dat de Hoge Raad uiteindelijk ook in het geval van het waarschuwen van afnemers voor de in Ciba Geigy/Voorbraak gekozen (de facto) risico-aansprakelijkheid zal kiezen. Amsterdam, november 2010 Conclusie Zoals hierboven uiteengezet bestaat er in feite geen enkele te respecteren reden voor een octrooihouder om de afnemers van een concurrent te waarschuwen voor octrooiinbreuk en in de praktijk wordt zoals reeds gezegd het waarschuwen van afnemers dan ook in verreweg de meeste gevallen gebruikt om niet te respecteren anticompetitieve redenen. Bij die stand van zaken zou men zelfs kunnen overwegen om in gevallen, waar het aanspreken van de fabrikant of importeur van inbreukmakende producten geen probleem oplevert, te bepalen dat een afnemer niet kan worden aangesproken wegens octrooiinbreuk. In ieder geval behoort anders dan de Hoge Raad heeft geoordeeld een octrooihouder aansprakelijk te zijn voor de schadelijke gevolgen van het waarschuwen van afnemers indien blijkt dat de octrooihouder niet over de pretense rechten beschikte. Ten slotte is het huidige, door de Hoge Raad aanvaarde systeem, waarbij een octrooihouder relevante hem bekende informatie ongestraft kan verzwijgen verwerpelijk. Een regel waarbij in zo n geval zoals in de V.S. het octrooi in zijn geheel niet meer kan worden gehandhaafd lijkt op zijn plaats eventueel versterkt met een beroepsregel die octrooigemachtigden verbiedt relevante informatie te verzwijgen.